显著性考(上)写在《商标法》颁布30周年之后

文 / 刘丽娟 / 北京外国语大学法学院

显著性考(上)写在《商标法》颁布30周年之后

文 / 刘丽娟 / 北京外国语大学法学院

显著性是商标法的基石性制度，对其认识却一直不甚清晰，商标法诸多问题的解决依靠对显著性更细致入微的理解。探讨了两种显著性：固有和获得，分析其各自独有的问题以及两者的关系，如非文字标识的固有显著性如何认定？通用标识如何认定？臆造性标识保护是否受到商品类别的限制，“第二含义”如何认定？以及“第二含义”适用范围的扩张，两种显著性在商标法中的不同功能等。对基础制度进行细微化梳理，帮助人们理解当前商标保护中各种困难问题，找到适当的解决方案。

显著性；第二含义；臆造性标识；美学功能性

商标法初习者，对显著性大多似是而非。乍听颇明：用以标明商品来源，需与商品类别结合考察。然而进入实际问题，不免仍感迷惑：为何一定要结合商品类别考察显著性？图形、包装装潢的显著性如何衡量？获得显著性与固有显著性的表现形态一样吗？法官在司法判决中，虽然对文字标识的显著性大抵比较清楚，对其他各类标识却往往糊涂，并常以“独创性”论述某标识具有显著性，且时而讨论固有显著性，时而讨论获得显著性，但两者关系是“兼具”还是“或者”？不甚了了！作为商标法的基础制度，深入理解显著性有助于对许多具体问题的认识和解决，比如何种标识可获得注册？何种未注册商标可以获得保护？何种商业外观能获得商标性保护？商品类别限制是绝对的吗？美学功能性是否可为通用标识制度所替代？等等。在《商标法》颁布已满30周年后，又逢《商标法》再一次修订（2013年），对此基础概念加以深度梳理，实具正本清源之意。

对显著性的疑惑，举世皆存。商标保护近几十年的扩张，伴随着对各项基础制度的挑战，如混淆标准、商品类别限制、注册制、行政主导等等，显著性是其中之一。本文对显著性的讨论，一些属于我国独有的疑惑，而更多的是世界性难题 。1. 如，美国联邦最高法院在跨世纪之交对商业外观的显著性问题接连表态，犹豫不定。一案中，法官认为商业外观与其他标识的显著性考察方法完全相同，具有固有显著性可予以商标保护，Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.,505U.S.763(1992)；另一案中，法官认为商业外观包括包装(packaging)和商品外观（Product Design），需区分对待，商品外观无固有显著性，其地位如同描述性标识或单一颜色，必须取得“第二含义”方可作为商标保护。Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.,529U.S.205(2000).

显著性有两种：固有与获得。固有显著性，指标识本身所具有的识别商品来源的能力；获得显著性，指那些无固有显著性的标识，通过长期使用，在市场上实际产生了指向商品来源的能力。固有显著性为基础，获得显著性是对无固有显著性标识的弥补。通常所说显著性，指固有显著性。

一、固有显著性

以显著性作为保护门槛，源于商标法的目标。商标法保护“标识”，非因标识属于智力成果，而是保护标识与商品来源的正确联接。因此，商标保护的前提，不是标识本身具有独创性或创造性，而是其能否标识商品来源。具有商标法意义的事件，不是创造出商标（但可能有著作权方面的意义），而是作为商标使用或注册，亦或相关公众以之识别来源的事实。

（一）制度目标：确权

倘若商标保护一直停留在反不正当竞争法内，以“反假冒”为唯一目标 ，2. 英美法中，商标法与反不正当竞争法皆源于普通法之“反假冒”，商标法一直被视为广义反不正当竞争法之一部分。Mary LaFrance,“Understanding Trademark Law”, LexisNexis, Second Edition,2009, p.2.则无需固有显著性制度。因“假冒”以被假冒者的良好商誉为前提，是否保护及保护范围都围绕“商誉”的有无及强弱，区分标识本身的臆造性、任意性、暗示性、描述性没有意义，仅需排除通用标识即可。但商标制度从反不正当竞争法中独立出来，意味着“反假冒”或“反不正当竞争”已不能完全满足社会对商标保护的新期待。

独立的商标制度，首要任务是确权，即“谁”以“何种方式”获得商标专有权？其次才是反假冒或反不正当竞争。确权与反假冒的分野使固有显著性和获得显著性的区分成为必要。何时授予商标权，授予谁商标权，依标识性质而异，给予不同性质不同程度的法律保护。固有显著性的标识，保护先使用或先注册者；获得显著性的标识，保护先取得“第二含义”者【1】【2】。固有显著性制度用以确权，可类比于物权法中的“先占” ，3.本文此处的类比很牵强，只是为了帮助理解，实际上与物权的“先占”制度存在本质区别，参见王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版，第8页。占有方式为使用或注册，谁先在商业中真实有效地使用商标（使用制），或者谁先申请商标注册（注册制），谁就获得商标专有权。商标的先占确权，是逐渐发达的现代企业精神的需要。现代企业要求的商标保护，不仅是事后的反假冒或反不正当竞争救济，更要求在事业刚开始或未开始时就能明确拥有商标，能尽早并在广泛的范围内将其专有，如此才能放心围绕该商标积累商誉。这种企业需求，是商标保护超越传统的反假冒和反不正当竞争独立出来，进而成为大多数国家选择注册制的根本推动力。

固有显著性制度，在使用制中得到充分适用；而在注册制中，其主要意义在于审查注册阶段。使用制下，注册的效力有限，无论是否注册，商标权的获得都基于两个事实：使用和显著性，且法官可在民事侵权诉讼中直接宣告商标无效，对固有显著性的考察充斥着几乎所有的商标案件。在如我国的注册制中，注册是确权的依据，只在注册审查及相关程序中有必要考察固有显著性。未注册商标，在我国获得保护以一定的知名度为前提，使用者无法仅凭在先使用而获得商标专用权，因此，标识本身的显著性强弱不具有决定性意义，只能作为知名度认定的一个因素，显著性光谱的分类及其相应的法律效果丧失其确权的根本价值。

固有显著性，以“相关公众”为判断视角，即相关公众是否可能以之区分商品来源，但并不考察相关公众的实际认知，无需举证证明，而是由审查者或裁判者主观判断，因其本来就是对相关公众未来反应的预先判断，无必要做真实的市场调研。

（二）制度框架：显著性光谱及修正

通常以所谓“显著性光谱”（spectrum of distinctiveness）测试固有显著性，即，结合商品类别，将标识分为臆造、任意、暗示、描述、通用五类（或四类，有论者将臆造性和任意性作为一类），固有显著性由强至弱，保护也由强至弱：臆造性、任意性、暗示性标识会直接被认定具有显著性，只要使用即获得保护（使用制），或可直接获得注册（注册制）；描述性标识无固有显著性，获得“第二含义”后方可获得保护；通用性则永远不能作为商标保护。此测试法由美国联邦第二巡回法院在Abercrombie & Fitch案4. Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated,537F.2d4(1975).中确立，称为“Abercrombie测试”。此测试虽未完整规定于我国商标法（《商标法》第11条予以部分规定），但无疑已为我国商标审查机关和司法机关完全接受，成为测试固有显著性的基本方法。

显著性光谱对标识的类分，其依据是标识与商品类别之间的亲疏关系，一般从语义上加以辨别，最适合分析文字标识【3】，是以文字的字典含义与商品类别的关系远近判断相关公众可能的反应。但现代商标保护的范围早已超出文字标识，甚至不再限于标识（symbol），扩张至消费者可能以之识别来源的几乎所有商品外在形象，包括包装、装潢、商品外观等等。文字以外的其他标识，无语义可言，很难适用“光谱法”判断其与商品类别之间的远近关系，比如，如何判断一种颜色或装潢对于某种商品是“描述”“暗示”、“任意”亦或“臆造”性标识？

针对上述问题，Seabrook案5.Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Limited,568F.2d1342,1977.中，法官创造出适合非文字标识的另一种测试法，追随者众。法官认为对非文字类商标应以“是否仅是此类商品的普通设计，还是属于独特、不常见的设计，是否只是本商品常见设计的简单修改”来判断其显著性。“Seabrook测试法”，不是依据标识与商品之间关系的远近推测公众之反应，而是将其与本类商品通常采用的图案、外观比较，判断是否属于不常见的独特设计，以推测公众的反应。越独特，公众越有可能以之识别来源。实际上，公众对于文字与图形、商品外观的识别能力并不相同，公众较容易以文字区分来源，不太容易以图形和外观区分来源。因此，对于图形、外观等而言，其固有显著性的认定门槛显然会比文字标识高，其核心是相关公众是否可能以之区分来源。

显然，依据“Seabrook测试法”，无需划分五种不同显著性强度的标识。但“Abercrombie光谱测试法”将标识划分为若干类，并授予不同的法律效果，实有现实需要，这是相当一部分法官仍执着于传统的“Abercrombie光谱测试法”6.Chevron Chemical Company v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.,659F.2d695. 该案被告使用与原告类似的产品包装和外形，但标注了不同的商标，法官认为“Abercrombie光谱测试法”完全可用以分析包装和外观的固有显著性。的原因。“Seabrook测试法”只是对光谱测试法的变通适用，而非取代，如，仍有区分固有显著性、描述性、通用性三种不同类型的必要和可能，分别代表直接获权、取得“第二含义”后获权、永不保护三种不同的法律后果，但固有显著性内部的臆造性、任意性、和暗示性的分类失去意义。比如，在Chevron案中，法官虽然坚持以“Abercrombie光谱测试法”评判所涉商品包装的显著性，但只是认为所涉商品包装固有显著性，不再进一步细分臆造、任意或暗示。

“Seabrook测试法”以标识是否独特、不常见作为测试标准，使得保护商业外观的商标门槛接近于外观设计专利门槛。但两者保护的内在精神有根本不同，“Seabrook测试法”检测显著性，依据相关公众视角，核心是相关公众是否以之区分商品来源，比如咬了一口的苹果，因不能满足创造性，而不能获得外观设计专利；但对于某特定类别的产品，如手机，却可能属于独特、不常见的图案，消费者能以之识别商品来源。两者只不过在保护客体上有交叉而已，保护宗旨、门槛及授予的权利，都不一样。

（三）臆造性标识对商品类别限制和地域限制的突破

商标保护范围受到商品类别的限制，根据我国商标法，除了驰名的注册商标，一般商标只能禁止他人在相同或类似商品上的使用。

商标保护限于类似商品，此项规则虽已规定于各国法律，但一直存在争论。其缘起，应是普通法中商标保护的反不正当竞争起源。普通法一直拒绝承认商标的“财产”地位，仅在反不正当竞争法中提供“反假冒”保护。商标保护同其他不正当竞争行为一样，要受到竞争关系的限制：“不存在竞争，则不可能有不公平竞争，其自然推论，就是商标仅存在于其使用的领域，不同地域或不同行业的其他企业仍可自由使用。”【4】而且，商标一般并非商标权人创造，属于已有词汇，商标权人仅因为使用而在所有商业领域完全独占一个现有词汇缺乏正当性，需受到商标法目标即反混淆的限制，而混淆往往仅发生在类似商品之间。但时代的演进伴随着对法律的认识和态度的变化，如今上两种理由都已有修正，一方面反不正当竞争逐渐不再以竞争关系为要件；另一方面，商标制度的宗旨逐渐转向消费者保护。消费者是否混淆与商品类别是否类似并不总是精确一致的，新时代企业跨越行业的发展模式，更使得消费者认为“网易”这个互联网企业同时也养猪是完全可能的事情，即使完全不搭界的商品类别，只要附着了同样的商标，他们也很可能认为是同一家企业或存在某种密切关系。

突破很可能首先从臆造性标识开始。近百年前，Frank I. Schechter教授在其著名论文《商标保护的合理性基础》【4】中，对传统的以反混淆为目标的商标保护模式提出根本性质疑，认为现代社会的商标不仅仅是标注来源，不仅仅是商誉之表彰，那些显著性最强的商标，其自身就会带来强大的销售力，从而要求商标保护应该基于商标自身的独特性，即显著性，显著性越强的商标，受到商品类别的限制越少。显著性最强的臆造性标识，为商标权人所创造，商标权人有权垄断此类商标，禁止他人在所有商品类别上的使用；显著性不强的标识，如暗示性商标、描述性商标等，由于其他商家使用这些商标的可能性很大，其商标权保护仍受限于商品类别和使用地域【4】819，825-833。

Schechter教授观点的实质，并非绝对否定商品类别限制，而是将臆造性标识从一般商标中区分出来，授予其绝对的保护，既不受商品类别的限制，也不受地域的限制。但Schechter教授所举实例，诸如Dupont、Kodak，都已经具有极高声誉，对于此类标识给予跨越商品类别的保护，很难讲仅仅是因为其为臆造，还是因为其跨越商品类别的巨大商誉。近年反淡化制度，给予超越商品类别保护的主要原因是高商誉，而非标识的臆造性。未附着商誉的臆造性标识，对其保护是否不受商品类别限制？才是于本文主题而言真正有意义的问题。

臆造性标识，正如Schechter教授所言，本不在现有词汇之中，其是被商标权人创造出来的，商标权人将之独占不会导致现有词汇的减少。且此类词汇被创造出来的唯一意义就在于指向某个商品来源，其具有唯一的指向性，无需与任何商品种类结合。此类标识不同于暗示性、甚至任意性标识，后两种标识会被很多商家选用，不同商家完全可能在互不知晓的情况下采用同样的商标。据Schechter教授的统计，“Blue R ibbon”商标如此受人欢迎，在所有商品类别中使用了60次之多；含有“Star”的商标，即使回溯到1898年，也被使用了400次之多【4】。这种为商家普遍青睐的标识，仅其本身无法识别来源，必须结合商品种类，甚至使用地域方可确定来源。如“Apple”必须结合商品类别“电脑”方可指向某个确定的商品来源，而Kodak却指向唯一的来源。因此，本文认为，授予臆造性标识不受商品类别限制的商标保护，是合理的。

臆造性标识对商品种类限制的彻底突破，对侵权判定的冲击小于注册审查。侵权判定以混淆为唯一标准，仅参考而不绝对遵循《类似商品和服务区分表》【5】。虽然混淆标准仍要受制于“类似商品”（2013年《商标法》第57条第2款），但可通过宽松解释“类似商品”，或干脆不考虑商品类似，直接以混淆标准裁决，转变观念即可，并不会造成现有侵权认定体系的混乱。而对于注册审查，如果完全突破商品种类限制，就会对现有审查模式带来强烈冲击，因为现行注册审查框架是严格按照商品种类进行的。在现行审查方法下，在不类似商品上注册他人的臆造性标识，是合理合法的。不过，此冲击可能只限于臆造性文字商标，臆造性文字标识过于简短，往往难以满足“独创性”而不能获得著作权保护，而图形等商标可依据在先著作权获得突破商品类别的保护。本文认为可通过以下方式缓解上述冲击，首先，严格认定臆造性文字标识的范围，将其范围限缩至如“海尔”“柯达”等完全没有任何中文含义的词汇，而不包括诸如“家乐福”“达能”等虽不是现有汉语词汇，但其明显有中文含义且中文含义发挥着某种暗示作用的词汇。其次，也可以通过降低著作权“独创性”门槛的方式，以在先著作权给予臆造性标识跨商品类别的保护。

臆造性标识还可能突破商标保护的区域性限制。这种区域性限制主要存在于使用制国家。使用制下，依使用而获得的商标权仅限于其使用的地域，遥远地域的善意后使用人在其遥远地域拥有独立的并存商标权。7.Hanover Star Milling Company v. Metcalf.; Allen & Wheeler Company v. Hanover Star Milling Company.,240U.S.403, (1915).但对于臆造性标识，实际上也不存在这种地域性限制，因其极强的独特性，后使用人“善意不知”的可能性极小，甚至可以推定“明知”。在注册制国家，虽然注册商标保护及于全国，无上述区域限制问题，但未注册商标的保护一般也要受到类似的区域性限制，臆造性标识也很有可能突破这种地域限制。比如，我国《反不正当竞争法》第5条第2款规定了对未注册商标的保护，2007年《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条第2款对该条解释时规定：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的不正当竞争行为”，该条的含义很明显，一般的未注册商标获得的保护限于其知名范围内，其他地域的使用者，哪怕使用时间在后，只要善意不知该在先未注册商标的存在，不属于不正当行为，不受禁止；但如该未注册商标是臆造性标识，由于不同地域的其他使用者“善意不知”该臆造性标识的可能性极低，仍会被禁止使用。因此，可以说，在我国未注册商标倘若是臆造性的，其保护也完全可能及于全国。

在传统的“显著性光谱”中，一般将臆造性与任意性标识同等对待，都具有最高的显著性。4但就上文分析来看，这两种标识存在重大差别，任意性标识仍属于现有词汇，强显著性仍是相对于某种商品类别而言，保护当然要受到商品种类的限制；臆造性标识，不属于现有词汇，其在任何商品上都具有最强的显著性，不受商品种类的限制。如果突破了商品种类限制和地域限制，臆造性标识获得的商标保护将类似于著作权和专利权（外观设计专利），商标权人实际上能够完全垄断该标识的使用。强大的法律效力，使得如何认定臆造性标识变得非常关键，因此应从严掌握其认定标准。

（四）通用标识

通用标识无固有显著性，且不可通过使用获得显著性，绝对不能作为商标保护。其依据，一是消费者认为其代表商品类别，而非区别商品来源；二是此类标识属于该行业所有商家描述其商品所必需，应留在公有领域，不能私有。4

与描述性标识的区分、标识的通用化、与美学功能性的关系，是本制度之难点。

⑴ 区分于描述性标识

标识究竟是通用的，亦或描述性的，对其命运至关重要，后者取得“第二含义”后可获得商标保护，前者不能。几乎在所有涉及通用标识的案件中，权利人都极力主张自己的标识是描述性，而非通用性。

倘若通用标识仅限于那些表明商品种类的标识，如Aspirin（阿斯匹林）、cellophane（玻璃纸）、Escalators（自动扶梯）等，就不会发生通用标识与描述性标识的区分难题。但实际情况比较复杂，商品某些最本质的特征也被认为属于通用标识，在“Abercrombie”案中，法官判决“Safari”（东非狩猎、远征）不但对东非狩猎这种活动属于通用标识，且对户外探险服装来说也属于通用标识，但对靴子来说却属于暗示性标识；另一案中，认为“light”对于啤酒而言，属于通用。8.Miller Brewing Co. v. Jos. Schlitz Brewing Co.605F.2d990(1979).这些本质特征究竟是通用还是描述性，就成为区分难题。

本文认为，鉴于所伴随的重大不利后果，应收缩通用标识的边界，从严认定，那些摇摆于通用和描述之间的标识，不妨归于描述性，有限度地拒绝专有。《商标法》第11条第1款第1项仅将“通用名称、图形、型号”规定为通用标识，2005年《商标审查标准》也对通用标识作了诸如“苹果”用在苹果上的狭窄解释，而将大量的直接描述商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等视为描述性标识，显示了从严认定的精神。

通用标识未必是该商品的唯一称谓，“不如此则无以称呼该商品”是一个过高的标准，即使该商品还有其他一种甚至几种称谓，只要该标识在相关公众看来主要指的是某类商品或服务，即可认定为通用标识【2】57。通用标识的最普遍的认定方法是查询其字典含义，是否将之解释为一类商品。9.Gimix, Inc. v. Js&A Group, Inc., Auto Page, Inc., And Iwata Electric Co.,699F.2d901(1982). 本案和Miller Brewing两案中，都强调确认通用标识的主要方法是查询字典含义。

⑵ 商标通用化（Genericide）

通用标识可分为两种情况：“曾是商标，退为通用（once trademark , now generic）”和“本是通用，永非商标（then generic, so never a trademark）”【6】。前者为商标通用化，后者为采用既存的通用标识，诸如Google、W indows，可口可乐等面对的是通用化问题，诸如“502”牌502胶面对的是启用既存通用标识的问题，而诸如“咖啡伴侣”则两方面的问题都有。

商标通用化，往往是最有原创性的商标获得了巨大的商业成功导致。巨大的投入和商业成功不能改变其由于通用化而丧失商标保护的命运，这是立法者利益权衡后之决定。但失去商标专有权不意味着不能获得任何保护，美国各级法院一再强调，通用化的标识虽不再拥有商标专用权，不能一般地禁止他人使用该标识，但仍能获得反假冒（passing off）的救济。10.Blinded Veterans Assn. v. Blinded American Veterans Found.872F.2d1035(1989). 法官列举了一系列通用化了的标识仍可禁止他人的假冒行为的案例。可见，美国的反假冒救济不以商标权的存在为前提，而是一个更广的相对独立的概念。其正当性，在于保护消费者免受误导，而不在于对通用标识的专有权，虽因市场上长期只有一种产品导致该标识成为产品之通用名称，但可能与此同时出现的是，长期唯一的使用已使消费者将之对应于唯一的来源，即通用化的标识有可能既被当做商品的种类，同时又被认为指向唯一的商品来源，后来者如不加区别地使用该标识，可能会使消费者误解其来源而购买。因此，后使用者虽可以自由使用已通用化的标识，但应以不会造成消费者来源误认，如添加区别标记的方式使用。我国虽无类似美国的涵盖广泛的“反假冒”救济，但保护消费者免受欺诈的正当性是不言而喻的，《反不正当竞争法》应可起到类似的作用，但该法第5条规定的反“仿冒”涵盖范围明显窄于美国之“反假冒”救济，可以适用该法一般条款进行类似的救济。

通用化有逆转的可能，前提是商家成功地使得公众不再认为该标识是商品名称，而是指向确定的商品来源。毫无疑问，完全扭转公众的用语习惯和认知异常艰难，但历史上确曾出现过将通用化的标识扭转回商标的实例。11.Singer Manufacturing Company v. June Manufacturing Company,163U.S.169(1894); Singer Mfg. Co. ET AL. v. Briley ET AL.,207F.2D519(1953). 前一个案中，法院裁定Singer指的是缝纫机，是通用名称；第二个案件发生在60年后，这次法院裁定Singer不再指的是缝纫机，而指缝纫机的一个著名品牌，从而恢复其商标保护。通用化的可逆转性与通用标识取得“第二含义”也不能作为商标保护，并不矛盾，两种制度针对的是不同的情况，前者针对“曾是商标，退为通用”的情况，后者则针对“本是通用，永非商标”的情况。（未完待续）

【1】Graeme B. Dinwoodie. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress【J】.75N.C.L. Rev.471:485.

【2】Mary LaFrance. Understanding Trademark Law【M】. LexisNexis,2009:57.

【3】 Mark P. Mckenna. Teaching Intellectural Property Law: Article: Teaching Trademark TheoryThrough the Lens of Distinctiveness【J】.8Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.947(1998):848,.

【4】Frank I. Schechter. the Rational Basis of Trademark Protection【J】.40Harv. L. Rev.8131926-1927:824.

【5】孔祥俊. 商标与不正当竞争法——原理和判例【M】.北京：法律出版社，2009：212-225。

【6】Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis. Trademarks and Unfair Competition, Law and Policy【M】. Second Edition,2007:80.