论破产程序中商标使用许可合同的处理——以管理人为主要视角

王 华

(山东财经大学 法学院，山东 济南 250014)

商标使用许可作为商标商业利用的重要方式，是许可人扩大市场的竞争策略之一。对被许可人而言，获准使用他人已经取得一定声誉的商标，在一定程度上减少了进入市场的障碍，可以在短期内获得较大的经济利益。在使用许可过程中，为了保证许可使用商标的商品质量，许可人和被许可人在企业管理、生产技术、产品营销及售后服务等环节互助互惠，不仅全面提升企业素质，也可满足消费者需求，促进市场繁荣。但是，商标使用许可也存在一定的风险，尤其是当许可使用合同的一方当事人面临破产时，将导致许可合同的法律效力不稳定，影响许可合同的履行，进而损害另一方当事人的利益。破产程序中商标使用许可合同的处理是否得当，不仅关乎破产程序能否顺利进行，而且关乎商标使用许可合同双方当事人的权益保护，因此，必须充分考虑商标作为知识产权的特殊性，在破产法相关规定的基础之上作出合理的变通，既注重各方当事人的利益平衡，又注重商标知识产权价值的发现与保持。

一、利益平衡是处理破产程序中商标使用许可合同的基本原则

法律意义上的破产是指当债务人即将出现破产原因或者已经出现破产原因时，对债务人实施的挽救性程序以及就债务人的总财产实行的概括性清算程序的统称。其中，有关债务人和对方当事人均未履行完毕的合同的处理对破产案件各方当事人影响甚大。①其中，未履行合同中债务人的权利在英国以及中国香港地区被视为“诉讼上的财产”，属于破产债务人的财产范围，直接影响债权人的受偿程度。

一般而言，未履行合同不会因为破产程序而自动中止，继续履行还是解除是由管理人还是由合同相对人决定，反映出破产管理人代表的破产财团利益与合同相对人利益之间的平衡问题。而继续履行与解除合同的法律后果安排则是合同相对人与其他债权人之间的利益平衡问题。按照一般的道德原则与法律原则，合同当事人应当守信履约，但破产法赋予管理人选择决定履约或不履约的权利。合同相对人是完全得到合同利益还是只能获得债权分配的利益，依赖于管理人的选择。此时，利益是向破产管理人所代表的破产财团倾斜的。之所以这样安排，主要是出于团体利益高于个体利益的考虑。［1］

具体到商标使用许可合同，当合同一方当事人进入破产程序时将影响许可合同法律效力的稳定性，甚至导致许可合同的目的不能有效实现，致使对方当事人遭遇意外损失。如果许可人进入破产程序，包括商标权在内的许可人的所有财产，都有可能被纳入破产财产的范围，被许可人则有可能失去商标权的许可使用;反之，如果被许可人进入破产程序，许可人将有可能失去商标许可合同所带来的收益。但是，中国《破产法》对于破产财产范围的规定较为原则，没有细化到各种具体的财产类型，对于商标使用许可合同在破产程序中的处理问题没有进行专门的规定。有鉴于此，应以利益平衡为基本出发点处理破产程序中的商标使用许可合同，既要充分考虑商标作为知识产权的特殊性，尽量发挥其最大效益;又必须注重破产法和商标法的衔接，在破产制度框架内平衡各方当事人的利益关系。

二、破产程序中商标使用许可合同处理的一般情形

中国《破产法》第18条规定:“人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同。管理人决定继续履行合同的，对方当事人应当履行;但是，对方当事人有权要求管理人提供担保。管理人不提供担保的，视为解除合同。”这一规定是处理破产程序中的商标使用许可合同的基本依据。与此同时，考虑到商标使用许可合同的双方当事人均有可能基于某种原因陷入破产境地，因此，有必要从被许可人破产和许可人破产的视角分别加以考虑。但无论在何种情形之下，管理人的选择在合同处理上均发挥着至关重要的作用。

(一)被许可人破产的场合

1.管理人选择继续履行合同

在此种情形下，被许可人享有合同约定的剩余年限的商标使用权，且该权利应该列入被许可人的破产财产，并参与清偿破产债务。至于许可人的许可使用费，根据《破产法》第42条的规定，因管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务为共益债务，与破产费用一样由债务人财产随时清偿，并能够获得破产财产的优先受偿，且无须债权申报。［2］显然，此点对于保护许可人的权益来说比较有利。

2.管理人选择解除合同

如果管理人选择解除合同，被许可人则丧失商标的使用权，并向许可人支付相应的商标使用费。而对于许可人来说，解除合同对其未必是件坏事。一方面，根据《破产法》第53条的规定，管理人或者债务人依该法解除合同的，对方当事人可以因合同解除所产生的损害赔偿请求权申报债权，即由此给许可人所造成的损失应列入破产债权;另一方面，由于商标使用权的收回使得其重要的知识产权不会因被许可人破产而受损，商标的控制权仍掌握在许可人手中。

(二)许可人破产的场合

1.管理人选择继续履行合同

此时，作为许可人的债务人一般并不会因此而产生多余的金钱债务，仅需继续按照合同约定暂时转让商标的使用权。待合同履行期限届满后，此商标应该被列入破产财产进行变价出售偿还债务。如果管理人在合同履行期限届满前将其转让的话，应适用债权债务概括转让制度，受让人负有继续履行商标许可使用合同的义务，而转让商标的对价则应纳入许可人的破产财产。对被许可人而言，其可以继续使用许可人的商标，而其按照合同约定向许可人所支付的商标使用费则属于许可人在破产过程中的收益，应当纳入许可人的破产财产。

2.管理人选择解除合同

此种情形下所产生的法律后果与被许可人破产的场合管理人解除合同的法律后果基本一致，兹不赘述。

三、对管理人处理商标许可使用合同的限制

对破产人未履行的合同，赋予管理人解除或者继续履行的选择权，此为世界各国破产法的通行做法。［3］如《日本破产法》第59条规定，对于尚未完全履行的双务合同，破产管理人可依其选择，或解除合同，或履行破产人的债务而请求相对人履行债务。［4］而根据中国《破产法》第18条的规定，一旦进入破产程序，对于双方当事人均未履行完毕的商标使用许可合同将由管理人决定是否继续履行，双方当事人的意志则受到极大的限制。

不可否认，单纯依靠管理人的意志决定商标许可使用合同的命运，使得进入破产程序的一方当事人往往更具有优越地位，而对方当事人则因缺乏相应的话语权而处于被动的地位。如此一来，不仅留给管理人滥用权利的空间，往往还会给合同双方当事人的事业带来严重的负面影响。而在中国，无论是《破产法》还是《商标法》，对于如何处理破产程序中的商标许可使用合同，避免因破产而影响作为知识产权的商标的有效延续和长远发展，均缺乏明确规定。因此，有必要对管理人选择权的行使予以合理的限制，以平衡双方当事人的利益关系。

(一)债权人会议的约束

债权人会议作为表达债权人意志和统一债权人行动的议事机构，对管理人处理商标使用许可合同理应予以约束，以维护债权人的共同利益。根据《美国联邦破产法典》第365条的规定，受托人有权决定保留或者解除任何有效合同。但是，破产管理人在行使是否继续履行的选择权时，应尽到善良管理人的注意，并且应征得债权人会议或者监察人的同意。否则，应对因解除合同给债权人造成的损失承担赔偿责任。［5］中国《破产法》第22条规定，管理人由人民法院指定。而债权人会议如果认为管理人不能依法、公正执行职务或者有其他不能胜任职务情形的，可以申请人民法院予以更换。不难看出，虽然管理人是由人民法院指定产生的，但债权人会议对其任职与否却有直接的影响。而《破产法》第23条更是直接规定，管理人依法执行职务，向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人应当列席债权人会议，向债权人会议报告职务执行情况，并回答询问。基于上述规定，管理人在决定如何处理商标使用许可合同时，必须充分听取债权人意见，在无法达成完全一致意见的情况下，以是否对大多数债权人有利为基本原则。如果继续履行合同可增加供债权人分配的财产，就应继续履行;反之，便应解除合同。在作出决定时，还应考虑到对方当事人因合同解除而可能提出的损害赔偿额，综合权衡利弊。

(二)管理人行使选择权的考虑因素

虽然法律直接赋予管理人决定解除或继续履行合同的选择权，但是，该权利的行使必须依据实际需要和具体情况，以有利于优化债务人财产，即财产的增加、保值或降低损失为基本出发点，最终标准或者实质性标准则体现为债权人利益的最大化。具体而言，管理人在处理商标使用许可合同时的考虑因素包括以下几个方面:

1.是否有利于债务人财产的增加或者保值

管理人决定解除或者继续履行商标许可使用合同，必须充分考虑该决定对债务人财产的影响。只有这种影响是积极的，即有利于债务人财产的增加或者保值，方能增加破产清算中可分配的破产财产，从而尽可能最大化地满足债权人的清偿利益。

2.是否有利于债务人财产的损失减少

如果管理人决定解除或者继续履行商标许可使用合同，是以扩大债务人财产损失为代价，包括潜在的、未发生的损失，那么相关决定即是不当的。

3.是否有利于破产程序的顺利和快捷进行

破产清算程序的进展，不但关系到债务人主体的消灭与否，而且直接关系到破产费用的支出、债权人的清偿利益以及人民法院审理破产案件的公正与效率。故凡继续履行商标许可使用合同对债务人财产和债权人清偿利益无实质性好处的，管理人原则上应依法予以解除;对债务人财产有益，而又不过分影响破产程序顺利进行的，则可以考虑继续履行。

(三)管理人行使选择权的期限限制

无论管理人选择继续履行还是解除商标使用许可合同，均应在一定期限内作出明示，管理人如果迟延决定履行或不履行将造成合同相对人对未来利益预期处于不确定的状态，给合同相对人决策造成困难，因此，应对破产管理人选择承认履行或拒绝履行的时间作出限制，超过期限则可以视为解除合同。如《美国破产法》即规定，在清算程序中，托管人必须在破产开始后60天内作出继续履行合同的决定，法院在必要的情况下可以予以适当延长。如果在规定的期间内托管人未作出决定，合同就视为自动被终止。［6］

中国《破产法》第18条规定:“管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同。”显然，该规定一是直接明确了一个通知对方当事人的合理期限，以便其采取必要措施防止损失的扩大;二是肯定了由对方当事人确定期限的方式。后者来源于合同法上的解除权催告期限制度，因为对方当事人对自己利益最为了解和关心，由其确定期限颇为合宜。同时，也有助于避免因管理人怠于行使选择权所可能造成的不利局面。而无论采取上述何种方式，均使得对方当事人可以在短时间内从不确定的法律状态中解脱出来，进而对商标使用许可的情况有一个确定的认知与安排。当然，从意思自治的角度出发，双方当事人也可自行在商标使用许可合同中对此期限作出事先的约定。

(四)对方当事人可以要求管理人提供相应的担保

在管理人选择继续履行商标使用许可合同时，即使对方当事人意识到商标权利状态不稳定，继续履行合同极有可能无法获取其预期的利益，却往往因《破产法》规定的限制，不能依自己的真实意愿解除合同而摆脱合同的约束，此时，应当允许对方当事人要求管理人提供相应的合同履行担保。对此，《破产法》第18条规定:“管理人决定继续履行合同的，对方当事人应当履行;但是，对方当事人有权要求管理人提供担保。管理人不提供担保的，视为解除合同。”这实际上是对方当事人所享有的不安抗辩权在破产程序中的反映，有利于敦促管理人在选择继续履行合同时能够全面、及时地履行合同义务。如果管理人不履行合同义务给对方当事人造成实际损失，对方当事人可对担保财产主张优先受偿，从而将风险和损失降到最低。如果管理人不能或不愿提供担保，一方面，可以依据《破产法》直接将合同视为解除;另一方面，对方当事人也可以主动提出解除合同，并就相关损失申报债权。

四、破产重整时对商标使用许可合同的特殊考量

重整制度一般是指经由利害关系人的申请，在法院的主持和利害关系人的参与下，对具有重整原因和重整能力的债务人进行生产经营上的整顿和债权债务关系上的清理，以使其摆脱财务困境，重获经营能力的破产预防制度。［7］重整制度作为当代破产法转向再建主义的重要成果，亦为中国《破产法》所吸纳。通过破产重整，可以使债务人重获新生，避免因企业破产清算而带来的失业等一系列社会问题。

在预防破产和挽救企业的重整理念之下，破产程序的任务不仅是最大限度地归拢财产，而且应当有破产财产价值发现机制，包括破产财产价值评价以及破产财产将来价值发现的机制。［8］此时，需要以全新的理念与视角对破产债务人的资产进行重新评价，而商标作为一项重要的无形资产，对其价值的评判不能仅仅停留于破产之时，而应从更长远的角度探寻其潜在的价值。对此，美国法院在破产重整制度中采用了所谓的“核心资产”原则，即判断一项财产是否是破产债务人进行重整所需的最主要的资产，如果是，应当划入破产财产范围，反之，则不用划入破产财产范围。中国《破产法》中没有这样的规定，但法院在决定破产债务人是否可以进行重整时，同样需要对重整原因和重整能力进行价值评判。一般来说，只有那些既具备重整原因，也具有重整能力的破产债务人，才有可能进行重整。在判断破产债务人是否具有重整能力的时候，就需要对哪些财产是破产债务人进行重整所必需的重要资产进行考虑。从这一点看，“核心资产”原则在中国破产法实践中是可以借鉴的。但是，是否将“核心资产”原则适用于商标许可使用合同，则需要法院从破产债务人重整后带来的收益以及给许可合同当事人带来的损失角度权衡后进行裁量。无论如何，如果所涉及的商标是在破产债务人重整时必不可少的关键资源的话，则应当从开启重整制度及实现重整目标的角度出发，努力保持商标的有效性及其价值，进而延及承认商标许可使用合同的有效性。

五、基于商标的知识产权属性对商标许可使用合同的特殊处理

商标作为一项重要的知识产权，其价值来源于商标权人生产的产品或者提供的服务质量的高低，可以说，商标带来的消费者认可是决定商标价值大小的根据。创立和发展商标的价值需要投入大量的资金，使消费者将某个特定的商标与特定的商品联系起来，而特定的商标则代表着特定的品质。侵害商标的行为主要是将商标人的商标与其商品之间的联系割裂，将其商誉与自己的商品联系到一起，使消费者误认为自己的商品具有商标权人商品的价值而购买，从而获得低质高价的收益，或者是对商标权人的商标所代表的商品声誉进行毁损，从而使商标权人的商品无法获得预期的销售收益。基于此，“使用许可协议中质量控制条款是一项最重要的内容，使用许可作为一项商标战略，其成败完全取决于商品质量控制。”［9］

而在破产的特定场景之下，需要充分考虑上述商标作为知识产权的特殊属性和功能。特别是在许可人破产的情况下，如果管理人作出继续履行商标使用许可合同的决定而允许被许可人继续使用该商标，一方面可能因为许可人陷于破产境地而无法对被许可人的商品进行检查监督而降低商品的质量，损害消费者的利益;另一方面，可能会导致消费者混淆或误认，从而影响正常的市场秩序。此时，管理人要尽到善良管理人的注意义务，慎重作出是否继续履行商标使用许可合同的决定。事实上，此决定的作出与被许可人的前期积累往往密切相关。被许可人可能在商标使用许可合同的框架之下，已经为使用商标并保证商品质量作了充分的准备，例如市场开拓、商品广告宣传、调整自身生产经营计划甚至企业发展战略，也可能已经寻找到了相应的销售渠道并签订了销售合同。因此，管理人更多地应当从保持商标效力的稳定性及其价值的连续性出发，理性地行使解除或者继续履行合同的选择权，以充分发挥商标的最大效用，将许可人破产对商标及其使用许可合同的不利影响降到最低限度。而管理人一旦作出继续履行的选择，则应当对被许可人继续使用商标的情况进行持续有效的商品质量监督与控制。

注释:

①从理论上讲，“债务人和对方当事人均未履行完毕的合同”有三种可能:(1)破产企业负有履行义务但未履行的单务合同。(2)对方当事人已履行但破产企业未履行的双务合同。(3)破产企业与对方当事人均未履行合同，或虽已开始履行但均未履行完毕的双务合同。在前两种情形下，因破产企业继续履行合同对破产财产的维持不仅毫无益处，也不利于对全体债权人利益的公平维护，因而管理人均应选择解除而不应选择履行。可见，对于前两种情形无需制定特别规则。正因如此，中国《破产法》第18条将管理人有权决定解除或者继续履行的合同明确为“均未履行”，即仅限于上述第三种情形。参见齐树洁《破产法》，厦门大学出版社，2007年版第183－184页。本文的论述亦遵循此种理论。

［1］丁文联.破产程序中的政策目标与利益平衡［M］.北京:法律出版社，2008:127.

［2］王欣新.破产法［M］.第2版.北京:中国人民大学出版社，2007:393.

［3］齐树洁.破产法［M］.厦门:厦门大学出版社，2007:184.

［4］石川明.日本破产法［M］.何勤华，周桂秋，译.北京:中国法制出版社，2000:259.

［5］齐树洁.破产法研究［M］.修订版.厦门:厦门大学出版社，2005:272.

［6］潘琪.美国破产法［M］.北京:法律出版社，1999:44-45.

［7］范健.商法［M］.第3版.北京:高等教育出版社，北京大学出版社，2007:351.

［8］杨忠孝.破产法上的利益平衡问题研究［M］.北京:北京大学出版社，2008:90.

［9］吴汉东，等.知识产权基本问题研究(分论)［M］.第2版.北京:中国人民大学出版社，2009:436.