专利无效——企业知识产权保卫战的利器

陈柳叶，荣 芳，梁 燕，朱艳华

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:薛 京

2005年12月1日，北京大学知识产权学院张平教授针对飞利浦提起一项专利权无效宣告请求，专利名称为“编码数据的发送和接收方法以及发射机和接收机”（专利号为ZL95192413.3），这是3C联盟专利池中为数不多的中国专利之一，而且该专利可被广泛运用到手机、DVD、数码相机等数码产品，对我国相关产业有相当的威胁。此项请求被称为“我国IP公益诉讼第一剑”。该案入选全国2005年度十大知识产权案件，极大地鼓舞了中国企业的专利斗志，促进了中国DVD行业的发展，是中国DVD行业有史以来最重大、最有成效的专利维权行动。

据了解，近几年来中国的专利无效案件每年基本都有2200件左右，专利侵权诉讼与专利无效可以说是如影随形，专利无效已经成为企业间竞争的“利器”，一方面可以通过专利无效免费使用被无效的专利，另一方面在侵权诉讼中侵权人通过专利无效可以让局势扭转反败为胜，节省高额的侵权费用和诉讼费用。

1 法律依据

《专利法》第四十五条规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。《专利法》第四十七条规定：宣告无效的专利权视为自始即不存在[1]。《专利法实施细则》第六十五条规定：依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权[2]。

从时间条件来看，可以提出无效宣告请求的时间起点是授予专利权之后，却没有规定其时间终点，因此无论某项专利权是否终止，也不管其是因为期限届满而终止或者在期限届满之前被终止，仍然可以对其提出无效宣告请求。从主体条件看，无效宣告请求的请求人不仅包括中国单位和个人，也包括外国人、外国企业和外国其他组织。专利权人的利害关系人可以提出无效宣告请求，例如被控侵权人往往以原告的专利权应当被宣告无效作为抗辩理由对抗专利权人的侵权指控；专利实施许可合同的被许可人提出无效宣告请求的，专利复审委员会将予以受理并进行审查；专利权人自己也可以提出无效宣告请求，例如专利权人发现专利文件存在错误或者问题且难以纠正时，可以采取宣告专利权部分无效的做法，通过缩小其专利权的保护范围，从而使其专利权具有更好的法律稳定性[3]。

2 案例

2.1 飞利浦和法国电讯的数字电视核心专利

随着数字电视专利大战的开幕，收费落后的企业将丧失获得许可费的机会。因此，飞利浦等企业纷纷到中国收费，每台电视机的专利费将很快突破30美元。随着大量专利诉讼的展开，以及后续专利权人的加入，中国每台电视机负担的实际专利费很可能超过50美元，甚至100美元。中国的技术和品牌很可能被迫退出数万亿美元的数字电视产业。

为反击国外极为强势的专利收费政策，维护民族利益，2008年12月2日，王玲对荷兰飞利浦和法国电讯公司数字电视核心专利CN90103226.3号发明专利提交无效宣告请求。该专利保护一种数字传送系统，专利权人是皇家飞利浦电子有限公司、法国电讯公司、法国有线通讯股份有限公司、无线电广播技术研究所有限公司。无效请求的理由为：上述专利的权利要求1～22不符合专利法第二十六条第三款、第四款和专利法实施细则第二十条第一款的规定，权利要求21，22不符合专利法实施细则第二十一条第二款的规定，权利要求20不符合专利法实施细则第二条第一款的规定，因此请求宣告所述22项权利要求全部无效。

国家知识产权局专利复审委员会审理后认为：权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。对于每一项权利要求而言，其所要求保护的技术方案，应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书公开的内容中得到或概括得出的技术方案；所述专利的权利要求1～22不满足上述要求，不符合专利法第二十六条第四款的规定，应当全部宣告无效，其他专利无效宣告请求理由遂不再进行审查。2010年5月14日，中国国家知识产权局专利复审委员会宣告CN90103226.3号发明专利全部无效[4]。

这是国际数字电视专利联盟被宣告无效的第一个专利，由于专利无效宣告将使得被无效的专利进入公有领域，任何人都可以使用该无效专利内容而不需要支付费用，从而降低了中国电视企业的生产成本。

另一方面，关乎专利权有效性争议的专利无效常常出现在专利侵权诉讼中，专利权人要想针对被控侵权人的侵权行为获得法律救济，几乎不可避免地要经历无效程序这一关。绝大多数无效宣告请求都由与专利权人有利害关系的人提出，其中又以专利侵权诉讼的被控侵权人以及受到专利侵权指控威胁的人居多，因为使所涉及的专利权被宣告无效无疑是被控侵权人避免承担专利侵权责任釜底抽薪的方式。

2.2 比亚迪和索尼之间的跨国知识产权诉讼战

2003年7月8日，日本索尼公司一纸诉状将比亚迪告到了东京地方法院，指控比亚迪2001年、2002年日本CEATEC展览会上展出的两款锂离子电池侵犯其特许第2646657号（以下简称657专利）、特许第2701347号两项日本专利权，请求禁止比亚迪向日本进口、销售最主要的6种型号的锂离子充电电池。这两项关于锂离子充电电池的基本专利都是1988年申请的，一项是“电池内部按平均容量设计一定空隙”的专利，一项是“电池正负极涂敷物质的厚度及其比例”的专利。

面对索尼的指控，比亚迪对索尼的起诉状及涉案专利文本进行研究，并和自己的产品进行比较、分析，以相关产品的有关工艺技术标准为依据，指出索尼计算比亚迪电池空隙的错误，并提出正确的计算结果，以此证明并未侵犯索尼的专利权。此外，比亚迪还通过在生产现场对取样过程及结果进行公证并作为不侵权证据提交给法院。

不仅如此，比亚迪还在诉讼过程中通过认真研究日本的专利法律，并获取大量的证据对索尼据以提起诉讼的两项专利进行仔细分析后，认定657专利并非有效专利。因此，比亚迪确定了明确的诉讼战术，即一方面积极应诉，证明自己并没有侵犯索尼专利；同时从根本上将索尼的专利无效掉，使其不攻自破。

2004年3月19日，比亚迪向日本特许厅提起专利无效宣告请求，请求宣告索尼的657专利无效。比亚迪对657专利主张无效的理由主要有3点：1）不具备新颖性；2）不具备创造性；3）说明书专利请求范围和发明的详细说明记载不充分。

2005年1月25日，日本特许厅作出裁决，宣告657专利无效。裁决表明：“根据以上，本案的发明专利（657专利）是违反专利法第二十九条第二项规定的，符合专利法第一百二十三条第一项第二号规定情形，所以不用讨论上述的无效理由1（即不具备新颖性的无效理由）和无效理由3（即说明书公开不充分的无效理由），都应该被判为无效”。

2005年3月2日，索尼不服日本特许厅对其657专利作出的无效裁决，向东京知识产权高等法院提出上诉，请求撤销日本特许厅的裁决，维持其657专利有效。然而在比亚迪有力的证据和事实面前，2005年11月7日，针对657专利无效上诉案，东京知识产权高等法院作出判决：“驳回原告（索尼公司）的请求，诉讼费用由原告承担”。

2005年12月2日，索尼向东京地方法院递交撤诉请求书，撤销所有对比亚迪的指控。至此，由索尼在日本本土提起的诉讼，以比亚迪大获全胜告终。

比亚迪反诉日本索尼专利无效案是我国企业首次在境外赢得针对跨国公司提出的专利无效案件，而该案也因此被评为“2005年中国知识产权十大案件”。

3 利用专利无效部署攻防策略

从比亚迪在日本客场作战反败为胜诉讼案件中可以总结出以下专利无效攻防策略：

1）拥有核心技术。增加发明专利的拥有量、真正掌握核心技术才是企业长远发展的基石，只有进一步提升专利的研发、申请、授权质量，才是真正意义上的自主创新，才能真正避免专利纠纷。比亚迪在深圳成立比亚迪中央研究院，聚集一大批高学历人才专门进行电池技术、表面技术、液晶技术等相关领域的基础研究与技术创新。自1999年以来，比亚迪在国内外申请的专利数以平均每年195%的速度增长，仅2005年一年，比亚迪的专利申请就达到800多项。

2）规避专利壁垒企业技术创新首先要学会规避壁垒性技术。壁垒性技术往往都把壁垒设定在一定的范围之内，超出这个范围就不属于专利壁垒之内，在竞争市场上就能避免专利侵权的巨大风险。比亚迪早在对这种电池进行研发设计之初，就有意对索尼的专利技术进行了专利回避设计：针对657专利，索尼的专利技术要求是电池液容量在0.4 mL之上，比亚迪在设计时就将电池液容量控制在0.4 mL以内；而对索尼的另外一项专利，索尼的专利技术要求电池极片厚度在80～250 μm，比亚迪所研制出来的电池厚度就有意设计在这个范围之外，侵权就不能成立。

专利回避设计是企业知识产权策略中避免侵权发生的重要措施，同时也可能是代价最小的一种竞争研发手段。第一步是要搞清所要回避的专利保护范围的大小，找出其保护范围最宽的权项进行分析，结合说明书，确认该权利要求字面的真实含义，以及其等同物的范围。经过这样的分析，可以整理出该最宽权利要求包含的几个必要技术特征，这样就提供了一个比对基准，来检验将来的回避设计是否满足下限要求。值得提及的是，这种技术特征的对比不仅是字面上的，还应考虑其等同物。当然，这也是对比的难点所在，因此企业要注重侵权判定理论中的字面侵权（全面覆盖）原则、等同原则在回避设计中的应用。规避技术壁垒以及寻找替代性技术的战略值得我国所有企业学习。

3）专利合作。拥有自主核心技术专利对于许多企业尤其中小企业来说并非易事，企业在知识产权战略中针对竞争对手的核心专利，也可以运用购买相关的专利技术或者取得实施许可专利使用权，来增加与竞争对手谈判与抗衡的砝码。这样，无论是面对竞争对手的巨额专利使用费索取，还是遭遇跨国公司的专利侵权诉讼，运用自己购买或被许可的专利技术进行反击，或许可以成为企业商战中的有力武器。

国外已经出现多个数字电视专利联合管理机构，开始收取一站式许可费。例如：DVB-T专利联盟，用全球10多个国家的专利收取联合许可费，每台数字电视可负担0.75欧元、0.5欧元两档不同的专利使用费。

4）选择正确的诉讼策略。在知识产权诉讼中，应对专利侵权诉讼通常有两种策略：一是提供证据证明自己的技术不侵犯对方的专利权；二是提出专利无效申请，直接把对方的专利无效掉。一旦专利被宣告无效，侵权就不攻自破。比亚迪在本案中成功地将这两种策略结合起来，一方面积极应诉，并提供大量详实的证据材料证明自己并不侵犯索尼的专利权；同时又向日本特许厅提出专利无效申请，请求宣告657专利无效。比亚迪双管齐下的策略取得了理想的效果。

实际上，在专利侵权纠纷中，被诉方申请对方专利无效是常用的诉讼策略。因为如果有充分的证据能够证明专利无效，侵权指控不攻自破；而即使在并不十分确定的情况下申请对方专利无效，也未尝不是一种“围魏救赵”的诉讼策略。因为一旦专利被提出无效申请，起诉方必然担心专利无效申请造成的客户信心动摇、商誉受影响等因素，从而可能会主动撤诉或者主动提出和解。因此，在专利侵权诉讼中根据对方的专利情况灵活选择诉讼策略尤为重要。

5）专利检索和申请。申请专利之前需要检索专利，以免重复研制，侵犯他人专利权，事先检索也可判断该项技术成果是否有可能获得专利权。尤其是实用新型专利申请审查仅进行初步审查，不进行实质审查，存在重复授权的情况。因此，企业在申请专利时，要对该行业领域内相关企业申请的专利进行周密的检索和比对，排除冲突或重复的可能，避免专利纠纷。

在专利申请过程中，一定要撰写好专利的权利要求书。专利的权利要求书直接涉及申请人的利益，十分重要。专利的权利要求书是整个专利申请文件最核心的部分，是申请人向国家请求保护其发明创造及划定保护范围的文件，一旦提交后即具有法律效力。因此，企业应该在专利的权利要求书中对权利要求、保护范围等内容明确规定，才能最大程度地保护自己的利益。

6）收集确凿有力的证据。有力的证据是赢得知识产权诉讼的关键。在以往的专利侵权诉讼中，许多实际上并没有侵犯对手专利权的我国企业正是因为几项甚至是一项证据收集缺失而被判败诉。专利侵权诉讼中涉及的证据具有数量众多、种类繁杂、技术性强、知识面广、难于获取、极易丧失等特性，取证过程本身往往就是借助科学技术等手段提取、分析、审查、判断和确认证据的过程，就是认识和掌握智力成果产生、变化、运用及发展规律的过程，因而对专利侵权诉讼证据的收集、审查、判断和确认就比其他民事诉讼证据的相关工作更为复杂和困难。比亚迪的律师团队在会聚专家认定657专利应当属于当时的公知技术之后，就开始了全球范围内寻找合适的专利文献以及其他材料的艰苦过程。律师团对657专利与其他国家的几千项相同领域的发明专利进行了检索，从中调出600余项专利文献，又通过对比和筛选，将范围缩小到了60余项。最后经专家鉴定，选定其中时间在1997年5月9日之前，在创造性上足以宣告索尼发明专利无效的6篇对比文献。整个纯粹搜索证据的过程就持续1个月之久。

4 结论

由于专利无效宣告将使得被无效的专利进入公有领域，因而成为企业知识产权保护战中运用得最多的专利法规之一。企业不仅要积极防御自己的专利权被无效，还应当在侵权纠纷中使用专利无效宣告进行反击，从而最大限度地保护企业的权益。

[1]中华人民共和国专利法：第三次修改[M].北京：知识产权出版社，2009.

[2]中华人民共和国专利法实施细则：第三次修改[M].北京：知识产权出版社，2010.

[3]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011：467-468.

[4]国家知识产权局专利复审委员会.第WX14962号复审决定[EB/OL].[2012-07-01].http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/searchfs.jsp.