美国“公众专利评审”及其对我国的启示

陈琼娣 余 翔/文

美国“公众专利评审”及其对我国的启示

陈琼娣 余 翔/文

随着全球专利申请量的迅速攀升，如何在加快专利审查速度的同时保证专利质量，成为现代专利审查制度亟待解决的问题。分析专利审查制度及其存在的问题，介绍美国专利商标局（USPTO）的“公众专利评审”平台，分析其实施成效，最后探讨“公众专利评审”对我国的启示。

公众专利评审 Peer-to-Patent 专利申请 专利质量 审查改革

一、专利审查的困境

今天的专利审查制度在全球范围内普遍存在着两个矛盾：一是专利申请量的急速增长与专利审查人员有限的矛盾，二是专利技术日益专业化与专利审查员可获得现有技术信息有限的矛盾。以美国专利商标局（U.S.Patent and Trademark Office，以下简称USPTO）为例，其专利审查员的数量严重不足，而且大部分（约55%）在专利审查领域的工作经验不到两年[1.现有技术也称为已有的技术。由于美国采用的绝对新颖性，现有技术是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开实用或者以其他方式为公众所知的技术。]。USPTO的专利审查员平均只有约20小时来审查和决定一项发明是否值得授予20年的垄断权[2.对比文献是为判断专利申请是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文献和非专利文献。]。虽然 USTPO自2005年以来每年引进的专利审查员达1 200多名，但由于专利申请量的攀升，专利积压问题日益严重。2007年USPTO收到的专利申请超过456 000件，到2007年底已经有760 924件专利申请积压[3]。

即使有足够多的、有经验的专利审查员，通过USPTO现有的工具和数据库，他们所能检索到的现有技术1.现有技术也称为已有的技术。由于美国采用的绝对新颖性，现有技术是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开实用或者以其他方式为公众所知的技术。也是有限的，特别是对于一些新兴的尖端技术领域，如软件技术、商业方法和生物技术等。对比文献2.对比文献是为判断专利申请是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文献和非专利文献。的有限，特别是非专利文献的有限，使某些没有达到专利标准的申请可能逃过审查而获得专利权，这直接造成了低质量专利的泛滥。加上美国的司法制度更倾向于保护专利权人的利益，专利纠纷的判决结果通常是以支付高额的专利使用费和赔偿费而告终。在专利审查制度缺陷和司法程序容忍的共同作用下，滋生了一个新的掠夺性行业，即“专利钓饵”3.“专利钓饵”本身不实施专利技术，即不从事利用其专利技术的生产和制造，也不提供利用其专利技术的服务，而是通过持有专利，向实际从事生产、制造或提供服务的经营者索讨专利使用费；若有不从，则以恶意侵权为由提起诉讼,并向被指控的企业索取巨额赔偿金。行业。

近年来，美国一直在尝试通过立法改革来缓解专利申请积压和低质量专利的问题。《专利改革法案（2005）》对专利侵权的损害赔偿作了限制，并建立了对过去发明进行授权的反程序，试图补救由于审查缺失而产生的错误授权问题。2007年9月，美国众议院以220票赞成、175票反对，通过了《专利改革法案（2007）》。这次美国专利法改革的一个主要目的就在于提高授权专利的质量，从而鼓励合法创新、保证公众利益和打击“专利钓饵”。该法案做出了很多新的尝试，例如修改了专利持有人的定义，以“先申请制”取代“先发明制”；在USPTO设置再审程序(Second Window)，让第三方可在专利授权后借助该程序向USPTO请求专利无效，无需再向法院提起诉讼；修改了损害赔偿金的计算依据，由以往按含有侵权技术的商品数量计算赔偿金额改为以实际专利技术价值来判断等等。但遗憾的是，美国参议院一直没有通过该改革法案，因此《专利改革法案（2007）》到目前为止还没有推行。

二、美国“公众专利评审”

随着专利申请量的不断增加，USPTO的专利申请积压越来越严重，司法领域的专利纠纷也越来越多。很多大公司都受到了“专利钓饵”的袭击，但《专利改革法案（2007）》却迟迟不能通过。以大公司为代表的科技产业界要求进行专利审查制度改革的呼声越来越大。

(一)“公众专利评审”的推出

2007年6月15日，纽约法学院（New York Law School,以下简称 NYLS）与USPTO联合推出了一个名为“公众专利评审”的网上试验平台，网址为：www.peertopatent.org。该平台首次允许公众在一定程度上参与到专利审查过程中来，其主要宗旨在于通过网络连接USPTO和公众 （特别是其中的科学技术人员）以提高专利质量。

平台试行的第一年，只接受美国专利分类号为 TC2100 （Technology Center 2100）的专利，即软件专利。一份研究报告显示，美国软件专利从1980年的1000件迅速上升到2002年的25000件[4]；而且这些尖端技术的资源和知识不论是在取得途径上还是在物理位置上，都具有高度专业性和分散性。由于软件行业的发展速度要比专利的发展速度快，许多软件发明可能并没有申请专利，不会作为现有技术记载在专利文献中，因此也无法从USPTO的检索系统中获得。鉴于软件专利的可专利性一直备受争议，因此是“公众专利评审”平台的最佳选择。

2008年6月，该平台审查客体范围扩大到电子商务及商业方法专利（TC 3600，美国专利分类号705）。705类专利是USPTO于1997年创设的，在商业方法成为可专利客体之前，USPTO的数据库系统中还没有商业方法的现有技术文献。由于现有技术数据库的缺乏，随着商业方法专利申请量的大幅上升，商业方法专利质量并没有随之提高，引起了众多学者都对商业方法专利质量的担忧[5]。USPTO十分重视商业方法专利问题，因此顺理成章地将之推上了“公众专利评审”平台。

（二）运行机制与流程

在“公众专利评审”平台上公布的专利申请，首先必须经过申请人同意，但不需要特别缴费。当USTPO接到专利申请人同意公开的申请后，就将发明申请的档案转发给NYLS，NYLS将专利申请文件上传到网站上，“公众专利评审”平台将在网上组织一个为期4个月的公众评议期间，在这一期间内，网络将通过自我选择而形成一个由公众审查人员组成的审查小组对这一特定的专利申请进行审查。审查小组所做的工作包括：讨论专利申请，提交现有技术文献，讨论其他成员提供的现有技术文献，以及对提交的现有技术文献进行投票排名。投票排名之后，得票最多的前10个现有技术文献连同相关说明或建议将被提交给USPTO的专利审查员。其具体程序如图1。

每一个审查小组都是针对一个特定的专利申请的，小组成员有一个共享空间来讨论特定专利申请的质量，决定要进行怎样的检索，讨论在哪里可以发现现有技术文献，以及分配相关的检索现有技术文献的任务。虽然现有技术文献是由单个公众审查员提交到平台上的，但是最终要由审查小组来决定哪些是跟专利申请最具相关性的。审查小组还可以决定小组成员提出的检索意见中哪些是应该引起专利审查员注意的。这些检索方向和建议可能会有助于专利审查员利用有限的时间来进行有效的检索。

（三）“公众专利评审”的实施成效

“公众专利评审”第一次为科学技术界及公众提供了直接参与专利审查过程的机会，也使专利审查员能够获得来自公众、技术人员和技术专家的信息，在专利审查改革上走出了开拓性的一步，受到全球知识产权界的广泛关注。

图1 “公众专利评审”审查程序图（Peer-to-PatentProcess）4.资料来源：“公众专利评审”平台网站http://www.peertopatent.org，最后访问日期2009年12月28日。

2008年6月及2009年6月，“公众专利评审”项目组分别公布了其运行首年及次年的年度报告。在过去的2年里，“公众专利评审”平台吸引了来自161个国家 （地区）的74 000名访问者，其中有2 600多个访问者注册为公众评审员，共对187个专利申请提交了438条现有技术文献以及411 811页的讨论意见[6]。从年度报告公布的相关数据分析，“公众专利评审”平台可以从以下几个方面提高专利质量。

其一，公众的参与和监督有助于发明人提交更清楚、更完善、质量更高的专利申请。从2007年6月15日到2008年4月19日，平台上公开的40件申请中已经有36件向USPTO提交了共173条现有技术文献，平均每件申请为4.3条[7]。这个数量低于USPTO规定的10条，一个重要的原因是：在平台上公开的专利申请是要经过发明人同意的。如果发明人认为自己的专利申请不够好的话，不会选择在“公众专利评审”平台上公开。没有更多的现有技术文献提交，说明公开的专利申请质量比较高，而不是“公众专利评审”平台在发现现有技术文献上有缺陷。这些数据表明，不管公众有没有从实质上参与审查程序，但公众的参与和监督仍然可以督促发明人提高所申请专利的质量。

其二，平台确实能吸引专家和技术人员参与到专利审查中来。因为专利独有的技术性和专业性，能对某一专利申请提供参考意见的大多是所属技术领域的专家和技术人员。反对“公众专利评审”的学者，提到的一个关键问题就是具有一定资历的专家是否有时间和动力自愿参与到“公众专利评审”平台中来，并运用自己的专门知识和技术，达到“公众专利评审”平台的目的。根据2009年年度报告分析，公众审查员中有35%是计算机人员，17%为工程师，其他为律师、企业家和科技人员[8]。这表明，“公众专利评审”确实能吸引专家并促使他们成功地运用专门知识和技术。

其三，公众的参与有利于专利审查员获得更多、更准确的技术信息，特别是非专利文献。到2009年4月，该平台上共有66件专利申请通过了 USPTO 的一通（First office actions）审查，其中18件使用了公众提供的现有技术文献。而在这18件志利申请中，又有8件是USPTO的审查员没有找到的现有技术文献[6]。平均而言，专利审查员采用“公众专利评审”平台提供的现有技术文献平均为采用发明人在申请中提供的现有技术文献的两倍多。

从现有技术文献的来源来看，“公众专利评审”平台上的公众评审人员引用的非专利文献约为55%,而发明人引用的非专利文献仅为14%。专利审查员能检索到的非专利文献更为有限。一份研究报告指出，专利审查员引用的非专利文献大约为10%[9]。

这说明公众提供的现有技术文献比发明人自己提供的现有技术文献的质量更高。这可以从两个方面来理解：一方面，发明人提交现有技术文献的动机在于佐证自己发明申请的新颖性和创新性，他们可能更注重于提供现有技术文献的量而不重视其质；而另一方面“公众专利评审”平台提交的现有技术是以对抗发明人的权利请求为目的的，因此针对性更强、质量更高。基于前面两个原因，审查员会花更多的时间审查公众审查人员提交的现有技术文献,因而专利审查中使用的来自平台的现有技术文献要远多于发明人自己提供的现有技术文献。

其四，合法的专利将具有更强、更明确的效力，从而面临的诉讼会更少，这不仅可以减少低质量专利，降低不必要的司法成本、不必要的许可费用及其对市场秩序的干扰，而且可以从整体上提升国家的专利审查体系，并最终保障授权专利的质量。

(四)“公众专利评审”的推广

就“公众专利评审”平台的适用对象而言，在首年只适用于软件专利，在第二年扩大商业方法专利的评审上，并且还有望扩展到生物技术领域[10]——这一领域的专利技术同样具有很强的专业性，其可专利性也是一直备受争议的。

“公众专利评审”的成功运行，同时也引起了其他国家的广泛关注。许多国家的专利局在专利审查中面临同样的问题，即专利申请大量积压、审查员的审查时间不足、审查人才匮乏以及获取现有技术信息困难等。2008年7月16日，日本为专利局建立了 “公众专利评审”（Community Patent Review）平台。到2008年底，日本平台收到了16个公司的39件专利申请，共有253名公众审查员参与并提交了137条现有技术文献，其中13条被专利审查员采用[11]。尽管日本专利局认为该平台还存在一定的问题，但是从审查员对公众评审员提供的现有技术的采用率来看，平台的运行应该是成功的。2009年12月9日，澳大利亚也建立类似平台。5.见http://www.peertopatent.org.au.同时，欧洲专利局也表示要积极筹建类似平台。

（三）对中国的启示

目前中国发明专利年申请总量仅次于日本和美国，居世界第三，已成为名副其实的专利申请大国。截至2008年底，我国累计受理的发明专利申请总量已经4 853 506多件，其中发明1 623 248多件6.数据来源：国家知识产权局，网址：http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltj/zljb/200901/t20090113_437840.html。。由于专利申请的急速增长，专利审查人员的不足，专利申请积压、重复专利和低质量专利的问题也开始显露出来。国家知识产权局近年来一直在扩充专利审查员队伍，并希望通过提高自动化程度来加快专利审批的速度。为控制专利的质量，2008年12月27日通过的 《专利法》第三次修正首次引入绝对新颖性标准以代替相对新颖性标准，对外观设计专利申请也增加了检索报告的要求。

对中国这样的专利申请大国，美国“公众专利评审”平台也有一定的参考价值。但是值得注意的是我国的专利体系、科技综合实力、知识产权文化和公众参与意识与美国相比有一定的差距，因此在引进的时候一定要对这些因素进行权衡考虑。

首先，中国的专利制度起步较晚，专利客体范围的规定也较为严格。虽然我国专利申请量近年来不断攀升，也存在专利质量低下的问题，但是这同美国还是有差别的。在我国引起专利质量问题的一个重要根源是某些地方政府盲目追求专利数量的不良引导行为，因此要着力对政府盲目的行政行为进行控制。

其次，我国的专利有发明、实用新型和外观设计三种，实用新型、外观设计本身的创造性就不是很强，本身的专利期限也较短，因此不适合用“公众专利评审”平台；对于发明专利可以借鉴“公众专利评审”平台的模式，在某一技术领域尝试对公众开放部分专利审查。这样做的目的不仅在于提高专利质量和审查效率，而且可以增加公众特别是科技人员对专利制度的了解，提高公众的知识产权意识。

最后，同美国相比，我国科技实力还很薄弱，尚不具备技术和市场的竞争优势，在许多尖端科学领域中的许多核心技术仍然为发达国家所掌握。切不可在这样的情况下贸然对外开放专利审查。特别是在第三次《专利法》修改之后，专利审查实行了绝对新颖性，一旦对外开放专利的审查，来自任何国家的专家和技术人员都可以提供现有技术文献，从而使专利申请不满足专利的标准，国内企业和科研机构取得专利的数量可能会大幅度下降，从而打击国民的创新意识和研发积极性。在目前的中国，如果盲目实施“公众专利评审”，不仅很难得到科技产业界的支持，而且不利于国家知识产权战略的实施。因此，在尝试对公众开放专利审查时，一定要慎重考虑，并在充分研究的基础上，选择我国已经较有实力的技术领域进行试运行。

尽管如此，“公众专利评审”平台对我国的专利审查制度，仍然有重要的借鉴意义。应该加强对“公众专利评审”等相关行政和立法改革措施的关注和研究，从中汲取有益的经验，以完善我们的专利审查制度。EIP

（作者单位：华中科技大学管理学院）

[1]Adam B.Jaffe，Josh Lerner.Innovation and Its Discounents[M].New Jersey:Princeton University Press,2004:136.

[2]Peer-to-Patent.First Anniversary Report[EB/OL].[2009-12-28].http://dotank.nyls.edu/communitypatent/p2panniversaryreport.pdf.

[3]David F Carr.Patent Reform Pending[J].InformationWeek,2008，1208：32-37.

[4]James Dessen，Robert M.Hunt.Tlie Software Patent Experiment[J],Business Review,2004（3）：22.

[5]George H.Pike.Business Method Patent in Jeopardy[J],Information Today.2009，26（1）:15-17.

[6]Peer-to-Patent.Second Anniversary Report[EB/OL].[2009-12-28].http://www.peertopatent.org.

[7]Peer-to-Patent.First Anniversary Report[EB/OL].[2009-12-28].http://www.peertopatent.org.

[8]Peer-to-Patent.Second Anniversary Report[EB/OL].[2009-12-28].http://www.peertopatent.org.

[9]Malemley,D.Lichtman，BN Sampat.What to do About Bad Patents[EB/OL].[2009-12-28].http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869826.

[10]Christopher Wong，Joseph Merante.Peerto-Patent Year One:Potential for Implementation in Various Fields of Art Including Biotechnology[J],Scitech Lawyer.2008,5（2）:26-28.

[11]Community Patent Review[EB/OL].[2009-12-28]www.cprtrial-iip.org/index.html.