美国专利法中的现有技术抗辩

雷艳珍 杨玉新/文

美国专利法中的现有技术抗辩

雷艳珍 杨玉新/文

在美国，现有技术抗辩是对等同原则的限制，与相同侵权无关。从wilson案到Presto案、Fiskars案，现有技术抗辩在美国逐渐获得独立于等同原则的地位，成为积极的抗辩手段，并在这一过程中确立了一系列适用规则。

美国专利法 现有技术抗辩 等同原则

根据我国现行 《专利法》62条的规定，现有技术抗辩是指在专利侵权诉讼中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。在我国《专利法》第三次修正案引入该制度之前，现有技术抗辩在我国司法实践中已经得到广泛应用。1.现有技术代表着公共领域，任何人不得从现有技术中获得垄断利益是现有技术抗辩制度的理论基础。通过排除专利技术范围中的现有技术，现有技术抗辩制度维护了公共领域的不可专利性，实现对公共利益的维护。但是由于缺乏明确的规定，该制度在我国的适用比较混乱，各地区和各级法院之间没有统一的适用规则。美国是世界公认的科技强国，也是专利保护水平较高的国家。但近年来，美国也逐渐改变了“亲专利”政策，开始注重提高专利质量。2.美国专利政策的这一转变从2003年美国联邦贸易委员会发布的报告《促进创新》及美国《2009专利改革法案》都可以看出。现有技术抗辩制度能有效防止专利的不正当扩张，有效平衡公益和私益。考察美国专利法中现有技术抗辩制度对我国司法实践有重要的借鉴意义。

一、美国现有技术抗辩制度的适用范围

美国法院有权直接在侵权诉讼中解决专利的无效宣告问题，加之一些学者认为现有技术抗辩在等同侵权中的适用会导致专利权的虚化[1]。因此，美国法院一直拒绝在相同侵权中适用现有技术抗辩，美国法中的现有技术抗辩制度无法脱离等同原则而独立。在美国全面阐述现有技术抗辩与等同侵权、相同侵权关系的案例包括1990年的Wilson案、2002年的Tate案。

（一）Wilson案中的现有技术抗辩

等同原则的实质是对专利权利要求的扩张解释，美国法院认为这一解释应当以等同物具有可专利性为前提，因此，在美国专利法的历史中，等同侵权的认定同现有技术的审查紧密地纠缠在一起。3.See 1991 Ann.Surv.Am.L.571,p579.Wilson案4.See 498 U.S.992,111 S.Ct.537,112 L.Ed.2d 547,59 U.S.L.W.3392(1990)，原告的专利涉及一种高尔夫球，详细案情参见曲三强.知识产权法原理[M].中国检察出版社,2004：395-396.是美国迄今为止澄清“现有技术除外”与等同原则最具有代表性的案件。Wilson案的一审法院判定被告构成等同侵权。被告认为其销售的产品相对现有技术没有实质区别，于是向联邦巡回上诉法院提出上诉。该案二审中争议的焦点是原告主张专利权利的等同范围是否在覆盖被控侵权技术的同时，也覆盖了现有技术。联邦巡回上诉法院在Wilson案中确认了等同侵权判定的三步检测法：1.实质等同；2.禁止反悔；3.现有技术除外，并对等同原则的第三个要件“现有技术除外”进行了详细阐述。在这里，现有技术除外属于构成等同的必备条件，是对等同原则的适度限制。

（二）Tate案中现有技术抗辩的适用

Tate案5.Tate Access Floors v.Interface Architectural Res.,79 F.3d1357.该案原告的专利涉及一种凸起的活动地板镶板，凸起的镶板下能够安装电缆、管线。镶板设置在基座上，并排放置形成了架空地板。通过移动部分镶板，可以使用安置在地板之下的电缆、管线。则集中阐述了相同侵权中可否适用现有技术抗辩这一问题。在Tate案之前，联邦巡回上诉法院在1995年的Baxter案6.Baxter Healthcare Corp.v.Spectramed,Inc.,49 F.3d 1575,1583,34 U.S.P.Q.2D(BNA)1120,1126(Fed.Cir.1995).该案涉及一种标定血压传感器的方法专利。中就对相同侵权中的现有技术抗辩进行了阐述。在Baxter案中，被告认为原告欲证明相同侵权成立，必须证明被控侵权物不是对现有技术的组合。联邦巡回上诉法院指出，相对现有技术的显而易见性问题是权利要求的有效性问题，并非侵权构成问题，因此判决被告构成了相同侵权，即使被告能够证明其只是在实施现有技术。

Tate案中被告为了将其主张同Baxter案中被联邦巡回上诉法院驳回的实施现有技术的抗辩区分开，提出了两点上诉理由：1.现有技术抗辩仅仅涉及双方的举证责任的分配；2.试图将等同侵权中的现有技术抗辩引入相同侵权中。

针对被告提出相同侵权中的现有技术抗辩仅仅涉及举证责任分配的观点，联邦巡回上诉法院指出，侵权举证责任的分配和专利有效性判定都是专利诉讼中的重要问题，但相同侵权中的现有技术抗辩决不是仅仅涉及举证责任在当事人之间的分配。Baxter案的判决明确指出相同侵权的认定不是通过将被控侵权物同现有技术进行比对而得出结论。现有技术抗辩之所以不适用相同侵权，是因为专利法要求无效宣告的请求人能够提出明确证据证明涉案专利无效，被告不能在适用优势证据规则下的相同侵权中使用现有技术抗辩，以达到证明无效的明确证据标准。

针对被告试图将一些等同侵权中适用现有技术抗辩的先例7.被告Interface提出的先例包括 Fiskars,Inc.v.Hunt Mfg.Co.案，221 F.3d 1318,1323,55 U.S.P.Q.2D(BNA)1569,1573(Fed.Cir.2000)，Sextant Avionique,S.A.v.Analog Devices,Inc.172 F.3d 817,827,49 U.S.P.Q.2D(BNA)1865,1871(Fed.Cir.1999)引入相同侵权的请求，上诉法院指出，等同原则本身是衡平原则，允许专利人将权利要求扩张及于此前他人已经披露的技术，或者对其而言具有显而易见性的技术是不公平的，因此对等同范围加以限制合情合理。但是现有技术与相同侵权的联系仅限于现有技术影响对模糊权利要求的解释。如果从说明书来看，权利要求明确且得到专利人的充分披露，则无需以现有技术为依据限制权利要求的字面语言，将现有技术用于限制明确宣称了保护范围的权利要求是没有依据的。基于上述两点分析，联邦巡回上诉法院得出结论：相同侵权中不适用现有技术抗辩。相同侵权的成立就是被控侵权物包含了专利权权利要求中的技术特征；相对于现有技术的显而易见性问题是权利要求的有效性问题，同被控侵权物是否侵权无关。

可以看出，在美国专利法中，现有技术抗辩仅适用于等同侵权，而与相同侵权无关。等同原则的实质是对专利权利要求的扩张解释，美国法院认为这一解释应当以等同物具有可专利性为前提。而在相同侵权中，现有技术仅仅影响对模糊权利要求的解释，不能成为抗辩手段。

二、美国现有技术抗辩制度的适用规则

在美国，等同原则中的“现有技术除外”是一个法律问题，而非事实问题，因此由法官作出判决。

（一）Wilson检测法和Ryco检测法

Wilson案在美国现有技术抗辩制度的发展中具有重要意义。在Wilson案件之前，美国联邦法院有两套适用现有技术抗辩制度的方法——Carman检测法和Ryco检测法，Carman检测法在Wilson案中得到继承和发展。因此，可以将其适用方法可分为Wilson检测法和Ryco检测法。

Wilson检测法源自 Carman案8.Carman Industries,Inc.v.Wahl，See 724 F.2d 932,220U.S.P,Q,481.涉案专利是一种置于储藏箱或储藏斗底部促进流动性差的固体颗粒流出的装置。在先技术解决这个问题使用了导向杆、螺旋输送机等类似原理。，发展于Wilson案，其理论是等同原则下对专利保护范围的解释应当以维持专利的有效性为前提。在Carmon案中，联邦巡回上诉法院对现有技术抗辩的阐述如下：如果专利人能证明专利技术和被诉侵权技术的差异不大导致二者属于等同物，则由专利权人对权利要求进行解释，以求在覆盖权利要求字面意思的同时也覆盖被控侵权技术。当这一解释方案相对现有技术不具有可专利性时，现有技术抗辩成立，不构成侵权；当这一解释方案相对现有技术具有可专利性时，现有技术抗辩不成立，构成侵权。联邦巡回上诉法院在Wilson案中对Carman案中的检测法进行了发展，提出了判定原告主张的等同范围是否覆盖现有技术的“假想权利要求法”。“假想权利要求法”的适用包括两个步骤：首先以专利权利要求为基础提出一个从字面上覆盖被控侵权物或方法的假想权利要求；然后将该假想权利要求同现有技术进行对比，判断其是否具有可专利性。如果同现有技术对比后发现假想权利要求不能得到专利授权，则侵权不成立。Carman案中覆盖专利方案和被控侵权技术方案的解释方案，在Wilson案中变成了法官脑中虚拟的“假想权利要求”。

Ryco检测法最初确立于Ryco,Inc.v.Ag-Bag Corp.一案9.See 857 F.2d 1418,8U.S.P.Q.2d 1323.该案涉及Ryco,Inc.持有的一项“农用包装机”专利。Ag-Bag Corp.生产对上述专利加以改进的包装机，并向法院起诉要求宣告Ryco的专利无效。Ryco反诉其侵权。，其理论是，即使在等同原则下，专利人也不能宣称被告侵犯了在颁布专利时已经存在于现有技术中的技术方案。总的来说，Ryco检测法中如果被控侵权物没有落入现有技术，则侵权成立；如果被控侵权物落入现有技术，则侵权不成立。但是美国联邦巡回上诉法院从未精确界定何为 “被控侵权物落入现有技术”。在Ryco案中，法院认定被告的转子（rotor）并非是对现有技术的实施，因为被控侵权物更接近原告专利的权利要求1中的技术方案，而非现有技术[2]。

可以看出，两种检测法完全不同：Ryco检测法是将被控侵权技术和现有技术进行对比，较为简单；而Wilson检测法首先对专利权利要求进行扩张，覆盖被控侵权技术，然后判断这种基于等同的扩张方案是否具有可专利性。适用Ryco法需确立一个被控侵权技术“落入”现有技术的标准，在Ryco案中该标准为“更接近”。“假想权利要求法”则将这个标准问题转化为假想权利要求的可专利性问题。在这两条路径中，“假想权利要求法”直接以现有技术抗辩在等同侵权中的作用为切入点，考察权利人寻求保护的等同范围是否具有可专利性；Ryco检测法则着眼于“抗辩”这一定位，将被控侵权技术和现有技术进行对比。相比而言，Ryco法贯彻现有技术抗辩制度的抗辩地位更为彻底。但Wilson检测法在此后受到学者和法官的追捧，在许多案例中得到应用。如1999年的 Fiskars,Inc.v.Hunt Mfg.Co.案、2000 年的Sextant Avionique,S.A.v.Analog Devices,Inc.案。专利律师Bruce M.Wexler对 “假想权利要求法”作出了如下评价，当专利人诉请等同侵权时，他实际是要求法院将专利解释为覆盖权利要求字面含义以外的方案，权利人在诉讼中一直都在提出他脑海中的假想权利要求[2]。

（二）举证责任的分配

在Wilson案中“现有技术除外”是等同的要件之一。由于证明侵权的举证责任完全在原告方，因此“现有技术除外”的举证责任也由原告承担。联邦巡回上诉法院指出，证明原告寻求保护的等同物的范围不包含现有技术的证明责任在专利权人。这一责任不应由被告承担，因为此时等同侵权的判定需要对假想权利要求的可专利性进行探究。10.See 904 F.2d 677,685,14 U.S.P.Q.2D(BNA)1942(Fed.Cir.1990).

但是1996年的Presto案11.See National Presto Industries,Inc.,v.the West Bend Company，76F.3d 1185;1996 U.S.App.37 U.S.P.Q.2D(BNA)1685.改变了上述举证责任的分配。该案被告在上诉中提出，初审法院没有遵循Wilson案中“假想权利要求法”，应当由初审法院认定涉案权利要求可以主张的假想等同范围，并判定这一范围是否可专利。上诉法院则认为，在陪审团认定事实等同成立之前，初审法院无需利用假想权利要求并判定其可专利性。当专利人提供了等同侵权成立的初步证据时，被告应当承担证明这些技术属于现有技术的证明责任，而不是初审法院。2000年Fiskars v.Hunt案12.See 221 F.3d 1318,1323,55 U.S.P.Q.2d 1569,1573(Fed.Cir.2000).判决也表明了相同的观点：被控侵权人实施的是现有技术构成积极抗辩。当专利人提出了初步确凿的侵权证据后，举证责任转移至被控侵权人。在侵权人没有提出现有技术抗辩并提出相应证据时，专利人无需举证推翻此项抗辩。

现有技术抗辩的举证责任分配决定了该制度是否能独立于等同原则，成为独立的专利侵权抗辩措施。美国判例的发展表明，现有技术抗辩逐渐从Wilson案中不具有独立地位的“现有技术除外”发展为Presto案和Fiskars案中独立的抗辩手段。法院对现有技术抗辩的认识也逐渐清晰，Fiskars案直接指出现有技术抗辩是一种积极抗辩手段。

（三）适用效果

从上面的分析看出，现有技术抗辩制度在美国是对等同原则的限制，属于侵权抗辩手段，对专利效力没有影响。对此，联邦巡回上诉法院在Wilson案中进行了明确阐述：将举证责任分配给原告绝不会削弱原告实际专利权利要求的推定有效性，无论原告是否能够获得对其主张的等同范围的保护，其专利权利要求的有效性都不受影响。13.See 904 F.2d 677,685,14 U.S.P.Q.2D(BNA)1942,1948-49(Fed.Cir.1990).

三、美国现有技术抗辩制度对我国的启示

现代社会中专利过度扩张引发的社会问题已经引起国际社会的广泛关注。在此背景下，以限制专利扩张姿态出现的现有技术抗辩制度显得尤为重要。现有技术抗辩制度在我国的发展不过十几年时间，许多理论问题有待完善，适用规则需要澄清。从对美国该制度的分析可以看出，中、美并没有因为分属不同法系而在现有技术抗辩制度的定位上呈现出明显的不同。美国的现有技术抗辩制度对我国产生如下启示：

首先，现有技术抗辩的适用要考虑专利事后确权机制的运行。现有技术抗辩和专利事后确权机制相互影响。美国司法实践坚持现有技术抗辩制度仅适用于等同侵权，取决于法院在审理专利无效上的权力和经验。但由于美国专利侵权诉讼审理周期长，易导致无效宣告被长期搁置，同时复审制度无法实现申请人的充分参与，因此，《美国2009专利改革法案》14.参见杨卫国，程有良.美国专利改革法案中的授权后异议程序及对我国的启迪[J].电子知识产权，2005（11）；殷慎敏，谢顺星.美国《专利法》最新修改法案评介[J].电子知识产权,2009（9）.引入异议程序以完善专利确权制度。我国坚持仅专利行政机关有权判定专利有效性，因而专利无效宣告周期长，甚至会陷入循环诉讼。将现有技术抗辩制度引入相同侵权，在不动摇司法权力和行政权力分立原则的前提下实现诉讼效益，是符合我国实际的正确选择。

其次，现有技术抗辩的规则要坚持与一国司法资源状况相结合。美国创立了独特的“假想权利要求法”。“假想权利要求法”的实质是审查原告提出的假想权利要求的可专利性，与美国法院有权且擅长审查涉案技术可专利性的特点相符。我国有权审理专利案件的法院众多，且司法人员中缺乏技术专家，如采用该方法不仅增加了法院审理的负担，而且不利于审判结果的统一性。因此，在被控侵权技术属于现有技术的判定上宜采用Ryco检测法中的对比方法，将被控侵权技术直接与现有技术进行对比。在判定标准上不宜照搬Ryco法中“更接近”的标准，而是考虑到等同原则的适用在我国已经较为成熟，在适用现有技术抗辩时应坚持以被控侵权技术与现有技术相同或等同为标准。EIP

（作者单位：中南财经政法大学知识产权研究中心；广东省中山市第二人民法院）

[1]Peter k.Yu.Intellectual Property and Information Wealth Issues and Practice in the Digital Age:Vol.2 Patents and Trade Secrets[M].London：Praeger Publishers,2007:23.

[2]Bruce M.Wexler.Bridling the Doctrine of Equivalents—Preclusion by Prior Art[J].Ann.Surv.Am.L.，1991： 571.