论立体商标的非功能性——兼谈我国《商标法》第12条的完善

凌宗亮/文

论立体商标的非功能性
——兼谈我国《商标法》第12条的完善

凌宗亮/文

将非功能性作为立体商标注册的“安全阀”已经成为各国的立法通例，我国《商标法》第12条亦对非功能性做出了相应的规定。对非功能性制度价值进行了分析，认为商标法不应对实用功能性和美学功能性进行区分，在论证了非功能性判断的识别论和竞争论的基础上，指出了《商标法》第12条的不足，并且提出了相关的完善建议，以期为立体商标提供妥当的保护。

非功能性 制度价值 识别论 竞争论 立法完善

与平面商标的限制性条件相比，立体商标最大的不同在于它的“非功能性”。事实上，将非功能性作为立体商标注册的“安全阀”，已经成为各国立法之通例。欧共体1998年制定的第一号指令在承认立体商标的同时，已通过该指令的第3条第1款e项明确排除纯粹由以下外形构成的标记：即商品本身的性质决定的；取得某种技术效果所必需的；赋予商品实质价值的[1]；日本商标法第4条18款规定“属于商品以及商品的包装的形状，仅由为了确保商品以及商品的包装的功能所不可缺少的立体的形状构成的商标”不得注册[2]；我国《商标法》第12条也做出了与欧共体一号指令相似的规定。然而功能性规范内存的正义价值要昭然于外，还有赖于制度价值的昭示、相关概念的释疑以及理论判准的研析。鉴于我国商标法理论以及司法实践对非功能性原则的探讨尚付阙如，《商标法》第12条亦需进一步完善，笔者不揣浅陋，拟对商标法非功能性相关问题进行探讨，以期对商标法的完善以及司法实践有所裨益。

一、制度价值：捍卫商标法的公共领域

非功能性原则源于对产品外观特征经由反不正当竞争法获得保护进行限制的现实需要[3]。商标法将其纳入旨在保留基本的公共领域，为市场竞争划出一片自由的空间，实现自由竞争与公平竞争和谐并存的良性格局。

（一）非功能性原则的缘起

在早期普通法中，产品外观特征并不被视为“技术性”的商标——那些一经采用即能够识别产品来源因而值得保护的具有固有显著性的标志。这些产品特征，不问是否具有独特性，仅能求诸于第二含义的证明而获得普通法中的假冒之诉的“庇护”。即便如此，司法实践仍然认为对产品外观特征的保护相较于其他的诸如文字、图形等识别标志会滋生更大的反竞争的后果。例如，禁止竞争者假冒他人的文字商标并不会对其产生任何的实质性影响，侵权者可以随时变更商标上的文字以避免混淆的发生；然而，当法律保护的对象关涉产品自身的有机组成部分，例如产品的外形或者某个结构要素，而这些特征又是其他竞争者进行有效的市场竞争所不可或缺时，生产者有可能获得一种排斥其他竞争者利用这些特征生产相似产品的权利。因而，不加限制的保护有可能使反不正当竞争法异化为生产者借以窒息自由竞争、获取垄断租的工具，于是非功能性原则应运而生，旨在将那些实质上影响产品用途或者性能的特征排除在外，这些“功能性”的特征应当属于自由竞争的范畴，任何人都可以模仿，即使他们已经获得第二含义。

商标法固然以维护公平竞争为己任，但对产品特征或者基于固有显著性、或者经由第二含义可以获得商标注册的认可，使上述鼓励就有用的产品特征进行自由竞争的政策考量亦随之植入商标法中。与普通法的做法相仿，法院诉诸非功能性原则阻隔生产者就那些被视为功能性的产品特征获得独占的商标权，声称即使公众已经认可这些特征具有识别来源的功能，某个生产者也不能获得独占这些功能性特征的商标权。公平竞争禁止竞争者对他人商标的混淆性使用，但如果某个商标是功能性的，自由竞争的利益考量则会使竞争者获得豁免，不问该商标的识别性或者消费者的混淆与否。“将功能性的设计在商标法的保护对象中排除旨在确保有效的市场竞争，不仅仅就被告而言，而且包括现存的以及潜在的竞争者。”[4]而竞争者进行自由竞争的正当利益诉求促使长期被遮蔽的商标法公共领域浮出水面，确保自由的市场竞争有赖于商标法公共领域的保留。

（二）非功能性与商标法公共领域

公共领域问题在版权法的语境下获得了广泛的关注，实际上，版权和公共领域是一同诞生的，只有在公共领域获得承认的前提下，版权的正当性才能被证立。而如果没有公共领域的被承认，就没有版权的正当性可言[5]。然而，商标法的公共领域却少有人问津，部分缘由在于商标法没有负载版权法中引发公共领域问题的因素，例如作品的知识品格以及著作权促进文学艺术繁衍的魅力；创造性并不是获得商标权的前提，商标法律制度也不以诸如文学艺术的繁衍等崇高的使命为依归，而是创生于世俗的商业和贸易之中。尽管如此，商标法律制度仍然为社会公众预留了一块“公共领地”，通用名称、描述性标记以及行政区划名称等等都是其中的重要元素。如果说著作权法通过公共领域的不断富足而为著作权提供正当性，商标法则试图保留起码的“公共领地”而为自由的市场竞争提供滋养。英国早在1913年的W.&G.案中就认识到了商标法公共领域的存在，提出了 “英语语言公地（English language common）”的概念，在该案中，申请人打算将自己公司的首字母组合“W.&G.”注册为商标，英国上议院最终驳回了该申请，“是否准许申请人注册很大程度上取决于其他商家在正常的商业往来中是否有可能需要在自己的商品上善意地使用相同或者相似的标记。毫无疑问任何人或者企业都有一种正当的诉求在正常的商业往来中将自身名字的首字母组合使用在其商品上”，1.W&G.du Cros Ld’s Application(1913)30 RPC 661.转引自 Jepemy Phillips:Trade Mark Use,Oxford University Press,2005.因此，即使拟申请的标志获得了显著性，商标法也不允许其注册。赫伯特随后在驳回就描述性词汇“完美（Perfection）”在香皂上的注册申请时，指出：“富裕的商家都有一种圈占语言公地的冲动，以此阻止当下以及未来的社会公众进入自己圈占的范围。”虽然公共领域的观念与商标法并不禁止从人类共有资源中掘取材料的做法略显突兀，但英国司法实践仍然划定了商标法公共领域的疆界，这是一块受到保护的“自留地”，许多不同的、相互竞争的团体对其都有着平等、确当的利益诉求，其中包括申请者、其他的竞争者以及一般的社会公众，而对“自留地”的圈占会造成事实上的垄断，不仅会抑制自由竞争，而且会剥夺一般社会公众使用有限的符号资源的自由。欧盟法院也认为基于公共利益的需要，现在以及以后都应当保留某些标记由社会公众自由使用[6]。实际上，授予商标权的正当性也取决于对公共领域的承认，“除非与之相对的公共领域也得到承认，否则，不应赋予任何新的财产权利”[7]。

作为新的商标构成要素，立体商标保护的正当性也离不开对相对的公共领域的承认，非功能性原则很好地扮演了商标法公共领域 “安全阀”的角色。由于特定的外形同包装以及商品本身通常难以分离，一旦允许某人独占商品或者其包装的外形，其他人将不能在该商品上使用该外形，从而造成对该外形事实上的垄断。通过将功能性的产品外观特征隔离在商标法保护之外，非功能性原则使立体商标获得保护的同时，也能够为“他人在公有领域中留下同样多同样好的部分”；有效地杜绝商标法的本旨由防止消费者混淆异化为阻碍竞争者同商标权人进行自由竞争的工具——因为其他竞争者无法通过有效的替代选择而生产具有同样技术效果或者功能特征的产品。例如在产品外形本身是实现某种技术效果所必须或者为达到某种技术效果所必要时，准许其注册为商标将会造成长期的垄断，极大地限制竞争者与商标权人进行竞争的能力，他们或者放弃生产该类产品，或者选取其他不能同样好地实现上述技术效果的外形；而商标保护也会成为一种比专利和版权保护还强的保护，从而背离专利和版权保护的宗旨。因此，这些产品特征必须保留在公共领域之中，即使它们获得了显著性也不应准许其注册。在可口可乐案中，虽然可口可乐瓶外形实际上获得了显著性，英国上议院仍然驳回了商标注册的申请，并且声称该申请“是扩大知识产权疆界的又一次尝试，试图将商标法异化为制造垄断的源泉”。2.Coca Cola Trade Marks[1986]RPC 426.转引自Jepemy Phillips:Trade Mark Use,Oxford University Press,2005.欧洲的立法者也正是意识到过分强调对显著性的保护可能造成永久性独占的问题，才决定在显著性与功能性发生冲突时优先考虑功能性[1]。由此，商标法将功能性的产品外观特征保留在公共领域之中，拒绝任何人圈占其中资源的企图，证明立体商标权正当性的同时，勾勒出了正当竞争与自由竞争相互哺育的理想图景。

二、概念释疑：实用功能性和美感功能性的一体化解读

在早期的司法实践中功能性原则主要经由实用性界定，在1930年的一次判决中法院认为“具有实用性的产品外型是不应获得商标法保护的”。3.See In re Dennison Mfg.Co.,17 CCPA 987,988,39 F.2d 720,721(1930).1938年《侵权法重述》742条规定：“如果产品的某一特征影响了产品的目的、操作或使用，或者促进了对产品的加工、操作或使用，或者节省了加工、操作或使用的费用，该特征就是功能性的。”4.Restatement of Torts§742(1938).虽然大多数法院的判决都引证了《侵权法重述》的规定，但他们大都要求“某个特征应当主要或者实质上基于功能性或实用性的考虑才能视为功能性的”，5.See,e.g.,In re Hollaender Mfg.Co.,511 F.2d 1186,1187-89(C.C.P.A.1975).转引自 J.Krieger,The Broad Sweep of Aesthetic Functionality:A Threat to Trademark Protection of Aesthetic Protection Features,51 Fordham L.Rev.345(1982).这就意味着仅仅具备有用的功能并不足以排除获得保护的可能性。法院在认定功能性时主要权衡找寻其他替代选择的难度、某个产品特征是否是实现产品功能的重要元素以及如果准许注册是否会对自由竞争存在潜在的不利影响。在1982年的莫顿-诺威奇案中，美国关税与专利上诉法院对功能性进行了更深入的探讨，法院在判决中指出功能性是由实用性决定的，而实用性又是由设计的主导性决定。功能性所赖以建立的基础是有效竞争之必要性，其目的在于排除他人以商标权的方式专有产品的功能性或实用性要素，从而妨碍正常的竞争。6.See In re Morton-Norwich,67 F.2d 1332,213 USPQ 13(CCPA,1982).

大多数早期适用非功能性原则的案件主要涉及产品的机械或实用特征，美感性元素对产品的用途或性能被视为无关紧要的，但功能性原则很快扩张到在机械构造意义上非实用性的外观特征，即美感功能性。有关1938年《侵权法重述》的评论首次提及美感功能性的问题，“产品对消费者的吸引力如果主要在于美感价值，由于产品的外观特征明显助益于上述价值进而促动产品吸引力的实现，它们应当是功能性的……判定这些特征功能性与否取决于这样的事实，即禁止他人模仿是否会剥夺他们的某些利益诉求进而实质性妨碍市场竞争”[8]。第九巡回上诉法院在1952年帕格黎若案中首次适用了美感功能性原则，法院在该案中认定瓷器上的花纹具有美感功能性因而不予保护，“如果有关图案是商品取得商业成功的重要因素，在没有专利或版权保护的情况下，出于自由竞争的需要，应当准许模仿；另一方面，这些图案，或者外观设计若仅仅是任意性的修饰，作为产品外观主要起到区别和个性化的作用，因而与消费者对产品本身的基本需求无涉，那么在存在第二含义的情形下模仿将被禁止”。7.See Pagliero v.Wallace China Co.,Ltd.,198 F.2d 343(9th Cir.1952).作为适用美感功能性的标志性案件，“商业成功重要因素”的标准却因过于宽泛而饱受非议。据此将会得出荒谬的结论，被用作区别商品或服务的外观特征越与众不同，在商业上愈是成功，却越不可能得到商标法的保护。这是与通常的商业实践背离的，也会极大地抑制生产者在美化产品时的创造性和想象力。事实上，商家正是看中了产品外观的独特吸引力以及潜在的商业价值才将其用作商标，因为在当下的市场环境下，商标除了传统的识别和区分功能，还具备了一定的广告功能，从而事实上促进商品的销售，而这些外观特征的商标法保护并不必然妨碍他人经由其他的独特外观进行自由的市场竞争。为此，美国大多数法院都表示拒绝适用上述标准[8]，美感功能性的命运充满了变数。由此形成的实用功能性和美感功能性二元划分的格局也不无疑问。

首先，实用功能性和美感功能性的划分是立基于错误的理念之上，错置了功能性的宗旨。实用功能性关涉产品特征的有用性，试图确保这些实用性的产品特征仅仅能够获得实用新型专利的保护；而美感功能性则主要关照富有美感的外观特征，力争将其纳入外观设计专利保护中[9]，从而有效地将商标法和专利法区隔开，维护知识产权体系“三足鼎立”的格局。然而，如上文所述，功能性原则旨在保留商标法的公共领域，从而维护自由市场竞争的底线，商标法、专利法和著作权法并非界限分明，同一产品特征完全有可能同时得到多种法律的保护，实用功能性和美感功能性的区分实属蛇足。

其次，二者的区分必须以产品特征的实用性和美感性相互分离为前提，但是产品的外形等特征可以集实用性、美感性以及识别性于一体的事实已经得到司法实践以及学者的肯认。8.See W.T.Rogers Co.v.Keene,778 F.2d 334,340(7th Cir.1985).例如表面上看来主要起装饰作用的座椅形状，也会因为特殊的结构外形而提高椅子的舒适性。此时，对同一外形可以同时适用实用功能性和美感功能性的标准，这将极大地影响法律适用的确定性，不同法院的裁判很容易相互冲突，从而使申请者无法形成稳定的预期。

此外，某些美感性特征和特定产品的结合往往会产生实用性或者其他具有某种竞争优势的效果。例如由于“心形”是爱情的表征，巧克力的心形外观不仅仅具有美化效果，而且会对巧克力的用途产生实质性的影响。在布朗兹维克案中，美国第三巡回上诉法院维持商标委员会不准许黑色外观马达注册为商标的决定，认为船舶马达的黑色外观虽然在技术性以及美学性方面都不是功能性的，但是“由于黑色和整个船身的颜色相协调，而且黑色的马达相较于其他更淡或者更明亮的颜色看起来体积更小”，9.See Brunswick Corp.v.British Seagull Ltd.35 F.3d 1527(Fed.Cir.1994).因而更加符合消费者对船舶马达的要求，若准许注册，将会对其他竞争者造成不利的影响。

综上，在分析产品特征是否具有功能性时，探究其表现为实用性或者美感性的做法是舍本逐末，关键在于这些特征的专有是否会阻断其他竞争者进入市场的通道，从而窒息自由的市场竞争,与其纠缠于实用性与美感性的二元划分，不如为功能性统一选取妥适的标准，从而对功能性进行一体化的判断。

三、理论判准：非功能性判断的识别论与竞争论研析

功能性的判断，并无清晰的范式可循，可以说，功能性是最不易理解的知识产权概念，在美国有多少个巡回法院就可能有多少种关于功能性的定义[10]。探究诸种判准背后的理论支撑，可以将其统领在两大概念框架之下，即识别论（The Identification Theory）和竞争论（The Competition Theory）。

（一）识别论及其判准

识别论认为应由商标标识来源的特质理解功能性，据此，商标法仅仅保护十分有限的立体标志，只有产品外观特征的主要功能在于识别商品或服务的来源时，商标法才给以保护。如果有关产品特征除了识别来源或者表征某种赞助关系，还具有装饰效果从而增强产品的吸引力或者提高产品的性能等功能，那么其就是功能性的。识别论试图将商标法的保护限于那些仅仅作为“商标”的产品特征，从而确保立体商标法律保护不与商标法的主要宗旨抵牾。司法实践中发展了多种具体的标准用以评判论争的产品形状或者其他特征是否具有识别性以外的其他功能。

“实际利益说（Actual Benefit Test）”探究有关产品特征除了内存产品来源或者产品间相互关系的信息，是否还承载了诸如机械实用性或者美学吸引力等其他功能。10.See,e.g.,Vuitton et Fils S.A.v.J.Young Enters.,644 F.2d 769,774(9th Cir.1981).如果某特征具有识别性之外的价值，它就被视为具有功能性因而不受商标法的保护；反之则可以获得商标注册。实际利益说旨在避免有用的知识创造经由商标法演变为“永久的垄断”。11.See Fabrication Enters.v.Hygenic Corp.,64 F.3d 53,58(2d Cir.1995).

“消费动机说(Consumer Motivation Test)”求助于分析产品特征是否基于商誉以外的其他原因而吸引消费者购买某个产品。12.See 774 F.2d 1116(Fed Cir.1985).如果有关特征在产品的商誉之外燃起了消费者的欲望，其将因为功能性不能获准注册为商标；另一方面，该特征若对消费者不会产生上述效果，则是非功能性的，将会获得商标法的保护。该标准事实上是通过间接的方式获知相关产品特征对消费者需求产生的与识别来源无涉的影响。据此，某个特征在产品商誉之外影响市场需求的因素不应经由商标法获得“垄断”性保护。

（二）竞争论及其判准

竞争论对功能性判断的识别论提出了有力的批判，“将非功能性界定为主要用来识别来源是错误的，这意味着某个外观设计若同时具有两种同等重要的功能，即吸引消费者和识别来源，它将被视为功能性的。但是某个商标，特别是当其作为产品的有机组成时，并不仅仅作为品牌名称或者符号，之所以被选用，部分原因也在于其吸引消费者眼球的美感性；因此上述功能性的界定会使某些设计特征游离在商标法之外……外观设计特征具有吸引力的事实并不能将其阻隔在商标法之外。如果禁止使用该外观并不影响有效的市场竞争，其不应被视为具有功能性”。14.See W.T.Rogers Co.v.Keene,778 F.2d 334,341(7 th Cir.1985).因此，竞争论认为如果准许某个产品特征注册为商标会使商标权人获得某种阻止其他竞争者与其进行自由竞争的优势，此时该特征是功能性的。相较于识别论，竞争论根植于商标法促进竞争的制度土壤，准许更广泛的产品特征注册为商标。换言之，竞争论认为功能性限制的旨趣在于捍卫自由的市场竞争，任何商标只要不与上述旨趣相异，就不应被视为具有功能性，因而可以获得商标法的保护。依此，竞争论者从不同的切入点提出了相应的判准。

“相当替代选择说(Comparable Alternatives Test)”试图确定某些特征的商标法保护是否留有大量相当的替代选择以使竞争者在市场上能够与商标权人进行竞争。美国第三巡回法院在高尔夫联合会案中适用了该标准，15.See 749 F.2d at 1030.如果存在相当的可替代选择，相关特征就不具有功能性。当然，可替代选择的数量没有明确的标准，但不能仅仅是一种或者少量的，而应当确保可供竞争者自由的选择。依循该标准的逻辑，如果对产品某种外观特征的保护会阻碍竞争者生产同样的产品，自由的市场竞争便会受到不正当的影响；反之则不会抑制正当的市场竞争。因此，该标准恰当地消弭掉横亘在自由市场中的障碍，可以说是竞争论的“概念灵魂（Conceptual Soul）”。

有论者从制造成本的角度提出了“易于制造说(Ease of Manufacture Test)”，探寻若准许某特征的商标注册，其他竞争者是否会以同样的成本或者较低的成本实现同样的效果。16.See Warner Bros.Inc.v.Gay Toys,Inc.,724 F.2d 327,331(2d Cie.1983).在史密斯案中，法院拒绝保护某种药品的圆形外观，因为圆形可以节约生产成本。17.See Smith,Kline&French Lab.v.Clark&Clark,157 F.2d 725,730(3d Cir.1946).

在莫顿-诺威奇案中，美国联邦法院提出在判断立体商标法律保护是否会对有效的市场竞争造成不当影响时，要区分法律功能性和事实功能性，认为：“功能性概念具有双重含义。一方面，在一般情形下使用表明其直接与产品功能之运作有关；另一方面，它则意指法律上的推断，即某产品特征不能受到保护……如果功能性概念是在法律推断意义上使用，我们应当区分事实功能性和法律功能性。”18.See In re Morton-Norwich,67 F.2d 1337,213 USPQ 13(CCPA,1982).因此，产品的外形、包装或者其他特征使产品获得某种实用性，这些特征即具有事实功能性；然而这并不意味着商标法必然不对其提供保护，相关产品特征仅仅在下述情形下才具有法律功能性从而不能获得商标法的保护，即某个产品特征如果优于其他的替代选择，因而使商标权人获得抑制市场竞争的优势。例如热水壶的把手对热水壶来说是不可或缺的，如果缺少了把手，那么就不构成完整的热水壶了，因此把手这个特征本身就具有事实功能性，但是由于把手可以有各种不同的形状和设计，而且都可以满足把手的基本功能，因此其不具有法律功能性，可以获得商标法的保护。

（三）比较研析：识别论与竞争论之间

识别论仅保护那些具有单一识别功能的外观特征，竞争论则以市场为参照将与市场自由竞争息息相关的特征排除在外。两相比较，竞争论抓住了功能性判断的要旨，有效地平衡了其间的诸种利益关联；而过于严苛的识别论致使大量契合商标法价值的产品外观特征游离在法律保护之外，与商业实践的背离滋生了过高的制度成本。

首先，识别论者没有给予商业实践应有的关照。在商业实践中，很多的产品外观特征兼具实用性、美感性以及识别性，而立体商标的识别性往往得益于产品外观与众不同的美感或者独特的技术效果，要求立体商标必须具有单一的识别功能，无疑在事实上否定了产品外观等特征的可商标注册性。我们也无从探知消费者在购物时究竟是源于商标的识别性还是对产品美感性的青睐，实际上，生产者往往同时借助实用性、美感性以及识别性多种因素吸引消费者的眼球，消费者在购物时没有理由也不会对这些要素进行区分，他们仅仅选择自己喜欢的产品[12]。

其次，识别论没有把握住功能性判断中的利益平衡点，存在消费者利益和权利人利益无从保障的制度成本。功能性的限制涉及多种不同的利益考量，包括权利人的利益、消费者防止混淆的利益以及竞争者自由竞争的利益。因此，在判断是否具有功能性时，我们应当往返于不同的利益之间，找寻可以兼顾各方利益的平衡点。识别论对同时具有显著性又能有助于实现产品技术或美感功能的产品特征不予保护，实际上使利益的天平偏向于自由竞争。一方面，权利人利益得不到正当的保护，精心培育的商誉不得不“裸露”在激烈的市场竞争之中，诱使竞争者争相模仿、假冒，严重破坏了市场的公平竞争秩序。另一方面，消费者面对良莠不齐的商品而无从区分，先前的购物体验无法使消费者买到同样质量的商品，公然的仿冒使消费者防止混淆的利益诉求失去了商标法的保障。

由于挽郎的选任比较严苛，必须选公卿四品以上子弟，且对选人的年龄、仪容和歌喉等也有严格的规定，因此挽郎中的假荫较少。针对挽郎中假荫的史料至今还未发现。只有在文宗时期由于门荫入仕人数众多，为了缓解选人多，官阙少的局面，减少守选人数，挽郎的选取从“前弘文、崇文馆生及已考满太庙斋郎充，如人数不足，兼取前明经充”，〔2〕(p7292)挽郎不再单独选拔。 有关挽郎的史料孙俊学者在《隋唐门荫制度研究》中将挽郎的史料收集，也可以看出文宗以后没有挽郎的选拔。因此，挽郎中有通过假荫入仕的应是十分稀少的。但也不能排除两馆生或斋郎中有通过假荫入仕的，之后又被充任为挽郎的情况存在。

最后，识别论者实际上混淆了商标法功能性和实用性间的关系。商标法中功能性并不是从一般意义而言的实用性，而是意旨实用性的程度；商标法并不一般地禁止保护具有实用性的产品特征，而是设定了法律保护的红线，即产品特征的实用性只有达到了影响其他竞争者自由竞争的利益之程度时，商标法才拒绝其注册为商标；商标法也并不关心有关的产品特征在识别性之外究竟同时具备了多少功能，市场竞争是否会受到不当影响才是商标法功能性判断的内核。对此，商标法的非功能性要求和专利法中的实用性要件不同，某个产品的外观能够提高产品的性能，专利法认为其具有实用性，其他条件满足时可以获得实用新型专利；但如果该技术效果通过其他的替代方案同样可以实现，而且不会影响产品的生产成本，那么商标法并不认为其是功能性的。

竞争论立足于功能性判断的本旨，恰当地找寻到了公平竞争与自由竞争的平衡点，实现商标法维护立体商标权利人利益以及防止消费者混淆之制度目标的同时，并没有触及市场自由竞争的底线，消弭了识别论可能产生的制度成本，因此是分析商标法功能性原则的可欲选择。事实上，竞争论也是美国司法实践中分析功能性原则时得到广泛认可的理论，19.See Sicilia Di R.Biebow&Co.v.Cox,732 F.2d 426(5 th Cir).并且得到了《反不正当竞争法重述（第三版）》的支持，其第17条规定：“设计特征是功能性的……如果该设计对于相关产品或服务的制造、销售或者用途而言，负载了某种与识别商品来源无关的利益，这些利益会对其他竞争者进行有效的市场竞争产生重要的影响，而且不能实际上经由其他替代设计获得。”20.See Restatement(Third)of Unfair Competition§17(1995).

尽管如此，利益平衡点的把握也并非不证自明，有论者已经开始担忧基于竞争论的功能性分析有可能使商标法对产品设计特征提供过于宽泛的保护。21.很多论者都表示了这种担忧。See,e.g.,Mark A.Lemley,The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense,108 Yale L.J.1687,1700-01(1999);J.Thomas McCarthy,Lanham Act s 43(a):The Sleeping Giant is Now Wide Awake,59 Law&Contemp.Probs.45,63-64(1996).因此，非功能性原则的准确适用还有赖于对竞争论的进一步界定。司法实践主要借助对替代选择的数量以及质量的强调试图最大限度地消除人们对竞争论可能存在的误解。一方面，竞争论主要关注其他替代选择的数量，而不是对产品性能或用途的实质性影响。竞争论要求只有存在相当数量的可替代选择，而不是只要存在其他选择或者仅仅存在很少的替代选择时，才可以被视为非功能性的。对可替代选择数量的要求，可以有效避免竞争论异化为将实质上所有产品特征认定为非功能性的“保护伞”。而某个特征并不是只有在对产品的运作或者畅销具有实质性影响时才具有功能性，也不是只要对产品的运作或者畅销具有实质性影响时就可以认定为功能性，两种绝对化的竞争论都是不妥当的。因此，欧洲法院在飞利浦案中的做法，即只要产品特征能够实质上实现产品的技术效果，而不问同样的技术效果是否可以在不增加任何成本的情形下，经由其他替代选择实现，22.See Koninklijke Philips Electronics NV v.Remington Consumer Products Ltd.,[2002]E.C.R.是与竞争论相悖的。

另一方面，可替代选择的质量也是进行功能性分析时必须予以考虑的。首先，可替代选择不能仅仅停留在理论上的可能性，必须是竞争者实际上可以获得的；其次，这些替代原则在效果上必须是相当的，并且不会不适当地增加竞争者的生产成本。美国第九巡回上诉法院在袖珍型救生设备案中，恰当地指出：“虽然探究可能的替代选择对于功能性的分析是妥当的，但本案中提交的证据明显表明这些可替代选择都无法实现与论争的产品特征相同的功能。因此，原告无权就市场中某个具体的领域排斥其他人的竞争。”23

综上，功能性分析的竞争论适当地把握住功能性分析的内涵，经由对可替代选择数量以及质量的强调，可以有效地确保利益天平的平衡，实现商标法的宗旨和目标。反观我国商标法，有关功能性的列举式规定过于僵化，法条内蕴的理论判准模糊不清，不能适应社会变迁的要求，也不能为司法实践提供一以贯之的指导。

四、立法完善：我国《商标法》非功能性的本真样态

虽然我国《商标法》第12条对立体商标的功能性做出了规定：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”但该规定存在的诸多不足严重影响了非功能性制度价值的实现。

商标法采用列举的方式对功能性进行了周延性的界定，对此，人们不得不产生疑问，实践中除了商标法列举的三种情形，是否还有其他？立法者的理性是否能够将变化莫测的功能性分析化约为上述三种情形？实际上，放诸四海而皆准的法律既不可能，也不可欲，法律必须因应社会的变迁而演进，因此，法律规范应当体现一定的弹性，以包容变动不居之社会。而功能性内涵的缺失，“不但容易使人只知其规定之文义为何，而且丧失培养认知其所以如此规定之理由的机会，以致不能发现不同之法律规定间之价值关联；然后在必要时，从这些在价值上互相关联的规定导出其所共同之法律原则（价值），并以之为基础将之类推适用到其他具有共同特征而为法律所未规定的案型”[13]。

此外，《商标法》列举的三种有关功能性的情形依据的理论判准亦模糊不清。依据我国《商标注册审查标准》关于立体商标审查的相关规定，“仅由商品自身的性质产生的形状”是指为实现商品固有的功能和用途所必须采用的或者通常采用的形状；“为获得技术效果而需有的形状”指为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必须使用的形状。“必需的”或“通常的”表明几乎不存在其他的相当替代选择，其间的政策考量可以归于竞争论；而《商标注册审查标准》关于“使商品具有实质性价值的形状”的规定则模棱两可，通常认为该规定主要适用于具有美学价值的外观和造型。例如用在瓷器装饰品的三维标志，由于它属于艺术品，人们购买它主要是看中它的形状，这个形状影响到了商品的价值，而不认为它是一个商标[14]。这明显落入识别论的泥沼，在识别性之外，如果相关形状还具有美感价值，其就是功能性的。理论判准的不统一严重影响了法律的适用，对于赋予商品实质性价值的形状，据法国工业产权局的人员介绍，他们也捉摸不透，一直拿不准[15]。

综上，我们应当统一功能性的理论判准，以竞争论为依归，采用内涵加外延的定义方式，对商标法有关功能性的规定进行重构，具体建议如下：“申请注册的三维标志是相关商品必须采用或通常采用的形状，为市场竞争所必需时，不得注册，包括仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状以及其他不能通过相当替代选择实现的形状。”EIP

（作者单位：上海市黄浦区人民法院）

[1]黄晖.商标法[M].北京：法律出版社,2005:75.

[2]李萍,郑冲,等.当代外国商标法[M].北京:人民法院出版社,2003:302.

[3]UnfairCompetitionandtheDoctrineofFunctionality[J].Colum.L.Rev.,1964(64):551-552.

[4]Deborah J.Krieger.The Broad Sweep of Aesthetic Functionality: A Threat to Trademark Protection of Aesthetic Product Features[J].Fordham Law Review,1982(51):345.

[5]黄汇.版权法上的公共领域研究[J].现代法学,2008(3).

[6]U.Suthersanen.The European Court of Justice in Philips v.Remington——Trade Marks and Market Freedom[J].IPQ,2003:257-283.

[7]David Lange.Recognizing the Public Domain[J].Law&Contemp.Prob,1981(44):151.

[8]M.Harriman.Aesthetic Functionality:The Disarray among Modern Courts[J].Trademark Rep.,1996(86):276.

[9]Joel W.Reese.Defining the Elements of Trade Dress Infringement Under Section 43(a)of the Lanham Act[J].Tex.Intell.Prop.L.J.,1994(2):115-121.

[10]Peter E.Mims.Promotional Goods and the Functionality Doctrine:An Economic Model of Trademarks[J].TEX.L.REV.,1984(63):639,644-647.

[11]M.Wong.The Aesthetic Functionality Doctrine and The Law of Trade Dress Protection[J].Cornell L.Rev.,1998(83):1140.

[12]J.Kellner.Rethinking the Procedural Treatment of Functionality Confronting the Inseparability of Useful,Aesthetically Pleasing and Source-I-dentifying Features of Product Designs[J].Emory L.J.,1997(46):913.

[13]黄茂荣.法学方法与现代民法[M].北京:法律出版社,2007:80.

[14]陈晓华.浅析立体商标的审查[J].中国专利与商标,2007(2).

[15]流云.立体商标、颜色商标欧洲考察实录（三）[J].中华商标,2003(3).