美国判例法：商业秘密“使用”的判断与证明

黄武双

美国判例法：商业秘密“使用”的判断与证明

黄武双

美国判例法已经形成了商业秘密“使用”的成熟规则。“直接使用”并非仅指原封不动地使用商业秘密。判断是否构成“间接使用”的核心要素是被告的产品或工艺等是否实质派生(或来源)于原告的商业秘密。以他人商业秘密加速自己的研发、将他人“消极的商业秘密”用于降低自己的研发成本、商业秘密对他人产品或工艺的贡献大小和被告投入的大小等都是判断是否实质派生的要素。在我国规则阙如之际,美国判例法所形成的这些成熟规则,可以为我国司法实践所借鉴。

直接使用 间接使用 实际销售 研发成本 实质派生

商业秘密是否满足价值性要件,他人行为是否侵犯商业秘密,都离不了对他人是否“使用”商业秘密的判断。纵观商业秘密纠纷案件的判决书,可以发现,我国尚欠缺判断商业秘密“使用”的司法实践经验,也缺乏系统的理论研究。美国判例法就“使用”已经形成了较为系统和完整的规则。由于属于纯粹的法律技术问题,因而不管是大陆法系还是英美法系,对这些问题的认识是相通的。由于商业秘密保护在我国尚未专门立法,现有法律规则大多属于粗线条式,较为宏观。研究外国法,尤其是研究判例法所阐述的解决问题的具体法律技术规则,必然有助于推动我国司法实践和立法。

在美国判例法上,商业秘密的“使用”,又被区分为直接使用和间接使用两种情形。直接使用是指完整地、原封不动地使用他人商业秘密的行为。观察美国判例法,直接使用他人商业秘密的情形越来越少。更多的是利用他人商业秘密加速自身的研发,节约自身研发成本的情形。判断间接使用,在美国判例法上,有一个核心标准,即实质来源(或称“实质派生”)规则。只要产品或工艺等所运用的技术,实质来源于商业秘密,就构成间接使用他人商业秘密。以下将以美国判例法为例,逐一阐述判断直接使用和间接使用的普通法经验和规则。

一、直接使用

被告原封不动地使用原告的商业秘密,通常是不难判断的。针对被告就“直接使用”惯常所提出的抗辩理由,美国判例法已经形成了以下规则。

(一)“直接使用”不考虑商业秘密所占被告总体技术的比例

即便被告在自己的产品或工艺中使用了几十甚至几百项技术,只要被告所使用的诸多技术中只有一项属于原告完整的商业秘密,就构成直接使用。由美国联邦上诉法院第五巡回上诉法庭二审判决的FMC Corp.v.Varco Intern.,Inc.案①677 F.2d 500,217 U.S.P.Q.135(1982).是诸多判例中的一个典型。

因希望生产出原告那样的旋转接头,被告引诱掌握准确技术背景、时任原告主管工程的副总裁罗伯特·威特先生跳槽。威特将在被告公司担任副总裁,直接领导研发旋转接头的项目经理。1981年9月10日,即威特先生准备开始新工作的前4天,原告起诉要求禁止被告披露所掌握的商业秘密,禁止被告公司安排威特先生担任可能披露或使用商业秘密的职位。

一审法院认定,生产旋转接头的工艺主要采用的是标准制造技术,其中的大部分生产设备都是可以在市场上获取的。如果要说整个工艺与商业秘密有关的话,也仅涉及非常少的一部分。原告在生产工艺中所采用的一点“窍门”(tricks of the trade),并未达到可保护商业秘密的要求。二审法院则认为,即便仅为原告的商业秘密之一被威特披露或被被告公司使用,这也构成了对原告财产的非法侵占。是否造成原告无法挽回损害威胁的,并非取决于被告拿走的商业秘密的数量。即便只有一项商业秘密被披露的事实,也足以构成侵权。

(二)“直接使用”不要求被告已实际销售产品

被告常常以自己并未实际销售产品作为抗辩直接使用原告商业秘密的理由。美国判例法针对这一抗辩理由,基本达成共识,即“使用”不以被告是否销售产品为限。支持这一结论的判例在美国为数甚多。本文摘其两例加以阐述。

在O2 MicroIntern.Ltd.v.Monolithic Power Systems,Inc.案中,②399 F.Supp.2d 1064(2005).被告辩称：原告没有提供任何证据证明被告已将原告的商业秘密投入商业使用。在就证据进行辩论之前,双方对何谓“(直接)使用”进行了争辩。双方同意,使用并非指仅仅占有商业秘密或仅仅在公司内部对商业秘密进行讨论;双方的分歧在于,内部实验是否也构成“(直接)使用”。依据双方所提供的加州或联邦判例,法院认为尚未制造用于市场销售产品而将商业秘密用于内部实验的,也构成“(直接)使用”。在AT&T Communications v.Pacific Bell案③1998 U.S.Dist.LEXIS 13459,at＊8(N.D.Cal.1998).中,法院并未采信被告辩称的观点,而认为加州《统一商业秘密法》所规定的侵占和使用,是指商业秘密信息被卖给原告的竞争对手,或被用来直接与原告竞争。审理本案的法官援引了PMC,Inc.v.Kadisha案④78 Cal.App.4th 1368,1383,93 Cal.Rptr.2d 663(2000).法官对“使用”进行界定,即“在制造、生产、研究或开发、销售包含商业秘密的产品中使用保密信息,或通过使用商业秘密信息来引诱客户,都构成对商业秘密的使用。”⑤78 Cal.App.4th 1368,1383,93 Cal.Rptr.2d 663(2000).

(三)只要有助于降低产品研发成本即可能成为“直接使用”

不论被告的产品最终投放市场与否,只要被告使用原告的商业秘密实际降低了自己产品的研发成本,在满足“直接使用”其他要件的情况下,即可认定被告的“直接使用”行为。

例如,在Telex Corp.v.International Business Machines Corp.案中,⑥510 F.2d 894,184 U.S.P.Q.521,1975-1 Trade Cases P 60,127(1975).电传公司被诉侵犯了I

BM多项商业秘密以及知识产权。其中就涉及一些已经在电传公司产品研发过程中运用了I BM的商业秘密。由于所研发的半成品被出售给第三人,就产生了是否构成对商业秘密的“使用”的判断问题。

1970年11月,电传公司雇佣了约翰·K·克莱门斯,一位曾经在I BM公司负责“梅林计划”(Merlin Project)的项目工程经理。他非常了解I BM这个项目的细节,诸如开发、设计、制造、销售和预测。电传公司雇佣他的目的,就是为了开发“梅林型”的磁盘存储系统。除了较高的薪水和股票期权之外,如果克莱门斯能够在1972年11月30日之前制造出交付给客户的产品,他还可能获得50万美元的奖励。此外,电传公司还雇佣了其他几个曾参与I BM“梅林计划”的员工,向他们提供高薪水、奖金和股票期权。电传公司必须在18个月内开发这一产品;而法院则认为,除非盗取商业秘密,否则是不可能在这么短的期限内完成的。因为开发这个项目花费了I BM公司5年的时间。电传公司为了达到这一目的,明知且故意使用I BM公司的商业秘密,雇佣一些新员工。法院认定电传公司已经侵犯了I BM公司的商业秘密,并运用于自己的项目中。电传公司并未实际完成复制“梅林型”的子系统,于1972年4月大概在完成了项目的一般工作后就停止了该项目。1972年5月,电传公司通过许可协议将这个项目的权利卖给了另外一家公司。但法院认为, 1972年4月停止该项目的时候,电传公司所侵犯的商业秘密,花费了I BM公司1000万美元成本,电传公司为此节约了研发成本,获取了不当得利。

(四)被告利用商业秘密引诱原告客户的行为可以认定为“直接使用”

在美国,狭义的商业秘密(Trade Secrets)仅指技术秘密。狭义的商业秘密加上客户名单(或称“客户关系”)构成广义的商业秘密。利用他人的客户名单获取竞争优势,也是商业秘密法所规制的范畴。被告利用原告的客户名单,引诱原告的客户与自己发生交易,同样构成对原告商业秘密的“直接使用”。American Credit Indemnity Co.v.Sacks案⑦213 Cal.App.3d 622,262 Cal.Rptr.92(1989).便是这样一个典型判例。

ACI公司(以下简称原告)的雇员Sacks于1988年3月4日辞职。1988年3月7日,被告向自己曾经服务过的近50名客户发去了信函：“在提供了近15年的服务之后,我已经离开ACI公司,很高兴地告知诸位我已经设立了独立的保险代理公司。我将继续专注于信用保险业务,但我以F&D公司的名义。新成立的公司可以为ACI公司和大陆公司承保的保单提供不错的选择。如果你想了解有关F&D公司保单更多的内容,在续保期限到来您准备重新考虑您的保险需求时,我将很高兴与您讨论细节问题。同时, ACI公司也会委派一位代理人为您提供服务。在您续保期限到来时,如果您需要任何帮助,请及时联系我。我将回答您所提出的所有问题。过去与您的交往很愉快,希望我们不会因此失去联系。”

Sacks认为,她仅仅是通过告知客户新的联系方式而邀请客户咨询有关保险业务。这种行为并非《美国统一商业秘密法》所禁止的商业秘密侵权行为,而属于普通法公平竞争的范畴。而法院则认为,《美国统一商业秘密法》所称的“披露或使用”商业秘密,所强调的是,在特定情形下获得商业秘密但负有保密义务的人或限制使用义务的人,未经明示或默示同意的使用。很明显,从这一定义的广义来看,Sacks发给ACI公司保单持有人的信函构成了对ACI客户名单的“使用”。

此外,被许可人超出时间限制或使用领域限制使用商业秘密,也构成侵权意义上的使用。当然,对于被告而言,要证明自己没有使用商业秘密的一个有效方法就是,证明自己的研发团队全部由从未接触过商业秘密的人所组成。⑧See Vision-Ease Lens,Inc.v.Essilor International SA,322 F.Supp.2d 991,995-996(D.Minn.2004)(denying injunction because productmade by affiliate).

二、间接使用

尽管没有原封不动地、完整地使用原告的商业秘密,只要被告使用了原告的商业秘密而获得了竞争优势或造成了原告的损害,就构成对商业秘密的使用。这就是所称的“间接使用”。

如果原告能够证明,被告修改或改进过的产品或工艺实质来源(派生)于原告保密信息,被告仍应承担责任。美国判例法运用实质来源(派生)关系解决问题时,大多数法院乃是运用较为成熟的实质相似规则(A substantial si milarity)的法律技术。极少数法院也有类比适用专利法上的“等同原则”(doctrine of equivalents)来解决实质来源问题的。

依据美国判例法,实质相似规则运用程序为：首先由原告提供充分证据证明被告有机会接触原告的商业秘密,以及被告所使用的技术与原告的商业秘密存在实质相似性;之后,举证责任(burden of persuasion)即移转至被告,由被告履行未使用原告商业秘密的举证义务。如果被告不能举出自己独立研发或实施反向工程,以及参与研发或反向工程人员未接触过原告商业秘密等证据,即可认定被告实施了侵权行为。

针对是否存在实质来源关系,美国判例法已经形成以下判断规则。

(一)所属技术领域的“拥挤”程度会影响实质来源的认定

除了观察产品之外表,判断是否属于实质来源,还应该考虑现有相关技术和商业秘密的特点。所属领域的技术越“拥挤”,“相似性”的意义就越小。例如,在LittonSystems, Inc.v.Sundstrand Corp.案中,⑨750 F.2d 952,957(Fed.Cir.1984).为了证明案件胜诉的可能性,原告提供了以下证据：(1)自己的前雇员现在为被告工作;(2)有些前雇员在原告单位工作时获取了文件;(3)被告用于制造和测试产品的几百项技术与原告的相似。然而,尽管法院要求原告识别或描述几千项尚未识别的商业秘密,但原告一直推脱。原告前雇员所保留的资料,仅有两份被使用过。而且,这两份资料乃是从未使用过的配件图纸和建议方案。法院认为,在被告所使用的几千项技术中,原告仅有制造和测试产品的6项技术与被告的相应技术相像,并不能证明原告拥有商业秘密以及被告实施了侵权行为。法院进一步认为,倘若两个制造和测试同类产品的竞争者所使用的技术不相像,这倒会是件非常奇怪的事情。

(二)商业秘密在被告产品中的贡献大小会影响实质来源的认定

“如果商业秘密的贡献很小,则可以认定被告的产品或工艺来源于其他信息或独立开发的技术,从而认定被告并未使用原告的商业秘密…。”⑩See Restatement(Third)ofUnfair Competition§40,comment c.例如,在Penalty Kick Management Ltd. v.Coca Cola Co.案中,⑪318 F.3d 1284,1292-1293(11th Cir.2003).由于与被告相关的第三方的生产工艺和产品概念极少“实质来源”于原告的商业秘密,因而法院认定被告无需承担侵权责任。

当然,用于印证被告侵权的证据自身必须是“实质性”的。证据的实质性要求原告提供书证和物证,而不能仅仅依据原告自己的观点或原告所聘请专家的证词来支撑原告的主张。On-Line Technologies,Inc.v.Bodenseewerk Perkin-Elmer GmbH案⑫386 F.3d 1133,1144(Fed.Cir.2004).之原告,正是因为对被告是否实施了侵犯商业秘密的行为,只提供了专家证人出具的“结论性意见”,缺乏充分的事实证据,其主张最终未被法院支持。路易斯安那州上诉法院第三巡回法庭,在审理P.G.Diners,Inc.v.Cat Scale Co.案⑬886 So.2d 1253,1258(La.App.2004).时,对客户名单案件证据的“实质性”明确表示：竞争者选择同一个供应商并不能成为推论竞争者非法获取保密信息的依据。

然而,Compare Wyeth v.Natural Biologics, Inc.案⑭395 F.3d 897,900(8th Cir.2005).的被告,由于在主张自己独立开发获取技术这一抗辩理由的同时,未提供包括证明独立开发记录之类的间接证据,被法院推定为实施了侵权行为。American Can Co.v.Mansukhani案⑮621 F.Supp.111,227 U.S.P.Q.252.的被告也是因为欠缺支持抗辩理由的证据而被法院认定为实施了侵权行为。审理该案的法院,依据双方所提供的证据材料,认定SK-2914和SK-2916墨水实质源于原告的秘密配方。法院的结论的事实(证据)基础为：(1)被告不可能在几个小时之内开发出他们自己的墨水,因为研发和测试这些墨水配方曾花费原告几年的时间; (2)原告专家大卫菲尔先生分析双方墨水的证词;(3)对双方墨水的配方和红外光谱进行的对比结果;(4)原告证据32之被告自己的手写内容显示,他的SK-2914配方源自原告受保护的P473配方。基于已审查过的证据、其他证词和证物(exhibits),法院确信,被告的SK-2914和SK-2916喷射墨水并非被告自己创新的产品,而是实质上派生于原告商业秘密的产品。

(三)既有产品公开标准将阻碍实质来源的认定

如果某产品必须符合已经公开的某项标准,则产品在外观和功能上的相似性并不会侵犯原告的商业秘密。AerospaceAmerica,Inc.v.Abatement Technolo-gies,Inc.案[16]738 F.Supp.1061(1990).便是一例。原告是一家清除石棉产品的制造商,其产品包括空气负压机。由几个厂家制造的负压机,尺寸和形状相同,因为过滤器采用了标准式样。原告的负压机取名为“Aero-Clean 2000”。原告诉称,被告的“Hepa-Aire 2000”与原告的“Aero-Clean 2000”类似,且在主分销谈判之后太短时间内完成了开发工作,“Hepa-Aire 2000”的开发使用了原告提供给被告的布线技术信息,侵犯了原告的商业秘密。

法院认为,包括现任总裁在内的原告代理人承认,“Aero-Clean 2000”的布线图并无商业秘密可言,且承认这些布线图已经发送给了负压机相关产品的所有采购方。此外,原告代理人还承认,原告公司并未对布线信息采取保护秘密性的任何预防措施。所有分销商也未得到原告这些信息属于商业秘密的提示,并未被禁止向非购买方披露。尤其重要的是,原告从未通知被告布线图属于商业秘密,未要求被告签署“不得泄露/不得使用”的协议。代理人承认,所有负压机必须遵守环保局紫皮书有关负压机参数的规定;布线图可以从美国专利局的专利资料中获取。因此,原告不能证明布线图具有法律所要求的商业秘密有足够的新颖性和原创性,[17]]Manos v.Melton,358 Mich.500,100 N.W.2d 235(1960).因而被告的行为未侵犯原告的商业秘密。

(四)原告对商业秘密采取严格保密措施有助于认定“实质来源”关系

一般而言,原告都会对自己的商业秘密采取一定程度的保密措施。尽管被告强调并证明了自己的技术与原告商业秘密存在差异,但原告所采取的保密措施越严格,越有助于陪审团理解和认定实质来源关系。例如,在Matter of Innovative Const.Systems,Inc.案[18]793 F.2d 875,230 U.S.P.Q.94(1986).中,原告证明所有雇员被告知材料具有保密性质,且雇员均承诺保密;工厂物理布局,包括染料棚位置的精心设计;只有与使用染料配方有关人员才知道浆料配方;原告产品工艺的规模和性质决定了必需让大量雇员知悉配方,原告采取了合理措施限制了解配方雇员的人数,且是在保密承诺下披露给被告的;非雇员无法进入生产区域并观察整个工艺流程;除了浆料层之外的配方,都保留在工厂经理的办公室,其他人是无法看到的;非雇员在工厂停留的时间受到严格限制;尽管外来人员有可能参观生产设施,但为了防止配方的泄露,整个工艺中所使用的某些原材料是被隐藏起来的。陪审团认为,这些事实足以认定原告拥有商业秘密,被告产品的差异仅仅是为了适应“威斯康星州和乔治亚州气候的差异”以及受“被告所能获取原材料的限制”而导致的。被告最终被认定为实施了侵犯商业秘密的行为。

(五)被告以商业秘密为研究起点可以认定为“实质来源”

被告利用原告的商业秘密辅助或加速自己的研究,即便这种研究没有产生成功的结果,也可以认定存在实质来源关系。例如,Merck& Co.,Inc.v.SmithKline Beecham Pharmaceu-ticals Co.案[19]之被告,将原告的新种子用作大量实验制造的起始资料,进行了几次大批量实验以及数次其他实验。法院援引Black,Sivalls&Bryson, Inc.v.Keystone Steel Fabrication,Inc.[20]584 F.2d 946(10th Cir.1978).592 F.Supp.1083(W.D.Pa.1984).和Reinforced Molding Corp.v.General Elec.Co.[21]4Milgrim on Trade Secrets§15.01[1][d][vii]at 15-89.判例,以及米尔格里(Milgri m)的观点,[22]373 N.E.2d 1000,1006(Ill.App.1978).认定即便商业秘密被当做研发某项工艺流程的起点或指引,也构成侵权。此外,法院还还援引了Affiliated Hospital Products,Inc.v.Baldwin[23]和Glaxo Inc.v.

[19]1999 WL 669354(Del.Ch.)(1999).Novophar m Ltd.[24]931 F.Supp.1280,1299(E.D.N.C.1996).等判例,认定即便商业秘密被用来了解“避免怎样的陷阱”,同样构成侵权。本案的直接和间接证据表明,被告已经使用了原告的技术诀窍来指引自己工艺流程的研发。被告负责开发工艺流程的人员熟悉原告技术秘密的事实,“让我们得出一个令人信服的推论,被告的工艺流程实质上来源于原告的商业秘密。”[25]General Electric,843 F.Supp.at 779;see also US M Corp.v.Marson Fastener Corp.,467 N.E.2d 1271,1284(Mass.1984)

Northern Petrochemical Co.v.Tomlinson案[26]484 F.2d 1057(1973).就是有关使用商业秘密加速研究构成侵权的典型判例。通过雇佣知悉原告TI M型柔软剂生产工艺流程(被称为弗兰克工艺)新员工,被告获取了原告的商业秘密,但并未将其用于产品生产。二审法院认为,被告准备使用的生产工艺与原告的弗兰克工艺是否实质不同,已经不重要了。判断是否非法的标准应该是,已经考虑使用的这种被称之为有差异的工艺是否源自(derived from)非法获取的秘密工艺。[27]Restatement of Torts§757,comment c,at 9(1939);ForestLaboratories,Inc.v.Pillsbury Co.,452 F.2d 621(7th Cir.1971).我们并不怀疑本案的情况就是如此,因为证据已经明确显示,1965年获得的弗兰克工艺,在拟将使用的经被告修改过的工艺中起到了奠基石的作用。

(六)被告使用原告的“消极商业秘密”也构成侵权

即便最终产品或工艺与原告的存在明显不同,只要被告在研发过程中实质性使用了原告的商业秘密,仍构成侵权。[28]See Restatement(Third)ofUnfair Competition§40,comment c,Reporters’Note.美国《反不正当竞争法重述(第三版)》第四十条评论C之“记者注释”部分对这一观点进行了精确的阐述。Superior Flux&Mfg.Co.v.H&S Industries,Inc.案[29]210 U.S.P.Q.669(N.D.Ohio 1980).便是“记者注释”部分所列举的一个典型判例。联邦第七巡回上诉法庭,在Mangren Research and Development Corp.v.National Chemical Company,Inc.案[30]87 F.3d 937,944(7th Cir.1996).中,对这一观点作了进一步的演绎：倘若商业秘密法不能足够灵活地将经修改甚至全新的产品包含在实质来源范畴的话,法律对商业秘密所提供的保护将会事实上落空。

间接使用,尤其适用于“消极的商业秘密”,即所获得的表明哪些没用或者效果不佳的信息。Revere Transducers,Inc.v.Deere&Co.案[31]595 N.W.2d 751,767(Iowa 1999).便是认定被告使用原告“消极的商业秘密”的典型判例。该案的证据表明：(1)被告设计方案所附图纸所描述的孔的直径与原告产品完全相同,被告的图纸和设计混入了原告的保密信息;(2)原告设计所描述的孔的直径属于原告的商业秘密,因为这些信息尚不能从公开渠道获取,且也未在原告产品专利文件中披露; (3)被告雇员在受雇原告期间有机会接触原告的商业秘密——产品的设计图纸;(4)被告设计方案所描述的装置,除非使用原告的商业秘密,否则不可能在4-5天内完成设计。

基于以上证据,法院认定：被告的设计方案乃是以原告产品图纸为根基完成的;被告的方案与原告的产品实质相同,至少被告已将原告产品设计用作开发自己产品起点。[32]Cf.Olson v.Nieman’s,Ltd.,579 N.W.2d 299,315(Iowa 1998)(如果证据能够证明后来的产品是以原告图纸为基础,则稍作修改并不能免除被告侵犯商业秘密的责任。).被告所使用的原告的技术信息,其中就包括了原告在改进产品过程中所总结的哪些技术属于多余和不起作用的信息。在完成产品图纸的设计和产品的制造方面,原告花费了时间和金钱,被告将这些信息用于开发直接与原告竞争的产品,侵犯了原告的商业秘密。

除此之外,被告投入研发的时间、精力和金钱的量,也是判断是否存在实质来源关系的因素。诸如前述Litton Systems,Inc.v.Sundstrand Corp.案中,[33]750 F.2d 952,957(Fed.Cir.1984).为了解释自己“精灵般”开发产品之“迅速”,因被告提供了自己在该行业所累积的丰富经验和已经投入1 200万美元的事实证据,其抗辩理由得到法院的支持。

黄武双,中南财经政法大学法学博士后研究人员,华东政法大学知识产权学院教授。

本文系教育部人文社科研究2009年度规划基金一般项目“商业秘密保护中的公共利益规则研究”(09YJA820021)、中国博士后科学基金第45批面上资助项目“我国商业秘密保护利益失衡问题及对策研究”(20090451093)和上海市教委第五期重点学科“民法与知识产权”(J51104)的阶段性研究成果。