侵犯商标专用权的行政处罚问题研究＊——一起商标行政执法案件引发的法律思考

■ 刘 平

侵犯商标专用权的行政处罚问题研究＊
——一起商标行政执法案件引发的法律思考

■ 刘 平＊＊

《商标法》不加区别地规定一切侵权行为均需承担行政责任,这既不利于执法机关集中力量打击性质恶劣的侵权行为,同时也易使部分执法机关不适当地强化注册商标的行政保护。国家行政处罚权介入私权领域的实质根据是维护公共利益。国家没有必要对一切商标侵权行为都给予行政处罚。第三次修改后的《商标法》应将承担行政责任的侵权行为局限于假冒注册商标行为,同时应将严重误导相关公众作为侵权人承担行政责任的要件予以明确规定。

商标专用权 侵权 行政责任 行政处罚 行政执法

一、一起商标行政执法案件

H出版社出版的《初中生新概念作文》一书因吸收了初中生作文教学的新理念和新的教学研究成果而在部分地区颇受初中师生的青睐。

M杂志社是“新概念作文”商标的注册人,该商标于 2008年 2月被商标局核准注册,核定使用的商品为期刊、杂志。此外,M杂志社还曾将“新概念作文”作为书籍类商品的商标申请注册,但被商标局以不具有显著性为由予以驳回。

2008年 6月,Y县工商行政管理部门以 H出版社将与“新概念作文”商标近似的标志作为书籍的名称使用,侵犯了M杂志社的商标专用权为由,对该出版社作出了罚款的处罚决定。

其实,M杂志社并没有指控该出版社侵犯其商标专用权,那么,Y县工商行政管理部门是怎样知道该出版社“侵权”事实的呢?原来,在重点打击书籍类商品的商标侵权的执法活动中,该县工商行政管理部门安排了专人跟踪“中国商标网”上的商标注册信息以及该县辖区内的图书销售信息,一旦发现某种书籍的名称或其封面设计中的局部图案与他人针对期刊、杂志、书籍类商品申请注册的商标近似,就会对出版该书籍的出版社进行处罚1我国的广大读者主要是根据书籍的内容以及作者和出版社在业内的影响力选购书籍,与书籍上是否使用商标以及使用何种商标没有多大的关系。Y县工商行政管理机关开展“重点打击书籍类商品的商标侵权的执法活动”,其动机和效果令人质疑。。至于商标注册人是否指控出版社侵权,该县工商行政管理部门通常不予考虑。

Y县工商行政管理部门在认定出版社“侵权”时之所以通常不考虑商标注册人的意见,是因为该执法机关认为:其一,商标专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限,故商标注册人无权许可,并且通常也不会许可他人使用与其注册商标相近似的标志;其二,未经商标注册人许可,在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相近似的商标或其他标志的行为属于商标侵权行为;其三,工商行政管理部门既可根据商标专用权人的投诉查处侵权行为,也可依职权主动查处侵权行为。应当说,就《商标法》及其实施条例字面上的规定而言,Y县工商行政管理部门的上述认识并未错,然而,该执法机关忽略了“混淆”这一商标侵权的实质要件2参见张玉敏:《涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用》,载《知识产权》2008年第 4期。。

本来,H出版社出版可以通过行政复议或者行政诉讼的途径请求行政复议机关或者人民法院依法撤销 Y县工商行政管理部门的处罚决定,但因种种原因,尤其是受到“民告官难以胜诉”思维定式的约束,最终违心地接受了 Y县工商行政管理部门的处罚。

二、对本案的评析

客观地说,H出版社出版《初中生新概念作文》的行为并未侵犯M杂志社的“新概念作文”商标专用权,理由如下:

第一,《初中生新概念作文》是一种书籍,书籍在国家工商行政管理总局商标局公布的《类似商品和服务区分表》中属于 1606类似群的第(一)部分。M杂志社的“新概念作文”商标核定使用的商品为期刊、杂志,在《类似商品和服务区分表》中,期刊、杂志属于 1606类似群的第 (二)部分。根据《类似商品和服务区分表》的规定,属于 1606类似群第 (二)部分的期刊、杂志与属于1606类似群的第 (一)部分的书籍不构成类似商品3参见国家工商行政管理总局商标局:《类似商品和服务区分表 (基于尼斯分类第九版)》,2007年版,第 113页。。

第二,从具体的发行渠道看,书籍的发行渠道是新华书店,而期刊、杂志的发行渠道是邮局,两者的发行渠道不同,而发行渠道的不同则是书籍与期刊、杂志不构成类似商品的实质根据。

第三,退一步说,即便书籍与期刊、杂志构成类似商品,也不意味着 H出版社侵犯了M杂志社的“新概念作文”商标专用权。这是因为广大读者是基于《初中生新概念作文》这本书的内容,以及作者和 H出版社在业内的影响力而选购这本书,其购书行为与M杂志社的“新概念作文”商标之间没有任何关系。其实,作为书名的组成部分的“新概念作文”是对《初中生新概念作文》这本书的内容和特点的客观描述,而不是仿冒别人的商标。质言之,这本书的内容是有关“作文”的,书名中必然出现“作文”二字,此外,这本书的内容体现了新的教学理念,吸收了新的教学研究成果,故在“作文”之前加上“新概念”三字并无不妥。根据《商标法实施条例》第四十九条的规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。很明显,H出版社在书名中使用“新概念作文”这几个字的行为完全是一种正当使用行为。

第四,M杂志社曾将“新概念作文”作为书籍类商品的商标申请注册,但被商标局以不具有显著性为由予以驳回,这一事实也说明,对于书籍类商品来说,只要内容与名称相符,任何出版社均可在其出版的书籍上使用“新概念作文”,而不存在所谓的侵犯商标专用权的问题。

三、执法机关不适当地认定和处罚商标“侵权”行为的原因

总之,H出版社出版《初中生新概念作文》一书的行为并未侵犯M杂志社的商标专用权,而 Y县工商行政管理部门的处罚决定显然是不恰当的。值得注意的是,在我国的商标行政执法活动中,其他部分地区的工商行政管理部门也存在类似的问题4参见刘振刚:《企业知识产权战略》,北京教育出版社 2007年版,第 99页。。一些地区的工商行政管理部门为什么会不适当地认定和处罚商标“侵权”行为呢?本文认为主要有以下三个方面的原因:

第一,部分地区的工商行政管理部门没有正确理解《商标法》及其实施条例的规定,尤其是在商标的近似 (包括其他商业标识与商标的近似)和商品的类似的判断问题上出了偏差。仍以 Y县工商行政管理部门为例,该执法机关的工作人员并不了解最高人民法院有关判断商标近似与商品类似的司法解释,甚至连《类似商品与服务区分表》中的一些例外的规定也没有弄清楚,以致在商标执法行动中脱离混淆去机械地判断商标的近似和商品的类似。

第二,对于部分地区工商行政管理部门作出的不适当的处罚决定,行政相对人缺乏有效的行政救济手段来予以纠正,这也在一定程度上导致这些地区的工商行政管理部门接二连三地作出不适当的处罚决定。虽然行政相对人可以通过行政复议或者行政诉讼撤销执法机关作出的不适当处罚决定,但是,由于这些地区的行政复议机关对《商标法》的理解往往也存在同样的偏差,而基层人民法院也缺乏在知识产权专业方面训练有素的法官,以致行政相对人事实上难以通过行政复议或者行政诉讼撤销工商行政管理部门作出的不适当的处罚决定。虽然行政相对人还享有上诉,甚至申诉等程序性权利,但是,基于多方面的考虑,行政相对人通常不会行使这些权利。

第三,《商标法》在商标专用权的行政保护的制度设计方面存在缺陷。质言之,与《著作权法》用两个条文分别规定仅承担民事责任的侵权行为与既承担民事责任又承担行政责任的侵权行为,并且将“侵权的同时损害公共利益”作为承担行政责任的侵权行为的构成要件予以明确规定的立法模式不同5参见《著作权法》第四十六条和第四十七条之规定。,《商标法》既没有区分仅承担民事责任的侵权行为与既承担民事责任又承担行政责任的侵权行为,也没有对承担行政责任的侵权行为的构成要件作出规定。从《商标法》第五十三条、第五十四条以及《商标法实施条例》的相关规定看,一切侵犯商标专用权的行为均需承担行政责任。很明显,这种规定容易使商标行政执法机关在执法活动中产生不适当地认定和处罚商标“侵权”行为的偏差。这是因为侵犯商标专用权的行为有多种表现形式,除了未经商标注册人许可在同一种商品上使用相同商标的侵权行为相对容易作出正确的认定外,从总体上说,商标侵权行为的认定具有较强的专业性。事实上,正是因为商标侵权行为的认定具有较强的专业性,《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第二条规定商标侵权的民事案件由中级以上人民法院管辖,而基层人民法院,则除了少数经最高人民法院批准的以外,一般不享有商标侵权的民事案件的管辖权。然而,由于《商标法》不加区分地规定一切侵犯商标专用权的行为均需承担行政责任,而有关部门也未对商标行政执法的级别管辖作出规定,以致全国各地的县级工商行政管理部门均有权管辖各种形式的商标侵权案件,从而难以避免出现上述偏差。

四、国家行政处罚权介入商标专用权领域的实质根据

综上,《商标法》不加区别地规定一切侵犯商标专用权的行为均需承担行政责任易使部分执法机关不适当地强化注册商标的行政保护。那么,《商标法》为什么会不加区别地规定一切侵犯商标专用权的行为均需承担行政责任呢?这个问题涉及国家行政处罚权介入商标专用权领域的实质根据。

关于国家行政处罚权介入商标专用权领域的实质根据问题,《商标法》及其实施条列未作明确规定。不过,《著作权法》第四十七条从著作权的角度回答了这个问题,那就是国家行政处罚权介入著作权领域的实质根据是维护公共利益。其实,从行政法的一般原理看,行政的合法性和裁量空间在于维护公共利益6参见[德 ]汉斯·J·沃尔夫,奥托·巴霍夫,罗尔夫·斯托贝尔著:《行政法》,高家伟译,商务印书馆 2002年版,第 323-324页。。或者说行政所追求的目标就是公共利益7参见[法 ]让·里维罗,让·瓦利纳著:《法国行政法》,鲁仁译,商务印书馆 2008年版,第 2-3页。。对此,行政法学界的认识是高度一致的。因此,根据行政法的一般原理,可以逻辑地得出一个结论,那就是国家行政处罚权介入一切私权领域的实质根据都是为了维护公共利益。具体到商标领域,国家对商标侵权行为给予行政处罚的实质根据也是为了维护公共利益。

公共利益是相对于特定主体的利益而言的,具体到商标领域,公共利益就是相关公众的利益。那么,是不是一切商标侵权行为,都需要国家行政处罚权的介入才能使公共利益得到维护呢?当然不是,理由如下:

不同的注册商标在识别商品来源的能力和市场声誉方面相差迥异,而侵犯商标专用权的具体行为方式更是千差万别,因此,并非所有的商标侵权行为都会对公共利益有明显的损害。例如,同样是注册商标,有的商标具有较强的识别商品来源的能力和较高的市场信誉,而有的商标识别商品来源的能力弱,并且没有多少市场信誉,有的商标甚至在注册后从未使用,已完全符合因连续三年不使用而可以被撤销的法定条件,只是没有人请求商标局撤销而已。又如,同样是侵犯商标专用权的行为,有的侵权行为不仅假冒他人的注册商标,而且连同商标注册人的企业名称,商品特有的包装、装潢,乃至产地名称、防伪标记一起假冒,其误导公众的作用特别强烈,而有的侵权行为则是在类似的商品上使用了与他人的注册商标相近似的标识,并且被控侵权人还同时在商品上突出使用了自己的知名度更高的注册商标,其误导公众的作用很弱8例如,在“蓝色风暴”商标注册人诉上海百事可乐公司商标侵权一案中,人民法院的终审判决认定上海百事可乐公司在其生产的“百事可乐”碳酸饮料的包装上使用“蓝色风暴”的行为侵犯了原告的商标专用权。不过,就本案的事实而言,被告对相关公众的误导作用微不足道,这是因为被告在其生产的商品上还同时突出地使用了“百事可乐”这一享誉全球的商标,消费者在购买被告生产的商品时,要的就是“百事可乐”,而不是什么“蓝色风暴”。另外,被告的行为也不存在所谓的“反向混淆”,这是因为原告从未生产过碳酸饮料,根本不存在使相关公众误以为原告的商品来源于被告或者与被告有关联的前提。至于原告提交的一份某县技术监督局曾查处其生产的“蓝色风暴”啤酒的“证据”,想以此证明“反向混淆”的存在,本文认为,该“证据”的真实性是大可质疑的,这是因为技术监督局不享有商标侵权的行政执法权。。上述两方面的差别意味着同样是侵犯商标专用权的行为,有的侵权行为明显误导相关公众,严重损害公共利益,而有的侵权行为则对相关公众的误导不明显,其对公共利益的损害显著轻微,甚至可以忽略不计。因此,国家没有必要对一切侵犯商标专用权的行为都给予行政处罚。

尚需说明的是,对一切侵犯商标专用权的行为都给予行政处罚不仅没有必要,而且也不利于行政执法机关集中力量打击“全方位”的假冒注册商标等性质恶劣的侵权行为。所谓“全方位”的假冒注册商标,是指侵权者不仅假冒他人的注册商标,而且连同商标注册人的企业名称,甚至商品特有的包装、装潢,乃至防伪标记一起假冒。由于侵权者没有在侵权商品上标注自己的身份,在遭遇“全方位”的假冒注册商标行为侵害的情况下,商标专用权人难以通过民事诉讼的途径获得民事保护,这是因为提起民事诉讼的前提之一是有明确的被告,而商标注册人却不知道该告谁。然而,恰恰是在这种特别需要国家行政权力积极介入的情况下,商标行政执法力度却非常弱。工商行政管理部门为什么对“全方位”的假冒注册商标行为查处不力呢?其原因是:一方面,商标注册人不能提供造假者的身份和造假地点,而要查清造假者的身份和造假地点需要执法机关投入大量的人力、物力,另一方面,随着商标注册量的激增和商标注册人维权意识的提高,近年来,投诉到工商行政管理部门的商标纠纷数量呈迅速增长的趋势,而工商行政管理部门的人力、物力增长有限,这就使得执法机关难以投入足够的人力、物力去查清造假者的身份和造假地点。

五、完善商标行政执法的立法建议

综上所述,我国的商标行政执法存在不适当地强化商标专用权的行政保护问题。问题的产生固然是因为部分地区的工商行政管理部门没有正确适用法律,但《商标法》不加区分地规定一切侵犯商标专用权的行为均需承担行政责任无疑是产生上述问题的一个重要原因。事实上,不加区分地规定一切侵犯商标专用权的行为均需承担行政责任,不利于工商行政管理部门集中力量打击性质恶劣的侵权行为。为此,本文建议立法机关在第三次修改《商标法》时,明确区分仅承担民事责任的侵权行为与既承担民事责任又承担行政责任的侵权行为,此外,对既承担民事责任又承担行政责任的侵权行为,还应明确规定承担行政责任的侵权行为的构成要件。

综合考虑我国各级工商行政管理部门的执法水平和执法能力。商标专用权人的维权手段以及商标侵权行为对公共利益的损害等因素,本文建议,第三次修改后的《商标法》应将承担行政责任的侵权行为局限于假冒注册商标行为,至于其他的商标侵权行为,诸如未经商标注册人许可在同一种或类似商品上使用近似商标的行为,将与他人注册商标近似的文字作为商品名称或字号使用的行为等,则由商标专用权人或其他利害关系人通过民事诉讼的途径解决。与此同时,《商标法》还应将严重误导相关公众作为承担行政责任的侵权行为的构成要件予以明确规定。假冒注册商标行为是否会严重误导公众,这是一个与注册商标的知名度和市场声誉密切相关的问题,一般说来,只有当注册商标具有较高的知名度和良好的市场声誉时,假冒注册商标行为才会严重误导相关公众,而那些知名度低或者市场声誉差的注册商标,尤其是注册后未使用的注册商标,他人即使实施了假冒行为,其对公众的误导作用也不严重,这是因为注册商标的知名度低或者市场声誉差本身就说明相关公众不大可能根据该商标去选购商品,在这种情况下,假冒注册商标行为自然不可能严重误导相关公众。

将承担行政责任的侵权行为局限于假冒注册商标行为,同时将严重误导相关公众作为侵权人承担行政责任的构成要件予以明确规定,其意义在于:第一,有助于工商行政管理部门在商标行政执法活动中最大限度地减少错案的发生。一般说来,只要注册商标本身合法有效,亦即不存在被撤销的理由,假冒注册商标行为是比较容易判定的,事实上,那些具有较高知名度和良好商业信誉的注册商标通常都是合法有效的商标9虽然商标局在核准商标注册时要进行严格审查,但并不能保证每一件注册商标都具有不可撤销的法律效力。因此,工商行政管理部门在保护注册商标的行政执法活动中,必须充分考虑注册商标本身的合法性,不能简单地认为商标局核准注册的商标都是合法有效地商标。当然,那些知名度较高、声誉良好的注册商标通常也是合法有效的商标。这是因为知名度较高、声誉良好的注册商标受到人们的普遍关注,一般说来,如果这样的商标存在问题,早就被人申请商标评审委员会撤销了。。第二,有助于工商行政管理部门集中力量打击性质恶劣的侵权行为,从而更好地维护公共利益,并从质的方面提高商标专用权的行政保护水平。目前,我国的商标纠纷呈逐年增长的趋势,其中,对相当一部分商标纠纷在被控侵权行为是否构成侵权的问题上,不容易作出正确的判断,并且即便被控侵权行为最终被认定为侵权行为,其对公共利益的损害也不明显,因此,如果一切商标侵权行为都需要工商行政管理部门介入的话,就会无谓地消耗国家的商标行政执法资源,反而不利于打击性质恶劣的侵权行为。

六、结语

我国正在实施国家知识产权战略,“降低维权成本,提高侵权代价,有效遏制侵权行为”已成为一项国家政策10参见国务院文件:《国家知识产权战略纲要》(国发[2008]18号)。。然而,国家在加强知识产权保护——包括民事保护、行政保护和刑事保护的同时,也不能忽视权利人与侵权人之间的利益平衡,尤其不能忽视行政权力过度介入到知识产权领域后可能产生的危害性。知识产权是一种私权,知识产权侵权纠纷主要是一种财产纠纷,而“现代社会解决财产关系应当遵循法治的原则,力戒用行政办法解决财产纠纷”11刘春田:《民法原则与商标立法》,载《知识产权》2010年第 1期。。具体到商标侵权纠纷而言,国家应当对行政权力的介入持格外慎重的态度,为此,本文建议立法机关第三次修改《商标法》时,廓清仅承担民事责任的侵权行为与需要承担行政责任的侵权行为之间的界线。至于承担行政责任的侵权行为与承担刑事责任的侵权行为之间的界线,笔者将另行讨论。■

＊本文系 2008年司法部国家法治与法学理论研究专项任务项目“知识产权侵权的民事责任、行政责任与刑事责任协调研究”的阶段性成果 (项目编号:08SFB5022)。

＊＊ 作者系广东商学院法学院副教授。