专利实用性审查制度比较研究

摘 要：【目的】为了促进专利转化，提高专利的实用性，国家知识产权局已经采取措施执行专利质量提升方案。我国当前《专利法》在专利的实用性审查要求方面仍存在一定的不足，需要对其进行研究和完善。【方法】通过研究专利实用性审查制度的相关内容，揭示我国在实用性要求、实用性审查内容及标准等方面的不足，并通过对分比析其他国家的相关案例学习国际经验。【结果】专利申请以实用性为目的，并且体现诚实信用。实用性审查内容更加明确，可以保证专利产业化。【结论】提出明确实用性要求、丰富实用性审查内容和提高审查标准等优化我国专利实用性审查制度的相关建议。

关键词：专利法；专利实用性；实用性审查；完善建议

中图分类号：D923.42 文献标志码：A 文章编号：1003-5168（2024）15-0121-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.15.026

On Patent Utility Examination System

LI Wenjiang ZHANG Jinying

（Henan University of Technology， Zhengzhou 450046， China）

Abstract： [Purposes] In order to promote patent conversion and improve the practicality of patents， China National Intellectual Property Administration has taken measures to implement the patent quality enhancement program. The current Patent Law of our country still has some deficiencies in the requirements of patent application examination. [Methods] By studying the relevant contents of patent utility examination system， this paper will reveal the shortcomings of China's utility requirements， utility examination contents and standards. And through analyzing the relevant cases of other countries ， international experience can be learned. [Conclusions] Finally， some suggestions are put forward to optimize the patent utility examination system in China， such as clarifying the utility requirements， enriching the utility examination contents and improving the inspection standards.

Keywords： The Patent Law; patent utility; practical review; suggestions for improvement

0 引言

《知识产权强国建设纲要2021—2035》强调支持开展知识产权转化活动，提高知识产权审查质量和审查效率，彰显了对提高专利质量的关注。专利实用性事关专利质量。根据国家知识产权局网站消息，2023年，我国专利的产业化率仅为36.7%，虽然有所提升，但仍然较低。通过分析可见，专利实用性不强是专利产业化率较低的主要原因。提高专利实用性，既要强调专利创造的目的性、针对性，又要改善专利实用性审查制度。然而，现有规定中，无论是《专利法》还是《专利审查指南》，关于实用性审查标准的规定均过于简单，而且难以把握。

随着高质量发展对专利实用性要求的提高，专利实用性审查面临着挑战。一方面，要加强专利实用性审查，避免不具有实用性的发明获得专利授权；另一方面，实用性审查难度较大，一定程度上，在审查环节评价实用性实质上是一种预判［1］。

1 专利实用性及其规定

1.1 专利实用性的含义

从我国《专利法》看，实用性的核心内容主要有两点：一是该专利可以制造或使用，二是制造该专利具备积极意义。即简称为“可用”“有益”。《专利审查指南》在《专利法》的基础上，增加了关于在产业上实用的内容。例如，明确了“不可用”的典型情形：一是其实现依赖于独一无二的自然条件的技术方案；二是其实现依赖于个人绝技的技术方案；三是其实现依赖于随机因素的技术方案。关于“无益”的情形包括污染环境、浪费资源、对人体有害和脱离社会需要4种技术方案。

美国《专利法》第101条关于实用性的内涵，重点强调发明的用途，即只有具有实际用途才符合实用性要求。《欧洲专利公约》规定，专利实用性的本质是“工业实用性”，其核心内容有两点：一是必须能够在产业中使用；二是在实际使用中具有重复再现性，以保证专利的产业化、规模化。

1.2 我国专利实用性的规定

①我国《专利法》关于专利实用性的规定主要在第22条。本条第一款明确“实用性和创造性、新颖性共同构成发明、实用新型可专利性的三大要件”。本条第四款明确了实用性的本质内涵，即发明的产品专利、实用新型专利必须具有可制造性，发明的方法专利必须能够使用，上述“制造和使用”的结果必须产生显著的积极效果。

②我国《专利审查指南》从5个方面对专利实用性作出了规定：第一，在指南第二章关于申请实用新型专利中，必须符合实用性的规定。实用性指实用新型专利的客体需要能够制造，制造的产品具有积极意义，其作用不能是负面的 。第二，在发明和实用新型专利申请文件的说明书中，必须有明确的实用性内容，能够回答实用性的具体要求。第三，明确规定了“三性”的审查顺序，在发明专利申请审查时，首先审查其是否具备实用性，其次审查其新颖性和创造性。第四，指南第二部分第五章，对实用性审查的原则、程序、内容和判断标准作出了较详细的制度安排。第五，对初步审查不具有实用性的专利申请，不再进行专利检索工作，即终止审查。

2 我国专利实用性审查制度存在的问题

不仅需要从法律上完善专利实用性的相关规定，而且专利实用性的标准也需提高。长期以来，为了迅速发展专利，在专利审查中弱化了实用性要求，直接导致专利质量下降，突出表现在部分专利不具有可转化性。党的二十大以来，在高质量发展推进中国式现代化的进程中，对专利质量提出了新的要求。在提高专利质量的过程中，有必要分析专利实用性审查制度存在的问题［2］。

2.1 实用性要求不明确

在关于专利质量的研究文献中，大多将专利质量不高的原因归结为专利实用性不强，认为专利创新的关键在于“用”，再好的专利，如果不能用，也就谈不上质量。专利不能“用”的原因，主要是在专利审查过程中，实用性要求低、不够明确。其不明确表现在：第一，判断尚未实施的专利技术是否具有可实施性，本身就具有预见性、主观性，如果判断依据不充分，不仅判断过程意义不大，而且判断结果也缺乏科学性。第二，判断主体及责任不够明确。如何落实申请人责任，需要申请人在申请文件中作出实用性承诺，如果其承诺与实际不符，那么该承诺将成为异议和无效请求的依据。第三，判断方法不明确。专利审查人员判断的依据是申请文件和自身知识，但此依据又应该运用哪些方法进行判断？现行的方法忽视了对实用性的关注。

2.2 实用性要求标准较低

因为专利申请人是通过提交申请文件而获得专利授权，所以，专利仅仅是一个技术方案，并非实实在在的产品。美国一位学者说，从专利到产品要经历一个“死亡之谷”，其实也就是专利是否真正具有“实用性”的检验之谷，而近45%的专利在“死亡之谷”死亡了。专利死亡其实意味着专利不具有实用性，但有些这种专利却通过了实用性审查。原因就是实用性审查标准不高，甚至很低，一些不符合实用性要件的技术方案却获得了专利权。我国专利实用性审查标准也较低，体现在2023年专利产业化率仅为36.7%。

2.3 实用性要求审查内容单一

从上文可以看出，我国《专利法》和《专利审查指南》关于专利实用性的审查虽然明确但很简单，正是实用性标准不够明确且较低的主要原因。目前，我国专利实用性审查的主要对象是专利申请的类型、申请文件包含的说明书和权利要求书。专利审查人员判断实用性主要有两种情形：第一，对于存在基础性专利技术的改进性创新技术的申请。一方面考察现有技术的实施情况；另一方面，判断申请案创新部分进入实施阶段后对实施产生的影响，即判断其对实施是否存在阻碍效应，如果产生阻碍，将影响对其实用性的判断。第二，对于原始创新的专利申请。例如，对于药品专利，依据现有标准判断其实用性存在困难，因为缺少判断的参照物，即现有技术。因此，实用性要求的审查内容需要具体化、标准化，以提高审查质量及审查结果的科学性。

3 域外专利实用性审查制度借鉴

专利实用性的由来可以追溯到英国的《专利法》，该法于1617年颁布。专利实用性是指专利申请所涉及的发明必须具有实际的应用价值，即能够在现实生活中得到应用并产生实际效益。专利实用性主要源自英国和美国的专利法体系。

3.1 美国专利实用性审查制度

基于美国知识产权是由宪法授权国会进行保护的，因此，一直以来美国学术界认为，专利实用性要求或标准是1787年《美国宪法》第一条第八款①规定的。有据可查的专利实用性规定是1790年《美国专利法》第101条关于可专利性条件的规定，即专利授权必须符合实用性要求。至于什么是实用性，法条中没有找到界定。值得关注的是美国众多司法案例都对实用性进行了多元化的解释。从解释内容看，实用性标准在美国并非一成不变，而是经历了从一开始的标准严格到标准宽松，又到相对严格的演进轨迹。审查内容主要有5个方面：第一，操作实用性。在美国专利审查实践中，主要有两种申请类型被认为不具有实用性：一是申请内容不切实际，不具有可操作性、可实现性［3］；二是依据申请人提供的实用性证明材料不能实现申请案的结果，否认该治疗方法存在有效性。第二，有益实用性。从法律意义解释，“有益实用性”要求专利通过实施产生积极有益的效果，而美国审查实践所掌握的标准是“无害”而“有益”的最低标准。例如，在判决书中，法院将实用性解释为没有危害、没有违法、没有侵犯公共利益的“三个没有”要求。第三，特定实用性。是指实用性指向比较明确且有特别益处［4］。第四，实质实用性。指专利申请案所反映的实用性具有可应用的现实性，即实施的现实性，而非具有潜在的或未来实施的可能性［5］。第五，可信实用性。即质疑申请案是否违反自然法则［6］。

3.2 欧盟专利实用性审查制度

欧盟对于专利实用性审查的规定借鉴了美国，从一般专利的实用性审查到特殊领域专利的实用性审查，均进行了调整。其制度特点是：第一，欧盟可专利性的实用性审查，主要内容是申请案只要能够实现工业上的应用，就证明其符合实用性要求，不需要披露该发明的用途［7］。第二，虽然《欧洲专利公约》对专利实用性审查制度比较明确，但在欧洲专利诉讼案例中，涉及专利实用性的案件十分少见。欧盟专利机关虽然发布了《专利审查指南》，但一直没有设定可信的实用性审查标准［8］。第三，20世纪后期，欧盟生物技术迅速发展，其科技成果如何适用专利保护，关键在于实用性审核，但由于缺少相关规定，主要依靠专利机关和司法机关的自由裁量。

3.3 日本专利实用性制度

关于专利实用性要件，日本长期以来执行的标准相当宽松，其突出特点是：第一，基础发明成果可以授予专利权。虽然专利法强调技术创新必须具有可行性，但面对专利申请案，只要被确认具有使用的可能性，也可以授予专利权。其较低的实用性标准，将基础研究成果纳入了专利保护范围。第二，面对以生物技术为代表的高科技，日本再一次降低了专利实用性审查标准。如在专利法中未规定工业实用价值和工业实用性等内容。第三，商业方法的可专利性。从日本《专利法》第2条和第29条可见，商业方法的可专利性，要求商业方法必须借助于设备，其设备作为载体具有可专利性。如果商业方法仅是系统或软件，不能获得专利法保护。

4 我国专利实用性制度的完善

域外专利实用性的相关规定强调，专利审查要处理好实用性标准与高价值专利培育之间的关系，重视实用性标准不断提高的趋势。在此，主要针对专利实用性规定提出优化方案，以期促进专利质量不断提高。

4.1 增设“实用目的”专利审查原则

“实用目的”作为专利审查制度的一项原则，内容非常明确：第一，此原则以“诚实信用原则”为基础，即要求专利申请人不仅表明专利申请案以实用为目的，而且表明这一目的必须坚持诚实信用原则。第二，借鉴加拿大“承诺实用性”原则，要求专利申请人在申请文件中必须郑重承诺申请案具有实用性，包括适用领域、具体用途和实施时间期限等，如果超过实施期限，视为自动放弃专利权。第三，申请人表明应用方式，如许可使用、转让和自行实施等。

4.2 提高专利实用性要求的审查标准

①审查专利实用性申请人的承诺。在专利申请文件中，增加专利申请人承诺书，内容包括专利所属领域、申请的专利类型、专利实施方式、实施最后期限等。对实用性承诺的审查，不仅可以提前了解专利申请案的用途和应用可能，而且可以过滤专利申请的投机行为，避免问题专利现象。1959年，加拿大一项判例中指出，发明的实用性与说明书关系密切，应该体现申请书对实用性的承诺。专利申请人的承诺，不仅体现了诚实信用原则，而且为实现实用性要求提供了依据。

②增加对实用新型专利的实用性审查。从国际上看，实用新型专利仅仅是少数国家的专利制度安排。由于发展中国家科技创新起步晚、底子薄、投入少，因此，仅依靠发明专利难以获得快速发展，必须一方面引进国外发达国家的先进技术，另一方面许可对原有发明创造进行改进创新。一般改进的创新成果，其技术的先进性难以达到发明专利的要求，只能申请被誉为“小发明”的实用新型专利，以激励创新。但是，实用新型原本主要考虑专利的实用性，我国对实用新型不进行实用性审查，因此，部分实用新型专利不仅技术的先进性较低，而且也不具备可实施性。虽然通过不作实质审查实现了专利数量的增加和审查效率的提高，但是又导致大量简单且无效专利长期存在。为了提高实用新型专利质量，部分国家在形式审查的基础上增加了专利评价报告制度，但效果有限。

4.3 丰富专利实用性审查内容

从现有法律规定可见，专利审查内容虽然丰富而具体，但关于实用性审查的内容尤其是实用新型专利实用性审查的内容却极度缺乏。在上文论证的基础上，本研究认为应该增加以下审查内容：第一，关于“可用”的现有规定。仅仅要求可以制造，或者说拥有可以制造的可能性远远不够，关键是如何强化制造的可能性。一方面需要细化申请人对实用性的陈述内容，即申请案已经进行了哪些与实用性相关的工作；另一方面，要求申请人作出可以实施的承诺，包括从申请之日起三年期满不能实施或没有实施应承担的法律后果。第二，关于应用“有益”的效果。只要更加详细地列出无益的情形，就可以确定申请案的有益性。第三，申请人实用性承诺包括两个方面，一是专利应用方向和具体行业，二是在有限时间内不能证明专利具有实用性的自愿承担责任范围。第四，实用新型专利与现有技术关于实用性内容的比较，既包括是否更有利于制造，又包括是否比现有技术具有更积极有益的应用效果。

5 结语

实用性在专利审查制度中的总体体现，包括发挥的作用、具体规定及存在的问题。本文分析域外专利实用性审查制度，借鉴美国、欧盟和日本的相关规定，并从中得到启示。优化我国专利实用性审查制度，重点在以下3个方面：一是扩大实用性功能，不仅将其作为可专利性要件，而且将其作为专利全域指导原则；二是合理提高实用性审查标准，为提高专利质量准备条件；三是丰富实用性内容，进一步提高针对性和目的性。

注释：

①《美国宪法》第一条第八款规定：“国会应有权通过保障作者和发明人在一定期限内对其作品和发明享有独占权的方式来促进科学和实用技艺的进步。”

参考文献：

［1］廖加乐. 实用性要求在专利侵权保护中的适用［D］. 郑州：河南工业大学， 2022.

［2］文涛， 宋贝. 刍议我国专利审查工作［J］. 中国科技信息， 2021（16）： 15-17.

［3］MERGES R P .Patent Law and Policy：Cases and Materials［J］.University of Chicago Press， 2013， 53.

［4］In re Fisher，421F.3d1365（Fed.Cir.2005）.肇旭著：《美国生物技术专利经典判例译评》［M］.北京：法律出版社，2012.

［5］RISCH M.Everything is Patentable［J］. St. Martin’s Press， 2008，47.

［6］张剑云.机电领域永动机类专利申请的审查方式研究［M］.北京：知识产权出版社，2011.

［7］徐棣枫.专利权的扩张与限制［M］.北京：知识产权出版社，2007.

［8］魏衍亮.生物技术的专利保护研究［M］.北京：知识产权出版社，2004.