基于司法实践案例的委托加工专利产品侵权解析

摘 要：【目的】现行专利法及司法解释对于委托加工专利产品的侵权认定尚无明文规定，理论和司法实践对此也莫衷一是，因此有必要研究专利法意义上制造行为的内涵及在委托加工专利产品场景下责任界定的问题。【方法】本研究结合司法案例，区分将设计方案或技术方案通过自身产品加工予以物理呈现的行为，以及将设计方案或技术方案提供给他人实施产品加工的行为，来明确不同情形下制造行为的判定。【结果】在委托加工专利产品的场景中，依据设计方案或技术方案的来源判断是否构成制造行为，具体为：若受托方自行负责设计方案或技术方案，则受托方为产品制造者；若委托方提供设计方案或技术方案，受托方“按图加工”产品，则判断为委托方与受托方构成共同制造行为；若委托方与受托方合作确定设计方案或技术方案，则区分委托方对侵权方案持有的不同实施意思情况确定是否构成共同制造行为。【结论】第一种情形下，委托方不构成制造侵权，仅构成与受托方销售行为相对应的购买行为；第二种情形下，若产品侵犯他人专利权，委托方应与受托方共同承担责任；第三种情形下，若委托方对侵权方案持有积极实施意思，则与受托方共同承担制造责任，反之则由受托方单独承担制造责任。

关键词：委托加工；设计方案；技术方案；实施意思；责任承担

中图分类号：D923.42" " "文献标志码：A" " "文章编号：1003-5168（2024）24-0119-05

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.24.023

Analysis of Infringement of Patented Products by Original Equipment Manufacture Based on Judicial Practice Cases

Abstract：[Purposes] The current patent law and judicial interpretations of the Original Equipment Manufacture（OEM） of patented products for the infringement of the determination of the patent law is not yet clear while the theory and judicial practice of the theory and judicial practice of this is not agreed， so it is necessary to study the connotation of the patent law in the sense of the manufacture of the act and in the OEM of patented products scenarios of the definition of the responsibility of the problem.[Methods] This article combines judicial cases to distinguish between the act of physically presenting the design or technical program through its own product processing， and the act of providing the design or technical program to others for product processing， in order to clarify the determination of manufacturing behavior under different circumstances.[Findings] In the scenario of entrusted processing of patented products， judging whether it constitutes a manufacturing act based on the source of the design scheme or technical scheme is as follows： if the entrusted party is responsible for the design scheme or technical scheme on its own， then the entrusted party is the manufacturer of the product; if the entrusting party provides the design scheme or technical scheme， and the entrusted party processes the product “according to the drawings”， then the judgment is that the commissioning party and the entrusted party constitute a joint manufacturing behavior；if the commissioner cooperates with the entrusted party in determining the design or technical solution， the commissioner will distinguish between different implementation meanings of the infringing solution to determine whether it constitutes an act of joint manufacture.[Conclusions] In the first case， the entrusted party does not constitute manufacturing infringement， and only constitutes the purchase behavior corresponding to the sales behavior of the entrusted party; in the second case， if the product infringes on the patent right of another person， the entrusted party shall be jointly liable with the entrusted party；in the third case， if the principal has an affirmative intent to carry out the infringing program， the manufacturing liability is shared with the fiduciary， and vice versa， the fiduciary is solely liable for the manufacturing.

Keywords： OEM; design program; technical program; meaning of implementation; assumption of responsibility

0 引言

原告三和公司是名为“计时器”的外观设计专利和名为“一种设有指示盘的指针式计时器”的实用新型专利的专利权人。原告三和公司从被告塑添公司开设的淘宝网店公证购买了4个被诉侵权产品计时器。被告塑添公司提交购销合同、转账记录、销售发票等证据，证明其产品来源于被告波菲公司。被告波菲公司则称被诉侵权产品系根据塑添公司提供的照片要求而生产。聊天记录显示，被告塑添公司曾向被告波菲公司发送被诉侵权产品计时器刻度盘样式图片及刻度盘印刷文字。

原告三和公司向法院分别提起外观设计①和实用新型专利权②侵权诉讼，在两案中请求判令被告塑添公司、波菲公司立即停止生产、销售、许诺销售侵犯其专利权产品的行为，并赔偿其经济损失及维权合理费用。

上述两案中原、被告均相同，案情基于同一事实，原告指控两被告的侵权行为也是同一的，且经庭审比对，被诉侵权设计方案和技术方案均落入原告三和公司主张的外观设计和实用新型专利权的保护范围。两案的不同之处在于，被诉外观设计方案和实用新型技术方案的来源不同，前者来源于被告塑添公司，后者来源于被告波菲公司，那么在侵权责任上是否也有所区别呢？本研究试对委托加工专利产品行为的定性进行解析，以期为委托加工行业的合规发展提供指引。

1 问题的提出

上述案例中，对于被告波菲公司而言，被诉侵权产品系其加工完成，认定其制造者身份并不困难，其未经原告三和公司许可生产并通过线上方式向被告塑添公司销售被诉侵权产品的行为，构成制造、销售侵权。而对于被告塑添公司而言，其在涉案淘宝网店展示侵权产品作出对外销售的意思表示，并实际销售了涉案侵权产品，其行为构成销售、许诺销售侵权。值得关注的是，被告塑添公司并未自行实施生产加工行为，而是委托被告波菲公司生产加工计时器产品，对于其是否构成制造侵权，立法对此问题尚无明确规定，司法实践理解不同，裁判标准不一。

第一种意见认为，委托即制造，任何经营主体只要在产品上标注该主体的企业名称、商标或者其他识别性标记的，就应该直接认定该主体为产品的制造者。第二种意见认为，不能仅凭产品上的信息认定谁是专利法意义上的制造者，而应当结合案件具体情况，确认只有确实具有实施专利技术的主观意愿和客观行为表现的主体才是专利法意义上的制造者［1］。

委托加工与专利相结合，让合法授权与专利侵权、产品制造与产品销售、权利用尽抗辩与合法来源抗辩等原本大相径庭的法律概念变得边界模糊，难以辨别［2］。本研究认为，此时如何确定委托方的行为属性，是判定其是否承担侵权责任的前提。

2 委托加工行为的分类

实践中，委托加工专利产品的生产模式各异，按照设计方案或技术方案之来源，大致可分为三种：第一种是完全由委托方提供产品设计方案或技术方案，此时受托方仅承担物理意义上的生产、加工等制造行为。商贸领域的原始设计制造商（Original Design Manufacturer，ODM）即属于这种情形。第二种是完全由受托方提供产品设计方案或技术方案，即如何生产专利产品完全由受托方决定。商贸领域的原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer，OEM）即属于这种情形。第三种是委托方和受托方合作确定产品设计方案或技术方案。具体表现为，在双方磋商过程中，一方对另一方提供的方案提出具体的修改意见或要求，并据此确定最终方案，该方案同时包含来源于委托方及受托方的智力贡献。

前述案例中，被告塑添公司与波菲公司在购销涉案计时器产品的磋商过程中，塑添公司向波菲公司提供了计时器刻度盘样式图片及刻度盘印刷文字，要求其订购的计时器产品的刻度盘呈现特定的样式及文字，最终产品即被诉侵权产品呈现的设计方案和技术方案，既包含了波菲公司提供的底壳、固定在底壳后端面的磁性板、固定在底壳内部的机芯、水平布置的由机芯带动的转轴、固定在底壳前部的刻度盘及套装在该刻度盘前部的透明外壳等技术内容和底座、台阶、底面等设计内容，也包含塑添公司提供的刻度盘样式、文字等设计内容。故本案属于第三类情形。

3 委托加工行为的构成要件

侵权判定的前提是厘清行为性质。在委托加工专利产品的场合，应就委托方和受托方的行为进行分别定性。依据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第99、100条和最高人民法院（2012）民申字第197号民事裁定③，专利产品的制造系外观设计方案或发明、实用新型专利权利要求所记载的技术方案被实物产品呈现的活动及过程。以行为构成要件审视委托加工领域专利法意义上的制造行为，其构成至少应考虑以下要素。

3.1 主体的界定

行为人系主体要素。在委托加工场合包括委托方和受托方，二者构成承揽关系。承揽关系中，受托方是产品的制造者，而委托方是否为制造者尚存争议。物理意义上产品的制造者较为容易判断，但法律意义上产品制造者的认定则要结合具体法律的规定进行理解，不同法律语境下制造者的含义可能也会存在不同［3］。

3.2 客观实施产品制造行为

实施产品制造行为是行为要素。受托方一般采取生产、加工、零部件组装等方法直接实施制造行为，而委托方则与受托方形成承揽合同关系，采用委托加工的方式间接实施制造行为。专利法所界定的制造行为应当是指未经专利权人许可，在相关产品上再现专利技术方案的活动与过程。

3.3 行为人对产品方案有实施意思

行为人对产品方案有实施意思系主观状态要素，指行为人对专利产品全部或部分设计方案或技术方案的运用持有积极或消极的实施意思。主观上具有实施专利技术意愿的主体才是专利法意义上的制造者。专利法意义上的制造者应当对被诉侵权产品已具备专利技术方案这一客观事实，具有主观上的意愿或客观上的行为。

若行为人提供制造某产品的全部或部分设计方案或技术方案的来源，或对已有方案提出具体要求，则对该方案或依据该要求确定的部分方案具有积极的实施意思。实践中，委托方或受托方在合作磋商过程中，均可能对产品方案持有积极的实施意思。例如，前述案例中，被诉侵权计时器产品的设计方案最初由波菲公司提供，塑添公司对其中的刻度盘样式及文字作出明确要求，最终产品方案系根据波菲公司提供的初始方案并结合塑添公司提供的部分改进内容综合确定，两被告对最终产品方案均作出了积极的实施意思。

若行为人对另一方提供的产品设计方案或技术方案未提出反对，即同意实施，则对该方案持有消极的实施意思。消极实施意思的适用，仅限于受托方对委托方提供的产品方案不存在异议，并据此实施实际制造的情形。委托方若未对受托方提供的方案提出异议，甚至对受托方提供的方案作出择一选择时，不宜认定委托方具有消极实施产品制造方案的意思表示。

消极实施意思之所以非委托方而仅是受托方专利法意义上的制造行为构成要件，原因有三：其一，我国专利法区分设置制造、使用、许诺销售、销售、进口等专利实施方式，且商贸领域有非现货交易的习惯，受托方提供完整方案，若委托方未提反对意见或仅进行消极选择，更宜认定为一种购买产品的意思表示。其二，无论产品方案来源于委托方抑或受托方，作为产品具体制造者，受托方对于产品呈现的设计方案或技术方案显然均具有实施意思，至于受托方承担侵权责任后是否根据产品方案来源向委托方追偿则是内部责任划分的问题。其三，受托方直接实施制造行为具有基础属性，设若因受托方消极接受委托方提供方案而不予认定为实施制造行为，则委托方的共同制造行为也将丧失存在基础，此时不但制造行为将无处可寻，侵权之责也将无处可追，而这显然有悖事实与正义。

3.4 产品呈现特定设计方案或技术方案

产品呈现特定设计方案或技术方案系技术要素，指制造行为所得产品最终呈现了行为人实施意思所指向的特定设计方案或技术方案。实践中，行为人据以制造产品的设计方案或技术方案可能是专利，也可能并非专利法意义上的设计方案或技术方案，而仅包含特定的设计特征、技术特征或其组合。在专利法区分设置侵权行为类型的逻辑体系下，是否实施专利的认定是独立于产品制造行为的侵权比对问题，并不影响产品制造行为事实上的构成。

4 委托加工行为的侵权判定

委托加工专利产品行为的侵权判定，遵循专利侵权判定的基本思路。首先，以发明、实用新型专利权利要求书的记载或表示在图片或者照片中产品的外观设计为准［4］，并参考说明书、附图、简要说明等确定专利权保护范围。其次，以产品客观呈现的设计方案或技术方案确定被诉侵权设计方案或技术方案。若所确定的被诉侵权设计方案或技术方案未落入专利权保护范围，则委托方和受托方均无侵权之虞。若所确定的被诉侵权设计方案或技术方案落入专利权保护范围，则须进一步认定制造行为。最后，结合侵权抗辩事由最终判定侵权是否成立。其中，委托方和受托方的制造行为，应结合制造行为构成要素并区分情形进行分别认定。对于委托方而言，其在专利实施过程中的参与程度各异，其行为性质不能一概而论［2］。

4.1 完全由委托方提供设计方案或技术方案

受托方对委托方提供的方案未提异议，对被诉侵权产品呈现的设计方案或技术方案持有消极的实施意思，并在客观上实施了生产、加工行为，构成被诉侵权产品专利法意义上的制造行为。委托方是产品方案提供者，对实施被诉侵权设计方案或技术方案持有积极的实施意思，因与受托方建立承揽合同关系，与受托方构成被诉侵权产品专利法意义上的共同制造行为。在无现有设计或现有技术抗辩、专利无效抗辩、滥用专利权抗辩、不侵权抗辩等抗辩事由的情况下，委托方、受托方构成共同侵权。

4.2 完全由受托方提供设计方案或技术方案

被诉侵权产品所呈现的设计方案或技术方案完全来源于受托方时，受托方对实施产品方案持有积极实施意思，并直接实施制造行为，若无侵权抗辩事由，无疑构成侵权。至于委托方，根据制造行为构成要素理论，此时委托方的意思表示不认定为对产品方案的消极实施意思，不构成专利法意义上的制造行为，仅构成与受托方销售行为相对应的购买行为，不构成制造侵权。

4.3 由委托方和受托方合作确定设计方案或技术方案

在委托方和受托方合作确定设计方案或技术方案的情形下，委托方和受托方对实施产品方案各部分可能分别持有消极或积极实施意思，应根据制造行为构成要素理论，以行为人实施意思为限，确定行为人专利法意义上的制造行为。受托方对实施产品方案部分持有积极意思，部分持有消极意思，构成被诉侵权产品专利法意义上的制造行为，对被诉侵权产品承担制造侵权责任；委托方则以其持有积极实施意思之部分为限构成专利法意义上的制造行为，仅对其相应部分承担侵权责任。因委托方制造行为所对应的部分方案系被诉侵权方案的一部分，需要进一步判断该部分方案是否落入专利权保护范围，才能据此判断委托人是否构成制造侵权。

具体到前文案例，委托方塑添公司提供了计时器刻度盘设计样式的来源，并提出了增加特定文字与刻度盘样式的要求，则应认定委托方塑添公司对被诉侵权产品呈现该刻度盘样式及该文字的部分实施了专利法意义上的制造行为。因刻度盘样式和文字仅为外观设计特征而非实用新型专利技术特征，落入涉案外观设计权保护范围，并未落入涉案实用新型专利权保护范围，因而就被诉侵权产品的外观设计而言，委托方塑添公司与受托方波菲公司构成共同制造侵权。就被诉侵权产品的实用新型而言，仅受托方波菲公司构成专利法意义上的制造者，侵害涉案实用新型专利权，委托方塑添公司不构成专利法意义上的制造者，其行为不侵害涉案实用新型专利权。

5 委托加工专利产品的侵权责任承担

委托加工专利产品侵权中，委托方与受托方构成共同制造侵权，主观上具有共同过错。对于共同过错的理解，学界目前主要有以下三种观点：第一种为共同故意说，认为“共同”仅指“共同故意”，共同加害行为应以意思联络为构成要件［5］。第二种为主客观共同说，认为主观的共同侵权行为要求数人具有主观意思联络，基于共同的故意造成同一损害结果；而客观的共同侵权强调加害行为的客观关联共同，由于数个行为之间的相互结合的关联性，均构成了导致损害发生的共同原因。第三种为共同过错说，主张只要数人的行为在客观上发生同一结果，就构成狭义的共同侵权行为，至于主观上意思联络的有无，在所不问［6］。以上三种观点其实各有侧重，“共同故意说”担忧因扩大共同侵权及连带责任之适用而加重加害人的负担，“共同过错说”寻求对受害人更有力的保护和救济，“主客观共同说”则试图争取主观标准向客观标准的适当过渡［7］。本研究认为，在共同侵权中，只要共同的行为在客观上发生同一结果，就构成共同侵权，承担共同责任。具体在委托加工专利产品的语境下，委托方和受托方依据下列原则承担侵权责任。

5.1 一般原则

在被诉侵权产品的设计方案或技术方案由委托方和受托方合作确定，委托方与受托方构成共同制造侵权的情况下，遵循共同侵权理论，赔偿责任的认定以连带责任为原则，例外情况下应考虑委托方、受托方持有实施意思的设计方案或技术方案在侵权产品实现的比例或份额，合理分配双方责任份额。

前文外观设计专利侵权案中，委托方塑添公司与受托方波菲公司基于委托加工关系，就侵权产品的外观设计构成共同制造侵权，生效判决在赔偿责任的确定上，既遵循共同侵权承担连带责任的原则，确定主要部分为连带赔偿责任，又酌情考虑二者专利法意义上的制造行为对侵权产品实现涉案外观设计专利的比例，对部分赔偿责任进行合理分摊，最终判令委托方塑添公司赔偿原告经济损失及合理费用15 000元，受托方波菲公司赔偿原告经济损失及合理费用20 000元，同时由双方对各自赔偿金额中的10 000元互负连带责任。

5.2 例外情形

在设计方案或技术方案仅由委托方单方提供的情况下，委托方、受托方对于专利方案在侵权产品的实现均持有实施意思，其责任性质遵循一般原则认定为连带赔偿责任。但若委托方能够提供证据证明产品及设计方案或技术方案均来源于受托方，可主张合法来源抗辩而免除赔偿责任。

前文涉实用新型专利侵权案中，塑添公司虽不构成专利法意义上的制造者，不构成共同制造侵权，无须承担制造侵权责任，仍因其销售行为构成销售侵权，在提供聊天记录、转账记录、购货合同、货运物流记录、售货发票等证据的情况下，可主张合法来源抗辩而免除赔偿责任。

6 结语

在大力培育和发展新质生产力的时代背景下，知识产权保护的重要性越来越凸显，如何在保护知识产权、打击侵权行为的同时，引导市场主体合规经营，避免遭遇侵权风险，需要司法机关能动履职，大力发掘和培育具有引领价值的案例成果，并努力推动将个案裁判适时上升为具有普遍适用性的规范性意见。

注释：

①浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01民初2239号民事判决书。

②浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01民初2238号民事判决书。

③参见最高人民法院（2012）民申字第197号裁定书。

参考文献：

［1］陈颖，蔡伟.委托加工的定性［J］.人民司法，2019（17）：82-85.

［2］欧丽华，李艳.涉“委托加工”专利侵权纠纷相关法律问题探析：M公司与Y公司、J公司侵害外观设计专利权纠纷上诉案［J］.法律适用，2021（8）：92-105.

［3］凌宗亮.加工承揽关系中专利侵权产品制造者及其责任认定［J］.电子知识产权，2022（7）：89-99.

［4］刘子新.视图名称与对应外观设计不相符时该如何取舍［N］.中国知识产权报，2017-02-08（008）.

［5］程啸.论无意思联络的数人侵权：以《侵权责任法》第11、12条为中心［J］.暨南学报（哲学社会科学版），2011，33（5）：65-76，162.

［6］王泽鉴.侵权行为：第3版［M］.北京：北京大学出版社，2015.

［7］刘道远.《民法典》狭义共同侵权规则中“共同实施”的解释［J］.河南师范大学学报（哲学社会科学版），2021，48（6）：35-43.