关于专利创造性判断中的事实认定剖析

郭 珩 王小峰

（国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心，河南 郑州 450046）

1 专利法中关于创造性的相关规定

专利法的立法宗旨在于以公开换保护，鼓励技术创新的应用与发展，专利法赋予的专利权属于独占权。专利权的授予过程中一方面要保护发明人在付出智力劳动后获得的技术贡献性的成果，另一方面要平衡公众利益。为了避免实质上不公正的“平庸专利”，需要对专利申请进行谨慎且可靠的审查，相应地需要对技术方案的创造性标准做出合理的要求［1］。创造性审查是评判专利申请的贡献度的途径。

根据《专利审查指南》第二部分第四章第3 节规定：“要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。”［2］尽管这些技术语言已经不同于事实概念，但是这些法律规则中的术语或概念乃至规则结构上，例如“本领域技术人员”“技术效果”“技术功能”“技术问题”“技术启示”，与现实中技术人员的技术语言虽并不完全一致但十分类似。虽然这些术语本身是法律规则赋予法律含义的法律语言，有着特定含义，已并非技术领域或技术事实领域中的事实推理、判断或分析［3］，但是这些法律判断中又与属于事实范畴的技术推理无法清晰剥离。所谓“技术性与法律性高度统一”，事实与法律问题密不可分或难于区分是适法者对于专利制度的基本认识。其本质原因在于法律判断的对象是技术本身，技术事实与法律要件事实高度拟合。

具体而言，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而做出的，以减少和避免主观因素的影响。在创造性判断的三步法中，无论第一步的确定最接近的现有技术，或是后续确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，都涉及对于法律上认可的事实的认定。只有在准确事实认定的基础上，才能做出正确的创造性判断。

2 创造性判断过程中常见事实认定判断的探讨

创造性判断过程中主要存在的难点包括：公知常识、事实认定和结合启示三大类。在事实认定过程中须结合说明书的整体技术方案，因为权利要求是申请人在说明书整体技术方案的基础上，凝练出的要求保护的技术方案内容的具体体现，因此事实认定的首要任务是力求准确地认定权利要求的事实，包括正确理解其技术方案，准确确定其保护范围。同时，不但要做好权利要求的事实认定，做好对比文件的事实认定也同样重要。下面结合实际案例分析创造性判断事实认定过程中的注意事项。

2.1 隐含公开

在认定对比文件公开的内容时，不仅应当考虑明确记载在对比文件中的内容，还应当考虑对于所属领域技术人员来说未明确记载、但可直接且毫无疑义地确定的技术内容，即对比文件隐含公开的技术内容。判断对比文件隐含公开的技术内容，要以所属领域技术人员为主体，结合对比文件的整体内容，考虑技术上的要求和内在关联。只有那些能够直接且毫无疑义地确定的、必然存在于对比文件中的内容，才可以作为对比文件隐含公开的技术内容。

案例1 请求保护一种灰度图像的保存方法，其特征在于，包括：按一定的方式将所述灰度图像的像素值截取成几段，分别存储在R、G、B或R、G、B、A的各个通道里。最接近的现有技术对比文件1 中公开了一种将像素值截取为几段然后分别存储在RGB或RGBA 通道里，且可以存储任何一种颜色编码的像素值同样也可以用RGB通道来存储。

有观点认为，本申请与对比文件1 的区别技术特征为“用于保存灰度图像”，可以结合对比文件2和公知常识评述了权利要求的创造性。经过分析发现，根据对比文件1 的记载“在颜色编码程序中，将像素颜色编辑成RGB 的格式，在使用时用一个字读出该像素颜色，在字中各位的意义为高字节→低字节；可以组合使用屏蔽字和移位操作来得到RGB 各分量的值。RGB32 使用32 位来表示一个像素，RGB分量各用去8 位，剩下的8 位用作Alpha 通道或者不用”，显然上述程序在操作中涉及读的操作，而在读取之前需要先存储，即需要将RGB 各分量的值进行截取后对应进行存储保存。且在上述本申请的请求保护的技术方案及对比文件1 中均公开了将在RGB图像的RGB 通道中存储灰度图像的方案，实现的技术效果相同，因此可以毫无疑问地确定对比文件1隐含公开了“用于保存灰度图像”的技术特征。同时，对于申请人在意见陈述中提到的灰度图像储存位数的技术效果，在权利要求中并未体现相关技术特征，相关陈述不能作为权利要求具备创造性的理由。

2.2 客观认定特征的限定作用

产品性能取决于产品材料本身的组成和结构并且是可以通过简单的测试试验加以验证的，具体应用中的产品必然要求具有一定的性能要求，需要站位本领域技术人员基于申请文件客观呈现的技术内容，客观分析功能性能参数限定对于产品的组成和结构的影响是否会带来技术效果。

案例2请求保护一种用于电子器件的基片，该基片包含无碱的、无定形无机组合物，其中，所述基片的厚度约小于250 μm，所述基片具有以下性质中的至少一种：脆性比约小于9.5（μm）-1/2，或者断裂韧度至少约为0.75 MPa•（m）1/2，并且所述基片的弯曲半径约小于30 cm；所述基片是铝-硼硅酸盐玻璃。但是权利要求中除了记载“基片为无碱铝-硼硅酸盐玻璃”及“基片的厚度约小于250 μm”外，记载的其他技术特征均是性能参数的限定。而上述性能参数取决于材料本身的组成和结构并且是可以通过简单的测试试验加以验证的，本领域技术人员为了满足实际需要在对比文件公开相同类型玻璃的基础上，可以在现有技术条件下，通过常规技术手段选择无碱铝硼硅酸盐玻璃或调整玻璃的组成和结构以满足预期性能要求，即获得权利要求所述脆性比或断裂韧度等参数，由于上述性能参数限定对于基片的性能产生了影响，该特征对于权利要求具有限定作用。但是，由于其对应的技术效果是可以通过常规技术手段获得的，因此并不能构成权利要求具备创造性的充分条件。

2.3 特征之间的关联性

对于技术特征之间的关联性以及协同作用，同样要从技术方案整体出发进行考量，应当准确把握发明构思，对具有协调配合关系的技术内容的技术特征准确确定，进而精确界定技术特征与发明解决技术问题采用的发明构思以及产生的技术效果之间的关系。从而，一方面要避免特征割裂导致的事实认定错误，另一方面要准确把握技术特征与技术效果之间的关联程度，避免影响创造性的判断。在面对纷繁复杂的申请和证据时，需要考虑申请人的意见，但是为了保证客观性应当充分站位本领域技术人员并考虑技术方案的整体性。

案例3 涉及一种安全电解液及制得的金属-硫电池，要解决的技术问题是现有锂硫电池存在的安全问题和多硫化锂穿梭问题。采用的技术手段是在电解液中采用如结构式Ⅰ所示的脲类化合物（组分A）和如结构式Ⅱ所示的硫醚类化合物（组分B）。其中，组分A实现作用1：降低电解液可燃性，提高电解液安全性，同时高介电常数，提高硫活性物质的反应活性，提高电池容量；组分B实现作用2：抑制多硫化锂穿梭效应，保护锂金属负极；A 与B 协同实现作用3：组分A 介电常数高，组分B 介电常数低，两者互补使电解液离子电导率较高，包含A+B 组分的电解液相对单组分A 或B 的电解液循环性能、放电比容量更好。根据本申请，组分A 的作用是提高电解液安全性和容量（作用1），组分B 的作用是抑制穿梭效应，提高循环性能（作用2），而循环性能好、放电容量高（作用3）本质上还是作用1+作用2，并未出现不同于作用1 和作用2 的新的作用。本申请虽然提到了组分A 和组分B 的“协同作用”，但从说明书记载的试验数据来看，在电解液中，组分A 和组分B 仍然是各自实现相应的作用，从而实现电解液性能的提升。“组分A 介电常数高，组分B 介电常数低，两者互补使电解液离子电导率较高”本质上是利用组分A介电常数高的特性来提高离子导电率。也就是说，本申请的组分A 和组分B 二者之间并没有相互作用以产生新的技术效果。在对比文件2 公开了组分B及其作用的情况下，本领域技术人员能够在对比文件1 公开了组分A 的基础上结合对比文件2，得到本申请权利要求1的电解液，从而权利要求1不具备创造性。对于申请人争辩的“协同作用”，应从本领域技术人员的角度出发，把握技术方案的实质，对创造性进行评判，不能一概而论。即使不同技术特征的协同能产生新作用，但该新作用是本领域技术人员基于现有技术能够预期的，此时也不能轻易得出权利要求具备创造性的结论。

2.4 准确理解技术方案

对技术方案的理解应该着眼于发明要解决的技术问题、采取的技术方案、获得的技术效果三个方面。在认定权利要求事实的过程中，应结合说明书准确理解权利要求的技术方案，考虑说明书所表达的发明要解决的技术问题、技术方案的具体实施方式及达到的技术效果，整体地理解发明。在分析的过程中，要注意抛开本申请的影响，避免出现“事后诸葛亮”的问题，同时，也要在对比文件的基础上进行准确、客观的事实认定，不能将对比文件中的事实进行夸大、缩小或无中生有，避免事实认定错误。

案例4 请求保护一种利用广告插件投放在线媒体广告的方法，包括以下步骤：所述广告插件获得与媒体播放器相关的播放器事件和/或与用户相关的用户属性数据，并将所述播放器事件和/或用户属性数据报告给广告投放管理系统，以请求广告内容；并且所述广告投放管理系统基于所保存的预先设定的广告投放策略，根据广告插件所报告的播放器事件和/或用户属性数据选择广告内容，并将所选择的广告内容返回给所述广告插件；当所述广告投放管理系统将广告内容返回给所述广告插件后，由所述广告插件播放该广告内容。

而最近接的现有技术对比文件1 中公开了获取与所述用户信息以及媒体信息所对应的广告流，从广告策略模块中查询到URL 后提供广告流，将所述广告流下发给所述用户进行播放。

有观点认为本申请通过在广告投放管理系统和媒体播放器之间设置广告插件装置，实现播/控分离，而对比文件1 是在广告专用流媒体服务器和终端播放器之间设置流媒体代理。因此，对比文件1公开了本申请的系统架构，二者之间的区别仅在于控制方是在客户端还是服务器端。经过分析发现，对比文件1是在运营商侧设置流媒体代理，通过提供相应的流媒体或广告流，可以控制终端播放器播放流媒体或广告，权利要求1的技术方案是在用户终端设置广告插件，由广告插件来播放广告投放管理系统发送的广告内容，二者的应用场景存在较大差异。显然对比文件1和本申请是在不同的技术构思下，采用不同的方法来实现广告的投放，二者的技术方案的出发点即技术问题不同，进而导致采用的技术手段和获得技术效果均有所差异。因此，本领域技术人员在对比文件1的基础上缺乏动机对对比文件1的技术方案予以改进以实现本申请权利要求1的技术方案。

3 结论

权利要求是申请人在说明书整体技术方案的基础上，凝练出的要求保护的技术方案内容的具体体现，事实认定的首要任务是力求准确地认定权利要求的事实，但是若不能准确理解专利申请的整体发明构思，从技术问题、技术手段和技术效果三个方面整体理解发明构思，必然会影响权利要求特征认定的准确性，因此，事实认定过程应当以专利申请说明书的整体技术构思为基础。本文从隐含公开、客观认定特征的限定作用、特征之间的关联性等方面结合案例对如何准确进行事实认定进行分析，结合具体的案例分析可以发现事实认定是创造性判断的基础，只有准确进行事实认定，创造性判断中的说理才能更为充分、更容易令人信服。因此，需要不断提升事实认定能力，从而为提高创造性判断的准确性提供保障。