商标许可增值利益归属研究

孙相宜

（华东政法大学,上海 200050）

1 问题的提出

“王老吉”和“加多宝”作为我国声誉较高、影响力较大的凉茶品牌，从2010年曝出合作破裂开始，两个公司之间产生的一系列诉讼都备受瞩目。案件事实并不复杂，广药集团是“王老吉”商标的商标权人，自注册申请享有“王老吉”商标之后，以商标许可的方式授权给加多宝公司使用。十多年来，经过加多宝公司的精心经营，“王老吉”凉茶已经成为享誉全国的知名商标。然而，由于双方签订的补充延期协议中存在贿赂等违法行为，广药集团即以补充协议无效、加多宝公司应当停止使用商标、广告语、包装装潢等行为分别向人民法院提起了诉讼。

目前，一系列的诉讼都已经初步告一段落。广药集团诉加多宝商标侵权案件中，一审法院广东省高级法院认定加多宝公司侵权，判决赔偿原告14.4亿元，二审法院发回一审重审，重审尚未判决；在红罐包装装潢归属的诉讼中，一审法院判决红罐包装应当属于广药集团，加多宝公司应当立即停止侵权行为，但二审最高人民法院判决在不影响对方使用的前提下，红罐包装应当由双方共同享有；在“改名广告语”诉讼纠纷①中，一审、二审法院均认定加多宝公司构成虚假宣传，再审最高人民法院认定，为了保障消费者的权益并维持市场竞争秩序，认定改名广告语系属合法，不构成虚假宣传行为；在“销量广告语”诉讼纠纷②中，一审、二审、再审均认定加多宝公司构成虚假宣传，加多宝公司应当销毁印有相关广告语包装的罐装凉茶，并停止在各大媒体平台上发布相关的信息。

通过王老吉与加多宝商标许可合同引发的一系列诉讼中可以看出，对于商标的所有权归属问题并无太大争议，尽管在商标侵权纠纷中最高人民法院裁定撤销一审判决，但其依据是“一审认定的证据形式与内容存在重大缺陷”，且该案争议焦点在于2010年5月2日—2012年5月19日期间加多宝公司对王老吉商标的使用是否存在侵权行为，而非商标所有权归属存在争议。根据我国《商标法》中有关商标许可的规定，商标所有人系通过商标许可合同将其所有的商标授权给被许可人使用，而并非转让所有权，双方签订的商标许可期间届满后，该商标仍然为商标所有人所有，且被许可人不再享受使用权。但是，综合系列纠纷案件的一审、二审、再审判决，以及学界展开的讨论，商标许可增值利益的分配并无定论，无论是学界还是实务界都存在较大争议，争议点表现在以下方面。

被许可人对于许可商标投入巨大，在使用中将商标价值大幅提升，其使用期间所附加的价值是否应当在商标所有人和被许可人之间进行分配，如果需要分配，以什么比例进行。此处的“商标价值”是指经过专业、有资质的评估机构进行科学、合理、系统的评估后所得到的商标估值③，具体到王老吉案件中，1997年双方签订许可合同时，王老吉商标不为人知，其经济价值水平较低，经过加多宝公司多年的经营，2010年广药启动商标评估程序，结果显示“王老吉”品牌估价1 080.15亿，为中国当年第一品牌。广药集团在数十年中也曾对该商标进行使用，但其使用、宣传等行为较之加多宝公司为之付出的努力相形见绌，可以说是加多宝公司造就了“王老吉”超过1 000亿的品牌价值。根据现行法律规定，商标许可合同届满后加多宝公司无法再继续使用该商标，然而将品牌价值全部归属于广药集团似乎有违民法中的公平原则[1]。因此，许可使用前后所出现的品牌价值差价如何处置成为重点讨论对象。

此外，商品的包装装潢和广告语应当属于所有人还是被许可人，该归属问题也引发了巨大争议。从商业价值角度来看，包装装潢和广告语有可能决定一个品牌的成败，而当其包装装潢和广告语已经深入人心、广为人知的时候，该品牌的市场价值更是不可估量。除商标外，包装装潢和广告语通常发挥着区别商品来源的作用，具体到王老吉案中，加多宝公司在签订许可合同后委托他人设计了红罐黄字的凉茶包装，并进行生产、销售和推广，然而其包装上以醒目、突出方式所标识的“王老吉”商标系属于广药集团，且这三个字样已和整体装潢融为一体，双方对该包装装潢的知名度与美誉度都作出了一定贡献，其归属并不明晰。从上述诉讼纠纷可以看出，广告语纠纷还分为“易名广告语”纠纷和“宣传广告语”纠纷。被许可人是否有权以广告语形式说明其商标已经更名，在此过程中不可避免地使用原商标是否属于侵权行为，被许可人是否可以沿用之前已经具有较高知名度的类似广告语，是否可以将使用期间以原商标为名所获得的成就作为本身的宣传材料进行推广发布，上述行为是否侵犯了他人对广告语享有的著作权，是否构成虚假宣传行为，是否违反了反不正当竞争法，这一系列问题都尚无定论且亟待解决[2]。由此可见，探讨商标增值利益的归属问题具有其必要性和迫切性。

2 域内商标增值利益理论与实践

目前学界和实务界对于商标许可增值利益的分配有了一定的研究成果，笔者对增值利益归属的相关研究进行梳理，对上文所述的商标本身品牌价值的增值以及包装装潢、广告语等附加价值两者进行区分讨论。

关于商标本身品牌价值的增值是否应当进行分配和如何分配的问题。对此，学界主要存在两种态度：一种是认为不需要进行分配，该增值利益属于商标所有人；另一种认为应当进行分配，但分配的方式尚无定论。洪珂珂认为，双方签订商标许可合同时，已经明确了双方的权利义务与许可期限，被许可人能够预见到其大量投入后仍然面临商标所有人到期收回商标的局面，即使被许可人因此产生了一定的损失，也属于“自担风险”。被许可人经营管理战略上的失误导致了损失的产生，不能归结于商标许可制度本身有问题[3]。朱恋从民法上的“公平原则”出发，认为按照“谁付出、谁受益”的原则，将增值利益全部划归给许可人违背了公平原则，让许可人“不劳而获”[4]。商标许可制度就像许可人把酒瓶借给被许可人装酒，当期限届满酒瓶应当归还的时候，把酒留下也是合理的。然而，对于该增值利益应当以何种方式进行分配却各执一词，有学者提出借用民法“添附制度”来处理，违背了“添附物和主物不可分离”的前提；参照“优先权制度”，设置许可人进行二次许可时被许可人享有同等条件优先被许可的权利，但在商标制度下“同等条件”根本无法判断，且仍需要根据合同约定进行[5]；依据“商标共存制度”处置，在该问题中却并不存在“多个所有人”的现状，所有人始终只有一个，被许可人只是授权使用人，和该制度的前提相冲突[6]；依据民法上“不当得利”的规则，进行商标价值的明确评估折价返还，又存在可行性差的问题，且不说商标价值具有不稳定性的特点，当双方均对该商标产生贡献的前提下，根本无从分配。除了上述所提到的这些弊端，大多数将商标增值利益进行分配的方案都存在着共性问题，即对商标许可制度产生冲击。我国商标许可制度旨在促进商标的使用，鼓励商标所有人授权他人使用商标，以达到双方共赢的目的。如果商标许可制度中存在着动摇商标专用权的风险，不仅和知识产权“权利法定”的原则相悖，还会大幅降低商标所有人许可他人使用商标的积极性，商标许可制度很可能将会被荒废或架空[7]。因此，商标品牌价值的增值不宜进行分配，应依据现行商标许可制度的规定，商标连同其附之于其上的商誉均归属于商标许可人即所有人，以保证现有制度的有效性。

关于装潢、广告语的归属及如何分配的问题，也存在不同的态度和方案。第一种观点认为均属于许可人，其理由与依据和上文中所述的“自担风险”理论相同，此处不再赘述；第二种观点认为应当依据贡献进行判定，依据公平原则和著作权法的相关规定，装潢作为美术作品、广告语作为文字作品④分别对其权利人进行认定，并进行相应的分配。从“王老吉”案的判决结果来看，最高院倾向于后一种观点，比如红罐装潢由双方共同享有并使用，加多宝公司可以发布“易名广告语”但不能发布“宣传广告语”等，也体现了目前域内司法实践否定了装潢与广告语当然属于某一方的做法，应当根据案情进行具体分析。

3 域外商标许可增值利益的理论与实践

商标许可增值利益引发的纠纷在国外屡见不鲜，其中英美法系以美国为代表、大陆法系以日本为代表已经形成了较为完善的处理体系和制度，笔者将从立法和司法两个方面进行梳理和总结。

美国《兰哈姆法》中对商标许可增值利益并无专门规定，司法中主要依据的条文规则是该法第五条，该条最初是针对关联公司的规定：“如果一个已注册的商标或一个申请注册的商标已由或将由关联公司合法使用，只要这种使用的方式没有欺骗公众，那么这种使用有利于注册人或注册申请人的利益，并且不应影响商标的有效性或其注册。如果商标被某人首先使用，但在其商品或服务的性质和质量方面，是由该商标的注册人或注册申请人控制的，那么这种首先使用则有利于注册人或注册申请人的利益。⑤”该条款被称为“质量控制原则”。由此可见，美国立法中规定增值利益并不影响商标的有效性，只要商标所有人对该商品或者服务进行性质和质量上的控制，该增值利益应归属于所有人。美国作为判例法国家，商标增值利益依据第五条进行判定是在实践中通过案例所确立的，最具有代表性的案例是“麦格纳涂鸦（MAGNA DOODLE）”案⑥和“拉马佐蒂酿酒厂（Distillerie Flli Ramazzotti）”案⑦。两个案件的案情很相似，与王老吉案的案情也有异曲同工之处，均是双方签订了一定期限的商标许可合同，期限届满后被许可人仍然生产、销售类似甚至相同的商品及使用相似的包装，被所有人以侵犯商标权的事由起诉至法庭。在“拉马佐蒂酿酒厂”案中，法院认定商标许可人即原告有权在许可协议终止后收回商标及商标上的所有权利，判决理由为商标许可人在对质量进行管控的情况下，尽管并未进行直接销售，但并不能因此否认其对依据商标许可合同而产生的包装装潢享有相应的权利。然而，在“麦格纳涂鸦”案中法院却将增值利益判给了被许可人，其理由为被许可人对其设计的包装装潢享有版权，且于消费者而言，该商标并不指向所有人。

判决结果的大相径庭并不意味着美国司法判决中出现了不统一，反而是灵活运用“质量控制原则”的体现。在“拉马佐蒂酿酒厂”案中，尽管原告并未进行直接销售，但对被许可人使用商标的行为进行了有效管理，达到了“质量控制”的标准，正如判决书中所说，“原告和被告之间显然有足够的联系，被告从原告那里购买草药和其他准备原料，通过抽样、财务审计等各种方式进行质量管控”，因此利益属于许可人；而在“麦格纳涂鸦”案中，许可人从未参与实际经营，该商品的来源本质上指向了被许可人，且被许可人就其设计的包装申请了版权注册，判决书中写道，“事实上，费雪普莱斯公司在任何时间都是麦格纳涂鸦玩具的来源……该商业外观与MAGNA DOODLE商标有关，但仅这一事实并不能说明该商业外观是否表明PCA（原告）是产品的来源”，则该利益归属于被许可人。由此可见，“质量控制”是许可人是否可以获得增值利益的核心判断标准。本质上立法倾向于保护许可人，其目的是激活商标许可制度、保护专有权，但为了督促许可人参与到实际经营中并进行最低限度的管控和监督，因此设置了例外条款，如果许可人许可了商标后当“甩手掌柜”，则很有可能无法取得相应的增值利益[8]。

大陆法系国家同样未对“商标许可增值利益”作出专门的法律规定，仅对商誉进行了部分规定，针对商标许可增值利益分配构成中的商誉，也仅是作为一种消极的财产性权益加以保护，即侧重侵权救济角度，或规定禁止性行为，或在该权益受到侵犯时，提供一定的救济手段，并无系统的商标许可增值利益规范及成形的增值利益分配制度。故其法律规定对我国构建商标许可增值利益分配规则无太大借鉴意义，但大陆法系国家在司法实践中对该问题作出的相关回应，形成的包括“贡献原则”在内的权属确定规则为我国处理类似案件提供了一定的借鉴意义。

日本较为典型的案例是“阿列扎（アザレ事件·控訴審）⑧”案、“GOLD Glitter车蜡（ゴールド グリッター）⑨”案和“树胶纸（樹液シート事件）⑩”案。在阿列扎案中，阿列扎最初作为集团进行经营，但由于经营理念的冲突导致了分裂，分裂后原集团内部的销售商仍对商品进行销售，被阿列扎国际株式会社告上法庭。法院认为被告对原告品牌作出了较大的贡献，原告与被告都是知名标识上所体现商誉的主体，即使集团分裂，这些标识上所体现的归属于各主体的商誉也不会消失，不能认为互相搭了对方商誉的便车，因此判定被告不侵权。而在车蜡案和树胶纸案中情况却不相同，车蜡案中被告为原告的中间转售商，树胶纸案中被告承担的是生产贴标的工作，合作终止后两个被告均实施了继续销售原告商品的行为。两个案件中法院都认定相关公众并不知道商品来源于被告，因此，对被告而言，原告的商标属于“他人的标识”，原告才是消费者认定的商誉凝结的主体，被告应当立即停止侵权行为。在前述3个案例中，法院认定的步骤均相同：第一步，认定争议商品标识是否构成知名商品标识；第二步，原告的各商品标识对于被告而言是否是“他人的”商品标识。对于第二步而言，如果被告对该商品标识足够大，以至于让消费者认为被告是该商品的来源，那么该标识对于被告来说就不属于“他人的商品标识”，其在合同终止后继续使用该标识的行为也不构成侵权或者不正当竞争[9]。因此，被告对原告所有的商品标识做大做强过程中的贡献度大小是决定被告是否对该标识享有使用权的核心考量因素。

综合美国和日本的域外经验，美国以保护许可人为原则，同时为许可人设定了最低限度的质量管控义务；日本则以贡献大小确定被告是否有权继续使用该标识。笔者认为，日本的“贡献原则”具有较强的灵活性，能够激发被许可人在使用期间积极投入经营、努力积累商誉的热情，但有着破坏商标许可制度、破坏知识产权“权利法定原则”的风险。商标经过许可给他人使用后，一旦被许可人对品牌作出的贡献较大，许可人就面临着被夺走商标使用权的风险，这会让商标所有人谨慎考量是否应当做出商标许可行为，从而导致商标许可制度失灵，甚至彻底荒废[10]。比较来看，美国以保护许可人为原则保障了商标许可制度行之有效，让商标所有人在许可时没有后顾之忧，但同时为了保证许可人参与到品牌的经营中来，又设定了例外条款，即最低的质量管控义务，有效保障了品牌双方的参与度。尽管在此制度下看似打击了被许可人精心经营的热情，但从商业竞争的角度来说，被许可人并不会因此而对产品的经营有所懈怠，一旦商誉降低，被许可人也将面临商品滞销、企业垮台的困境。因此，“质量控制原则”较之“贡献原则”具有合理性和优越性。

4 立法与司法建议

经过域内与域外立法及司法判例的梳理和分析，笔者将从立法和司法两个角度对商标许可增值利益问题提出相应的对策和建议。

我国《商标法》第四十三条规定：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量⑪。”该规定类似于《兰哈姆法》第五条有关关联公司的规定，但实践中并未利用“许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量”条款对商标增值利益的分配进行处置。可以在实施条例、司法解释中添加相关规定，针对商标增值利益分配问题，“商标许可合同中对于商标许可使用期间产生的品牌增值、包装装潢、广告语等利益有约定的，依照合同约定；没有约定或约定不明时，该利益为商标许可人所有，但许可人未履行监督和质量管理义务的除外。”以明文规定明确增值利益的归属，并切实督促双方在签订商标许可合同时即明确增值利益的分配，填补立法空白，维护良好的市场竞争秩序，并减少纠纷。

同时，在分配增值利益时应当注重当事人的意思自治。崇尚“契约自由”的美国理论界也已将目光投放到意思自治领域上来，商标法权威学者 J.Thomas MeCarthy认为，针对商标许可增值利益的归属，许可合同双方应当在协议中约定“被许可人同意在合同关系终止后立即不再使用商标和任何相似标记，……同意在商标上的所有权利及商誉依旧归属于商标权人”⑫。对合同当事人而言，商标许可人和被许可人在签订合同时就应当预见许可使用中将会产生增值利益，在合同中需明确增值利益的归属有利于减少诉累，避免纠纷的发生。被许可人可以要求在合同中约定，在商标许可期间，由被许可人设计、使用、推广的包装装潢、广告语归被许可人所有，商标许可期间届满后，许可人不得使用该包装装潢、广告语[11]。此外，约定在商标许可期间届满前一定期间内，被许可人有权以包装装潢、广告语、新闻媒体报道等方式公开表明商标许可即将结束、商品或者服务即将易名等真实信息，许可人负有容忍义务并应当在合理范围内给予配合。通过以上条款的规定，被许可人可以最大限度将商誉转移到新的商标上，避免面临在许可期限届满后竹篮打水一场空的困境，甚至担负高额的赔偿[12]。

另一方面，法院在裁判中应当注重当事人的协商自治，严格审查许可合同条款的同时，努力促使双方以和解、调解的方式解决纠纷，减少双方的诉讼成本，将更多精力投入到商品经营中[13]。在“王老吉”案系列诉讼中，加多宝投放“易名广告语”的成本在一个月内就高达4亿，广药集团在包装装潢争夺案中诉讼费高达200万，显然持久的拉锯战对双方的企业发展都产生了较大冲击。此外，法院在审理过程中还应当从《著作权法》角度考量包装装潢、广告语的归属，结合双方对于商誉、包装装潢、广告语的贡献大小等因素进行综合判断。

注释：

①2012年下半年，全国各种广告媒介，如2013年7月3日《南方日报》、2013年7月4日《广州日报》先后刊登了以“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”为主题的图文广告，类似广告语还有“原来的红罐王老吉改名加多宝凉茶”“原来的红罐王老吉改名为加多宝凉茶了”“加多宝生产的红罐凉茶不再使用过往十七年沿用的商标，现更换为加多宝凉茶”。见最高人民法院（2017）最高法民再152号民事判决书。

②“销量广告语”指销量广告“中国每卖10罐凉茶7罐加多宝”的广告、“怕上火更多人喝加多宝”“配方正宗当然更多人喝”等类似提及销量和配方的广告语。

③该市场价值显然也囊括了知名包装装潢、耳熟能详的广告语等具体事项，在进行品牌估值时和装潢、广告语等因素密不可分，两者具有包含关系，但为了方便讨论，笔者在此进行分别分析研究。

④广告语是否能够构成文字作品并不能一概而论，必须根据案件的具体情形进行判断。

⑤Lanham（Trademark）Act,Section 5,Use by Related Companies Affecting Validity and Registration,15 U.S.C.§§1051-1141n（2012）,载工商总局商标局官网-各国商标法律法规数据库：http://sbj.cnipa.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/t20170515_264666.html，最后访问时间2020.7.4.

⑥Pilot Corp.of Am.v.Fisher-Price Inc.,501 F.Supp.2d 292（2007）.

⑦Distillerie Flli Ramazzotti v.Banfi Prods.Corp.,52 Misc.2d 593（1966）.

⑧大阪高裁，平15（ネ）1823号判决，平成17年 6月21日。

⑨大阪地裁，平19（ワ）11489号·平19（ワ）15110号 ·平22（ワ）7740号判决，平成23年12月15日。

⑩東京地裁，平21（ワ）16809号·平21（ワ）33956号判决，平成22年 4月23日。

⑪《中华人民共和国商标法》（根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第四次修正），第四章：注册商标的续展、变更、转让和使用许可，第四十三条，载国家知识产权局商标局官网-政策法规-商标法律、法规。

⑫J.Thomas MeCarthy,McCarthy on Trademarks and Unfair Competition§18:64（4th ed.）（1996），转引自李国庆：《美国商标许可合同中商誉制度述评》，载《知识产权》2013年第12期。