浅析在创造性判断中发明构思认定存在的误区

张丽娟

一、引言

准确认定发明事实是实质审查首要任务，是不可忽略的重要任务，如果发明构思没有认定清楚，后续的检索就是“无的放矢”，获得对比文件的效率和有效性也通常较低。那么如何能够保证发明构思理解的准确性呢，本文基于在审查中发现的问题，分析总结审查员在发明构思认定方面可能存在的误区、导致误区的原因，并给出一些建议。

二、发明构思在创造性评判中的地位

《专利审查指南》指出，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常按照以下三个步骤（“三步法”）进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。①中华人民共和国知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010:54-57.

“三步法”评判过程实际上是还原发明创造的过程。首先，确定与发明构思相同或相近的“最接近现有技术”，找到发明的起点；然后，将本发明与最接近现有技术的发明构思比较找出区别，确定该区别实际解决的技术问题，以指引本领域技术人员在现有技术中寻找解决该问题的动机；最后获得技术启示，进而对最接近现有技术进行改进，重构本发明的技术方案，从而得出本发明是显而易见的、不具备突出的实质性特点的结论。②秦春芳等.从复审决定看发明构思在创造性评判中的运用[J].审查业务通讯，2016（10）：6-66.

发明构思贯穿于“三步法”的每个步骤，准确确定发明构思有助于确定最接近现有技术、准确认定区别特征和发明实际解决的技术问题，为准确重构发明提供技术支撑，是形成客观公正的创造性审查结论的核心环节。

三、准确确定发明构思的方法

什么是发明构思呢？《专利法》以及《专利审查指南》中均未对发明构思进行了明确的定义。

2017 年专利局审查业务指导组巡讲——“公知常识的认定和使用”中对发明构思有一些相对具体的解释：根据发明申请公开的内容，认定发明要解决什么技术问题，为了解决所述技术问题采用了什么关键技术手段，采用这些技术手段能否解决所述技术问题或者是否产生了相应的技术效果。发明能够解决的技术问题及所采用的关键技术手段作为一个整体构成了发明的核心，体现了发明构思。

虽然关于发明构思没有一个明确的定义，但通过阅读分析申请文件，我们可以获取到体现发明构思的关键信息：发明要解决且能够解决的技术问题，为解决所述技术问题所采用的关键技术手段。

那么怎么从申请文件中提取这些体现发明构思的关键信息呢？③韩爱朋等.“发明构思” 在创造性评判中的作用研究[R].北京：2016.

第一步，应明确发明专利申请的背景技术方案。审查员应当站位本领域技术人员，通过阅读申请文件的“背景技术”部分来获知背景技术，也可以通过查看“背景技术”提及的引证文件，或者通过初步检索现有技术来进一步明确背景技术方案，从而尽可能接近发明的起点。

第二步，应明确背景技术中存在的技术问题和申请人声称要解决的技术问题。“背景技术”中可能提及多个技术问题，申请人要解决的技术问题往往只是其中的一个或者多个。清楚产生技术问题的原因，才能真正明确技术问题本身。

第三步，应明确解决上述技术问题的关键技术手段，以及是否能够达到相应的技术效果。首先，从申请文件的“技术效果”部分初步提取申请人要解决技术问题的技术手段以及声称能达到的技术效果；其次，站位本领域技术人员，从实施例部分进一步分析哪些技术手段或技术特征的组合与要解决的技术问题相关，以及这些技术手段客观上是否能够解决上述技术问题，或者是否能够达到申请人声称的技术效果，从而确定发明的关键技术手段。在这个过程中，也可能需要通过进一步检索来接近本领域技术人员水平，以准确确定发明的关键技术手段。

至此，准确提取了申请能够解决的技术问题所采用的关键技术手段，也即明确了申请的发明构思。

四、确定发明构思以及构思比对时存在的误区

准确确定申请的发明构思能够指引正确的检索方向，并有助于确定最接近现有技术。确定最接近现有技术的过程，也是将申请发明构思与对比文件构思进行比对的过程。但审查工作中发现，在确定申请发明构思以及将申请文件方案与对比文件内容进行构思比对时容易存在一些误区，以下通过具体案例进行说明④本文引用 的案例仅用于说明发明构思的提取及比对，对案件创造性的有无不作结论。。

（一）解决问题的关键技术手段概括过于上位

【案例1】 根据背景技术部分的记载确定发明要解决的问题为：对于远程控制的恶意程序，现有的动态分析技术则无法对此种恶意程序的行为特征进行有效分析。通过分析产生上述问题背后的原因，发现是由于远程控制的恶意程序其行为特征会根据远程指令不同而不同，而动态分析技术仅仅能够获取程序在虚拟机中运行时产生的行为特征，可能无法有效获取恶意程序可能产生的所有行为特征。基于这一根本原因，进一步确定发明要解决的技术问题是：动态分析技术无法有效获取恶意程序所有可能的行为特征。

根据发明效果部分的记载初步确定解决上述技术问题的关键技术手段为：获取待测程序在匹配第一测试短信时调用的预置关键字，并进一步获取待测程序的行为特征。进一步结合对实施例的分析可知，本发明能够通过第一测试短信诱导恶意程序对预置关键字的匹配行为，通过监听其匹配行为获取其要匹配的所有敏感信息（预置关键字），并基于获取的上述预置关键字生成第二测试短信，通过第二测试短信诱导恶意程序基于匹配到的预置关键字产生对应的恶意行为，进而获取恶意程序所有敏感信息对应的所有恶意行为。从而能够解决发明要解决的“动态分析技术无法有效获取恶意程序所有可能的行为特征”这一技术问题。因此进一步确定发明要解决且能够解决技术问题的关键技术手段是：根据待测程序在匹配第一测试短信时调用的预置关键字生成第二测试短信，提取待测程序根据第二短信产生的行为特征集合。至此，提取出体现本案发明构思的关键信息。

一种观点认为，确定待测程序的预置关键字以及对应行为特征集合为解决问题的关键技术手段，即将解决问题的关键技术手段上位化，而将具体手段比如如何确定所述预置关键字以及对应的行为特征认定为与解决发明要解决技术问题关系不大的特征。基于此，选取最接近现有技术D1，D1 要解决的技术问题是：动态行为检测方法依赖于特定触发条件，无法短时间内检测完成所有执行路径（也即是无法对恶意程序所有可能的恶意行为进行有效检测）。其解决问题的手段是：获取应用程序执行过程中调用函数的特征信息，与敏感数据引入函数信息库（包括抓取敏感信息的危险函数的特征，比如函数名、类名等）匹配，将匹配成功的函数的变量记为敏感数据，同时将含有敏感数据的函数记为敏感数据对应的行为特征。如此便可以不依赖于特定触发条件，在短时间内对应用程序所有恶意行为进行有效检测，因此D1 能够解决其上述技术问题。同样地，对D1 解决问题的关键技术手段也进行了上位的概括，认为D1 同样是通过获取待测程序的敏感数据以及对应的行为特征来解决同样的技术问题。因此得出二者发明构思相同的结论。

上述观点的误区在于，在对比文件和发明能够解决的技术问题一致的情况下，有意地弱化解决技术问题所采用的技术手段的实质不同，将二者上位化，上位到二者一致的程度，然后得出构思相同的结论，进而将手段之间的实质性区别认定为公知常识。产生这种误区的根本原因在于未能站位本领域技术人员，未客观地将申请与对比文件的发明构思进行准确认定与比对。对于本领域技术人员，应明确本发明和D1 实质上是通过两种完全不同的途径去解决技术问题，前者是通过黑盒测试的途径去获取待测程序所有的敏感信息和对应行为特征，而后者是通过反汇编的途径来获取待测程序的所有敏感信息及对应行为特征。通过完全不同的途径去解决问题，其采用的具体手段也通常完全不相关，因此二者发明构思也不相同。

（二）关注个例呈现效果，忽略技术手段实质

【案例2】 发明要解决且能够解决的技术问题是：现有地理位置搜索方法是基于父子级别关系的判断，将符合父子级别关系的确定为有效地址，对于包含错误的父子级别关系的搜索词，认为是无效地址，无法继续搜索获得正确结果。采用的关键技术手段为：依次将相邻的两个词项对应的空间数据（空间数据可以用最小外接矩形来表示，最小外接矩形是利用两个对角线的点做构成的矩形大小来表示空间的范围大小）进行空间归并（空间关系为包含或相交时，取交集）；将归并结果作为实体对象所在的地理范围。通过空间关系，对于是兄弟关系的前后地址词项，对应的空间数据会有一部分相交，从而能够找到对应的搜索结果。如搜索词：金水区经五路丰产路审协河南中心，其中“经五路”、“丰产路”是不具有父子关系的前后词项，可以通过空间归并取交集得到搜索结果，如图1 所示所示：

图1 该发明空间归并示意图

D1 虽然没有声称要解决该案要解决的上述技术问题，但其客观上能够解决该技术问题，其解决问题的手段为：将最大程度上能够匹配到的具有正确行政父子关系的地址要素、或具有错误父子关系的地址要素作为实体对象所在地理范围。如搜索词：北京市 海淀区 亚运村 华堂商场，以海淀区和/或亚运村对华堂商场进行空间搜索。通过对于不是父子关系的前后词项“海淀区”、“亚运村”分别进行搜索或者对二者合并搜索，也能得到正确的结果。可以看出D1 的关键手段中还是要依赖搜索词前后词项间的行政父子关系，其并不涉及词项的空间数据以及空间归并。因此D1 和该案解决问题的关键技术手段有本质不同。

但是有一种观点认为：D1 中的根据父子级别关系获取实体对象地理范围的手段即相当于空间归并。因为根据D1 的另外一个例子，对于搜索词：北京市海淀区 中关村软件园 汉王大厦，通过确定各前后词项之间符合父子关系，最终确定中关村软件园为汉王大厦的搜索范围。而该申请中，根据各先后词项间的空间关系均为包含关系，因此进行空间归并得到汉王大厦的搜索范围也是中关村软件园，也就是说对于同一搜索词二者确定的搜索范围的结果是一致的，因此二者确定搜索范围的手段也是一致的。

上述观点的误区在于，当对比文件存在和发明相同技术效果的个例时，便片面地认定二者产生该效果对应的技术手段相同，却忽略了技术手段的实质不同。存在这种误区的主要原因在于，未能客观地判断对比文件公开的实质内容和构思，仅从其公开的内容中“事后诸葛亮”地寻找“恰好”和本申请效果相同的个例，而不关注对比文件解决问题的关键技术手段实质上是什么，该技术手段放到其他的实例上是否会产生和发明不同的效果，仅仅浅显片面地进行构思比对，导致得出不恰当的结论。

（三）将发明的技术效果确定为关键技术手段

【案例3】 发明要解决且能够解决的技术问题是：等离子发生器电压（等离子产生量，即净化能力）与风机电压（需要净化的空气量）大小不匹配导致净化器能效较低。所采用的关键技术手段是：根据风机的工作电压，按照预设对应关系调整净化装置的工作电压。通过使净化装置工作电压随着风机工作电压进行适应性调整，实现二者的匹配，进而解决因二者不匹配产生的能效问题。

但是一种观点认为，“风机电压和净化装置工作电压二者大小匹配”是解决本发明上述技术问题的关键技术手段。基于此确定最接近现有技术D1，D1 能够解决的技术问题为等离子发生器电压与风机电压大小不匹配导致净化器能效较低，解决该问题的关键技术手段为：净化器最高档位时，风速为高风状态，静电发生装置的电压为18kV±1kV；空气净化器在最低档位时，风速为低风状态，静电发生装置的电压为14kV±1kV。可见D1 中风机电压与净化装置的工作电压处于一种大小对应的匹配状态，因此便认为其公开了本案的关键技术手段，进而认为二者构思相同。

上述观点的误区在于，将体现效果的特征认定为解决问题的关键技术手段。该案要解决因风机电压和净化装置工作电压大小不匹配导致的能效问题，只要二者能够匹配便能够解决上述技术问题。“风机电压和净化装置工作电压大小匹配”实际上是发明人为了解决上述技术问题，在进行发明创造时想要达到的一种效果，而具体如何实现“风机电压和净化装置工作电压大小匹配”才是解决技术问题的关键技术手段。该案中通过“根据风机的工作电压，按照预设对应关系调整净化装置的工作电压”使得净化装置工作电压能够随着风机电压而进行自适应动态调整，从而实现上述匹配，因此该特征才是解决技术问题的关键技术手段。而D1 仅仅公开了风机高风量、净化装置高电压以及低风量、净化装置低电压间的对应状态，这种对应状态是静态的，其并没有揭示风机电压和净化装置电压之间的控制与联动，因此其并未公开该案解决技术问题的关键技术手段，二者构思也必然不同。存在这种误区的主要原因在于，未能站位本领域技术人员客观准确地把握解决问题的根本手段，而是仅仅关注该手段使得发明呈现出的一种效果，另外，在发现对比文件并未具体公开发明的关键技术手段之后，主观地将发明的关键技术手段上位化效果化，进而“事后诸葛亮”地拉近对比文件与该发明构思之间的距离，而将解决问题的关键技术手段简单地认定为公知常识。

五、结语

本文从发明构思在创造性评价中的重要地位、发明构思的确定方法两个方面阐述了对发明构思的一点体会，并通过实际案例列举了在实际审查中确定申请发明构思以及与对比文件进行构思比对过程中出现的误区。关于如何能够在创造性审查中避免以上误区，笔者有如下几点建议：

首先，在开始创造性审查之前应当先通过各种途径接近本领域技术人员的水平，对申请和对比文件的事实进行准确认定，进而才可能准确把握发明构思，选取正确的对比文件，得出正确的结论。

其次，应明确发明构思应由发明要解决且能解决的问题以及解决该问题的关键技术手段来体现，而不应仅停留在技术效果的表面，应深入抓住产生相应技术效果背后所采用的技术手段。

另外，对发明构思的认定过程应当是客观公正的，应当从发明人进行发明创造的角度独立地进行构思还原，进而准确客观地确定本发明的技术构思，避免在对比文件的影响下，曲解发明的技术构思。同样，也应当客观认定对比文件公开的事实，避免在申请文件的影响下，“事后诸葛亮”地理解对比文件的技术构思，或脑补出从对比文件中难以确定的内容。