齐立文,宋晓亭,姜 南
(同济大学上海国际知识产权学院,上海 200092)
技术标准能够使不同生产者的产品在无形中以一种可靠方式实现互相兼容,各项设备依靠技术标准能够实现连接互通,由此达到物质世界中的网络效应[1]。专利作为知识产权产品中的重要组成部分,其生命在于进入市场交付使用,而进入市场流转的路径则依赖技术许可。随着越来越多的技术趋向于专利化,专利技术逐步标准化,专利技术标准逐步全球化。近些年来,标准化在涉及技术、标准制定组织(SSOs)和相关主题,例如标准必要专利和FRAND 承诺(即公平、合理、无歧视原则)引起的问题中变得至关重要,在竞争法领域和许多竞争管辖区中,与这些主题相关的案件数量明显增加[2]。2015 年我国发布的《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中指出,我国要积极参与国际标准制定,推动有知识产权的创新技术转化为标准;加大创新成果标准化和专利化工作力度,推动形成标准研制与专利布局有效衔接机制;研究制定标准必要专利布局指南等。因此,当前阶段在我国提倡加大对标准必要专利研究的时代背景下,对于标准必要专利企业的诉讼策略进行研究十分必要。
产业技术标准联盟中成员众多,围绕技术标准的制定会展开专利筛选、专利开发、专利许可等活动,加之联盟内各成员存在利益取向、认知等因素的差别,不可避免地会产生冲突,而后引发专利诉讼纠纷[3]。在国际多边贸易中,标准必要专利的许可费定价规则不一,导致相关诉讼泛滥,综观国际上知名诉讼案例,已经从以美、欧为代表的发达国家转向以中、印为代表的发展中国家,统一定价规则是解决纠纷的根本措施。鉴于标准必要专利许可费定价规则的重要性,各国在多边贸易谈判中基于自身利益考量制定的单边规则进一步加剧了技术标准定价规则的碎片化[4]。专利具有私权属性,可以激励权利人产生更多的发明创造,促进技术进步和创新,而技术标准化则会将技术置于公共领域,提高产业效率和社会公众福利,由此,专利的私权属性与标准的公共属性发生了矛盾。为了更好地推进技术标准的实施,又能够保护纳入标准的专利,协调路径指向了FRAND 原则,但对该原则含义的解释也是模糊不清[5],衡量标准必要专利资产组合的价值也是一项艰巨而有争议的工作[6]。
目前,虽有部分学者围绕标准必要专利展开研究,但仍缺乏系统梳理,在学科分布上主要涉及法学、管理学、经济学和情报学[7]。在法学领域,我国专利诉讼中存在侵权成本低廉但维权成本高昂的司法现状,标准必要专利诉讼的核心在于反垄断问题以及专利许可费率的确定;其他学科领域对于标准必要专利的研究存在一些基本认识上的问题,对现象的研究很多、对规律的总结较少。对于标准必要专利企业而言,诉讼结果、赔偿额、诉讼地位以及诉讼次数等因素对于不同规模的企业造成的影响不同,采取的专利诉讼策略也会存在差异[8]。研究企业的专利决策行为可以更好地实现企业创新绩效提升。
本研究选取无线通信领域较为典型的标准必要专利企业——华为技术有限公司(以下简称“华为公司”或“华为”)为研究对象,通过华为公司与无线星球有限责任公司(Unwired Planet International Ltd.,以下简称“无线星球公司”或“无线星球”)、美国数字交互公司(InterDigital,以下简称“IDC”)的诉讼案例,研究涉诉企业在标准必要专利诉讼中所采取的一系列诉讼策略,依据资源基础理论、生态位态势理论,采用案例分析的研究方法,从企业生存力、发展力和竞争力三方面因素出发对其诉讼策略问题进行分析,以期为标准必要专利企业采取专利诉讼策略提供启示。
企业资源的不可流动性和难以复制性构成企业核心竞争力的来源[9]。企业资源与企业的能力密切相关,企业能力的发挥依赖企业所掌握的资源,而资源价值的实现则依赖企业能力的发挥。企业资源的异质性和不可流动性影响着企业发展战略的选择和制定[10],企业可以依据自身资源的特殊性,将技术及时转换为专利以制定有效的市场竞争战略。当企业现有资源无法满足自身需要时,会寻求某些具备稀缺性、高价值资源的企业一起合作以获取资源进一步发展。通过对华为公司涉诉案例的分析发现,华为公司在与无线星球公司的专利纠纷中,基于自身资源的短缺而使用对方资源进行市场占有,在与美国数字交互公司的纠纷中,明确对对方专利技术的依赖而与之进行标准必要专利许可的协商,这些措施符合并体现了资源基础理论的本质特征。因此,本研究通过资源基础理论,对华为公司以及与之诉讼的企业在标准必要专利纠纷中采取的措施进行分析。
生态位(ecological niche)最早由Grinnell[11]提出,意指个体在生物进化过程中于某一时间和空间拥有稳定的资源进而获得最大生存优势的生态定位。生态位不单单是生态学领域的理论概念,社会实践中同样存在生态位问题,生活在集体中的个体只有正确定位才能最大限度发挥资源的最大效用。随着交叉学科的发展,生态位理论被广泛应用于生物领域之外的其他学科。企业竞争中,不同的企业具有不同的生态位,企业之间的竞争行为在生态位理论中可以解释为争夺最适宜企业生存的生态区域。生态位在理论方面的研究对象是物种,而在实践中则表现为种群[12]。自然界中的任何生物单元都以某种状态存在,并对环境产生影响,具体而言,包括“态”与“势”两种属性。“态”是指生物单元所处的状态,是其在过去成长过程中与环境互相作用的累积;“势”则是生物单元对于所处环境造成的影响与支配,如经济增长率、生产力等[13]。根据生态位态势理论,可以把企业生态位分为3 个层面,即企业生存力、发展力和竞争力,具体分析框架如图1 所示。
图1 企业生态位态势框架
其中,企业生存力描述的是企业“态”属性,可以反映企业内部各要素的状态(如生产创造力和核心技术能力),是企业生存发展的基础。企业发展力既有“态”的属性,又有“势”的属性,反映的是企业内部各要素之间的协调性(如战略管理、营销管理、界面管理)。企业竞争力描述的是企业“势”属性,反映企业与环境之间的信息、物质及能量转换情况(如企业学习力、创新力)[14]。由此,本研究将结合资源基础理论和生态位态势理论,对标准必要专利企业在专利诉讼中所采取的策略进行分析。
本研究采用双案例研究的方法,对标准必要专利企业在专利诉讼过程中采取的诉讼策略进行研究。原因在于:(1)本研究目的在于揭示标准必要专利企业在专利诉讼过程中的策略选择,是一个回答“为什么”和“怎么样”的问题[15],而且,企业在不同的诉讼过程中采用的战略不同,采用案例研究的方法有助于了解企业诉讼的动态过程、掌握其情境脉络[16],更好地把握企业诉讼规律,对其策略选择进行探索和归纳;(2)双案例研究方法可以避免单案例研究的局限性缺陷,通过对华为公司涉诉的两个案例进行比较分析,可以更加立体地归纳企业在面对不同诉讼手段时所采取的诉讼策略,更全面地对基础理论进行论证和总结。
选取典型个案进行研究可以提高结论的可外推性[17]。出于对案例选取的典型性和代表性考虑,本研究选取华为公司所涉诉讼案例作为个案研究对象具备代表性和典型性。主要原因如下:(1)华为公司是全球重要的信息网络移动设备提供商与制造商,是中国品牌的代表,其拥有的标准必要专利数量及专利涉诉量丰富,在标准必要专利诉讼中的经验可为其他企业提供借鉴,具备代表性和典型性;(2)华为公司涉诉的这两起案例无论是在国内还是国外都具备典型性,分别作为审判案件法院在该领域的首例影响性案例,在国际上备受关注,其中涉及的诸多诉讼策略、裁判方式、判决要素等都值得其他法院和企业法务予以效仿借鉴,因此具备代表性;(3)华为公司在两个案例中的诉讼角色分别是被告和原告,最终其在两案中的诉讼结果也分别是一败一胜,因此,可以从同一家企业的不同诉讼视角来分析诉讼过程中采取的策略。
为了保证案例资料的完整性和权威性,本研究在信息收集过程中特别关注以下两方面的因素:首先,案例信息资料的来源具备权威性,无线星球诉华为案的判决资料从英国和爱尔兰法律信息研究所(British and Irish Legal Information Institute,BAILII)、英格兰及威尔士高等法院(专利法院)等渠道获取;华为诉IDC 案的判决资料从中国裁判文书网、北大法宝案例数据库进行检索,得到案件原始的判决书。其次,通过检索权威媒体的相关报道与分析进行交叉印证,对资料进行补充与完善,确保信息来源的真实可靠。此外,本研究还针对涉案的几项专利技术在欧洲专利局网站及我国国家知识产权局专利检索与分析系统进行检索。
2017 年,无线星球公司与华为公司的专利侵权诉讼案件是英国高等法院的首例标准必要专利案件,英文判决书多达805 页。该判决与之前各国发生的类似案件判决原旨并不一致,批判性地对标准必要专利许可定价规则作出回应,有可能成为英国标准必要专利相关纠纷的法律基础,为其他司法管辖区的法院提供审判指导,并在标准必要专利这个高度动态发展的领域中塑造全新的司法实践[18]。
本案的原告无线星球公司是多项专利组合的持有人,其原本是美国一家从事软件开发的公司,自2012 年开始专门集中于专利许可与维权业务,成为一家典型的非专利实施主体(non-practicing entities,NPE),只需负责将这些专利授权给制售电信设备的公司即可。本案中大多数专利组合都是无线星球公司从爱立信公司购买,包括2GGSM、3GUMTS 以及4GLTE 等通信领域的全球标准必要专利。在欧洲专利局网站对其中的两件涉诉专利进行检索后发现,“一种在无线电信网络环境中的方法与装置”(EP (UK) 2229744)、“一种改善移动通信系统之间数据交接的方法”(EP (UK) 1230818)的申请人均为爱立信公司。2013 年6 月到10 月期间,原告与华为公司进行协商,试图达成专利许可使用协议,最终未果。2013 年11 月,原告联系华为公司缴纳专利许可使用费,华为公司表示只在英国范围内使用其标准必要专利。2014 年3 月,原告向英国法院提起诉讼,指控华为、三星和谷歌公司在未经达成许可使用协议的情况下实施其标准必要专利及非标准必要专利,诉称华为等公司侵犯了其6 件专利,其中有5 件为标准必要专利。2014 年4 月,原告向被告发出整个专利组合的全球性许可协议,但被告均否认专利侵权以及专利技术的标准必要性,拒绝了原告的许可协议。2015 年7 月,三星、谷歌公司与原告达成和解协议以终结诉讼,而华为公司则继续诉讼,并提出反诉:(1)原告所指称的专利并非标准必要专利,有些专利已经构成无效专利,自己并未侵犯其专利权;(2)原告要求本公司支付高额专利许可使用费用的行为属于竞争法中所禁止的滥用市场支配地位行为,违背FRAND 原则。在诉讼进程中,华为公司提出其承担仅在英国范围内的专利许可费用,法院认为此举不符合FRAND 原则,华为公司作为一家跨国企业理应执行全球范围的专利许可而不能要求持有全球标准必要专利的原告仅在英国范围内进行许可。针对华为公司提出的“无线星球公司滥用市场支配地位”问题,法院认为原告作为标准必要专利权利人的确具有市场支配地位,但其在诉讼之前与诉讼过程中均申请禁令救济,且要求被告与之达成全球范围内的专利许可协议,并不构成市场支配地位的“滥用”,原告对此无权进行竞争法抗辩。2017 年3 月,英国高等法院作出最终判决,裁定华为公司侵犯了原告的标准必要专利,指令华为公司与无线星球公司签订专利许可使用协议,华为公司向原告支付290 万英镑的专利许可使用费,后期的使用费用按照标准进行支付;如果华为公司拒绝英国法院所裁定的标准必要专利许可费率,那么英国法院将会裁决颁布禁令救济,华为公司的产品将会在英国市场禁售[19]。无线星球公司与华为公司具体的纠纷进程如图2 所示。
图2 无线星球公司与华为公司纠纷过程
该案是我国国内法院审判的专利诉讼中反垄断法第一案,也是首例由标准实施者起诉标准持有者滥用市场支配地位的案件。本案原告为华为公司,被告为美国数字交互公司。IDC 持有多项无线通信技术领域的标准必要专利,其中包括2G、3G、4G以及IEEE 802 系列标准,其主要收入来源是通过与标准必要专利的实施者签订专利许可协议来收取专利许可使用费。早在2009 年,IDC 公司就开始向华为公司索要高额的专利许可使用费,其中无线通信终端设备使用费2009—2016 年一次性费用合计为5.3亿美元,无线通信基础设施设备使用费2009—2016年一次性费用合计为5.2亿美元。面对如此高额的“霸王条款”,华为公司予以拒绝并要求以此价格与苹果、谷歌等公司的要价作出比较。根据IDC 年报,其对于华为公司的要价是苹果公司的19 倍,是三星公司的2 倍多。由此,双方陷入僵持状态。2011 年,双方约定于当年9 月份开展一次谈判,然而在2011年7 月26 日,IDC 突然将华为公司诉诸美国特拉华州法院和美国国际贸易委员会(International Trade Commission,ITC),并申请颁布禁令以禁止华为公司产品的销售与进口。华为公司面对突如其来的诉讼,在权衡之后采取反击策略,于2011 年12 月6日将IDC 起诉至华为公司总部所在地的深圳市中级人民法院,提起反垄断之诉。华为公司诉称,IDC作为欧洲电信标准化协会(ETSI)的成员,在已经承诺FRAND 原则的情况下并未履行原本的义务,滥用市场支配地位向其索取高额专利许可费用,要求华为公司支付的许可费用是同期同类技术标准实施者的数倍。在展开诉讼后的2012 年专利许可谈判中,IDC 对华为的报价为按照产品销售额的2%支付专利许可费,但在同等情况下对苹果公司与三星公司的报价却是0.018 7%,此举严重违反了IDC 之前对ETSI 作出的FRAND 承诺。在诉讼过程中,为了增加胜诉筹码,华为公司除了积极备诉之外,还向国家发改委举报被告向其收取歧视性高价的滥用市场支配地位行为。在国家发改委介入后,被告的态度逐渐发生转变,与华为公司的谈判条件也开始逐步合理化,最终被告全面撤销了之前所主张的专利许可费用。该案最终的法院判决结果于2013 年10月21 日生效,判令IDC 立即停止其过高定价和搭售行为,并判决被告赔偿华为公司经济损失2 000 万元人民币[20]。本案的纠纷过程如图3 所示。
图3 华为公司与美国数字交互公司的纠纷过程
在实践中,企业通常会采取一系列策略进行专利诉讼安排,比如专利交易、专利掠夺、专利投资、专利防御诉讼策略[21],以及专利诉讼管辖策略、诉讼和解策略[22]。实践中,大多数企业的法务人员以及诉讼律师通常会根据不同的诉讼进程,围绕标准必要专利是否侵权、专利许可费的定价、禁令的申请等因素,在诉讼之前、诉讼过程中以及诉讼结束后3 个阶段进行诉讼布局。本研究结合资源基础理论和生态位态势理论,对标准必要专利企业在上述案例中采取的诉讼策略加以分析。
在无线星球诉华为案中,两家公司在不同的诉讼进程中作出的诉讼策略不同,主要原因在于各自在市场中的地位及对对方专利技术的依赖程度不同,充分体现了企业对资源基础理论的运用。关于生态位态势理论,本案中企业采取的措施主要在以下3个方面加以体现:第一,原告与被告针对诉讼地点的选择运用了专利诉讼管辖策略。移动通信行业的技术标准已经从国家发展到地区,又从地区发展到全球,在当今时代,该行业的全球标准已能够形成独立的全球市场,但是,考虑到标准必要专利的地域性因素,其是否在相关国家或地区受到保护是判断标准必要专利利弊的关键[23]。无线星球公司作为一家美国企业,选择在英国发起标准必要专利诉讼,原因在于美国在过去的十几年中通过一系列的判例对无线星球这种非专利实施主体进行规制,其在美国境内获得禁令十分困难,而英国乃至欧洲法院对于标准必要专利的诉讼受理量在此期间则逐年攀升[24]。此举是专利诉讼管辖策略的体现,类似事由还包括起诉地点、起诉事由、应诉准备、诉外措施等,从生态位态势理论出发,可以将其归结为企业生存力的“态”属性。第二,华为公司在诉讼中提出反诉,称原告的专利并非标准必要专利,且有些专利已无效,因此而否定自己侵犯其专利权。这一举动体现了专利诉讼反击策略,可以归结为企业“态”“势”交叉属性的发展力,属于企业战略管理的一部分。尽管从诉讼结果来看,华为公司的反诉请求并未被法院采纳,但此举不失为一种诉讼时间拖延战术,可以延长败诉后支付许可费的时间,达到减少企业损失的作用。第三,华为公司面对无线星球公司要求其支付无线通信技术的全球专利许可费要求时,提出其仅承担在英国范围内的专利许可费用,以降低自身损失而将对方专利夺取为自己所用,此举体现了专利掠夺诉讼策略,是典型的企业“势”属性,因为华为公司专利技术的布局体现了其在市场竞争中作出的应对以及对环境产生的影响,是企业竞争力的体现。综上所述,在本案中,标准必要专利企业所采取的诉讼策略可以归纳为如表1 所示。
表1 无线星球诉华为案中企业的诉讼策略
而在华为诉IDC 案纠纷中,无论是ITC 的裁决还是法院的判决中,华为公司都取得了胜诉,其在诉讼过程中采取的专利诉讼策略功不可没。综观该案整个诉讼过程,可以将华为公司的专利诉讼策略总结如下:首先,华为公司面对IDC 在美国特拉华州法院和美国国际贸易委员会发起的刁难,并未直接顺从其意前往应诉,而是将诉讼营地选择在其中国公司的总部所在地法院——深圳市中级人民法院,在地缘方面占据上位。这一举动属于专利诉讼管辖策略,体现出企业“态”属性的生存力特征。其次,华为公司在决定以诉讼形式回击IDC 后,同时发动了两起诉讼,一起是反垄断之诉,另外一起则是FRAND 费率之诉。此举会让对方企业明确其诉讼决心,属于企业专利诉讼进攻策略,体现了企业对所处环境的强有力互动和影响,是企业“势”属性的反映。此外,华为公司除了发起诉讼之外,还采取了诉讼外举措,向国家发改委控告IDC 滥用市场支配地位,并且原告在实施这一举动后带来的效果十分明显,被告的态度开始趋向缓和与被动状态。最后,在华为诉IDC 案中,原告与被告同是多项标准必要专利技术的持有人,都参与制定全球无线通信技术标准,但IDC 相对于华为公司较占优势,华为公司在与之竞争中始终处于防守状态,属于资源基础理论的体现,同时也体现出企业的生存力特征。综上所述,本案中所体现的专利诉讼策略详如表2 所示。
表2 华为诉IDC 案中企业的诉讼策略
标准与专利的融合已经成为一种趋势[25]。专利权具备市场独占性,而纳入标准的必要专利会对专利实施者产生封锁效应,因此,获得专利许可是标准必要专利实施者参与产业竞争的前提。通常而言,企业间面临标准必要专利的许可费用问题时极易发生纠纷从而进入诉讼,在标准必要专利许可诉讼纠纷中取胜则是实施标准必要专利的关键环节。研究标准必要专利企业在诉讼中的策略可以更好地促进标准必要专利许可的协商进行,对于企业快速进入市场占据市场地位至关重要。本研究基于资源基础理论和生态位态势理论,针对标准必要专利企业在专利诉讼中采取的策略进行分析,通过对华为公司与无线星球公司、美国数字交互公司的专利诉讼纠纷进行案例分析后发现,标准必要专利企业在应对专利诉讼时会从自身拥有的资源和企业能力出发采取一系列诉讼策略。具体来讲,本研究试图从企业的生存力、发展力和竞争力三方面对标准必要专利企业运用专利诉讼策略进行总结:
首先,基于企业生存力的诉讼策略。企业在进行诉讼时需要时刻关注自身在环境中的地位与状态,寻找与自身能力相匹配的生存力策略,这也是资源基础理论的体现。如华为公司在与IDC 的诉讼中,选择深圳市中级人民法院进行起诉,是考虑到自己在国内法院的诉讼地位与美国特拉华州法院之间存在差距,在国内法院进行起诉无疑是最佳选择。又比如,在无线星球诉华为公司案中,无线星球公司作为美国的一家非专利实施主体,并未选择在本国起诉而是到英国法院发起诉讼,原因就在于其认识到自身的企业性质是美国法院判例所规制的对象,若是选择在美国起诉则后期的专利许可禁令就无法申请,不利于其损失的最小化。当然,标准必要专利企业除了采取专利诉讼管辖策略之外,还可以采取其他的诉讼策略,甚至可以选择诉讼外途径解决纠纷,比如事前的和解谈判或者诉前调解等。由此可见,企业在专利诉讼中,需要根据自身的生存力选择合适的策略。
其次,基于企业发展力的诉讼策略。标准必要专利企业在诉讼中可以采取诉讼反击策略进行自我维护。企业依托于自身发展中的能力提升、资源重组与升级,在不同的阶段会采取不同的措施来应对不同的挑战,在此过程中,标准必要专利企业会运用企业内部的不同要素进行资源的重新配置,比如说进行专利战略管理、营销管理等活动,充分体现了企业各要素之间的协调性与组织力。在司法实践中,标准必要专利诉讼通常会围绕标准必要专利有效性、禁令与赔偿展开,而专利的赔偿在遵循填平规则的基础上会适用惩罚性赔偿;标准专利许可费率则是专利赔偿的指标之一,在关于费率的博弈过程中又会辅以禁令手段[26]。因此,标准必要专利企业在明确了法院的裁判思路后,可以围绕法官对类似专利诉讼中的裁判要旨,在标准必要专利诉讼中针对以上因素进行诉讼策略的安排。比如,在无线星球诉华为案中,华为公司面对无线星球公司提起诉讼的第一反应即是应诉,并针对无线星球公司的诉讼要求提出非标准必要专利及无效专利的反诉。从诉讼结果来看,虽然华为公司提起的反诉被法院全部驳回,但此举在当时的诉讼进程中可以起到拖延诉讼时间的作用,可以最大限度地减少企业损失,属于企业战略管理的一部分。由此可见,标准必要专利企业在面临竞争对手的诉讼时,可以根据自身的资源及能力进行反击应对,以实现自身利益的最大化。
最后,基于企业竞争力的诉讼策略。企业与环境之间的互动能够体现企业对市场环境产生的支配以及环境对企业产生的影响。从企业的竞争力出发,在标准必要专利诉讼中采取一系列策略可以体现企业对环境的适应力与改造力。比如,在华为诉IDC案中,华为公司在诉讼中采取的几项策略就体现了企业竞争力。首先,针对华为公司与IDC 之间的标准必要专利许可费问题,华为公司先发制人,在衡量好环境因素后直接提起反垄断诉讼,全方位地围绕IDC 的市场支配地位发起攻击;除此之外,华为公司采取专利诉讼进攻策略的同时,还向国家发改委投诉IDC 的滥用市场支配地位行为,此举既能够弥补诉讼带来的时间延迟问题,又可以使IDC 在诉讼过程中有所忌惮。从诉讼结果来看,华为公司采取的诉讼与诉讼外策略相辅相承,共同推进了最后的胜诉结果。因此,标准必要专利企业在专利诉讼中采取相关的措施时,需要根据自身能力与环境进行互动,并根据环境的反馈及时作出回应。
本研究选取的两则案例所体现的诉讼策略,在实践中不仅对企业法务应对专利诉讼可提供指导,对于法官认定标准必要专利侵权的判定及专利许可费用纠纷也可提供方向,对于诉讼律师在类似案件中采取诉讼策略也提供了启示。
鉴于本研究对象为标准必要专利企业的诉讼策略,因此主要围绕企业角度展开,未来完全可以从其他主体视角(法官裁判视角、法务及律师的诉讼或应诉视角等)展开专利诉讼策略的研究。同时,标准必要专利技术涉及企业众多,本研究仅选取通信领域的华为公司以及与之产生纠纷的两家公司进行案例研究,未来可以从其他技术领域和国外跨国公司入手,进行标准必要专利企业专利诉讼的多案例研究。另外,标准必要专利的许可费率问题近几年来成为标准必要专利诉讼纠纷中的核心和热点问题,未来研究可以围绕标准必要专利企业在许可费率谈判中的策略进行分析。