专利申请文件满足公开充分要求的相关思考

徐菲 甄婉璐

摘要：本文分析了专利法第26条第3款的立法宗旨，考察了其在审查实践中的适用现状及其利弊，从立法宗旨出发研究了实审过程中涉及充分公开的相关审查意见的合理性，总结了在实审过程中适用专利法第26条第3款的时机，提出了对涉及公开不充分瑕疵的发明专利申请的处理建议。

关键词：第26条第3款;充分公开;立法宗旨;补交证据

中图分类号：G306文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）33-0056-04

1 引言

在目前的审查实践中，专利法第26条第3款（以下简称法26条3款）被使用的频率较高，相当一部分申请人、代理人和审查员对该法条的适用条件和尺度把握感到困惑。不同的发明专利申请具体案情千差万别，而专利法和审查指南只是对其做了相对较为上位和概括性的说明，缺乏明确和具体的判断标准。因此，本文从该法律条款的立法宗旨出发，试图分析并阐明其立法本意、所约束的范围以及对申请人答复的处理。

2 法26条3款的立法宗旨

就法第26条第3款而言，其立法宗旨至少体现了三层含义。一是公开换保护，申请人必须向社会公众充分公开其发明的技术方案，这是其获得专利权的前提条件和必要基础;二是付出与收益平衡，通过授予专利权使得申请人获得的潜在收益的范围与申请人通过公开专利技术而产生的对公共利益的贡献相匹配;三是通过向公众公开发明的技术方案实现科学技术知识的传播，将每个发明人的研究成果转换为人类知识宝库的一部分。

而如果将整部专利法做为一个整体来看，专利法第1条也开宗明义的指出，其立法宗旨是为了鼓励发明创造，促进科学技术和经济社会发展。脱离这一立法宗旨孤立地去理解专利法律条款，则有可能失之偏颇，会导致法律条款被机械或者片面地执行。在审查实践中判断一件专利申请是否应该收到公开不充分的质疑，应该从专利法的立法宗旨出发，考量审查意见是否能够体现专利法的立法宗旨。

3 审查实践中法26条3款的适用现状

3.1 审查意见中涉及法26条3款的频次较高

统计结果表明，在发明专利实质审查中使用法26条3款的情况较为突出。以化学领域高分子发明为例，选取一段连续时间内的800余件结案案件为样本，其中涉及公开不充分的案件约占案件总量的6.3%。虽然这个比例给人直观感受并不高，其绝对值低于其他如新颖性、创造性和不支持条款出现的频率，但是在使用公开不充分法条时，案件的授权比例明显低于其他条款，仅为25%左右，可见涉及公开不充分的审查意见对申请人杀伤力较大。另一方面，在涉及公开不充分缺陷的案件中，国内申请约占87%，国外申请仅占13%，国内申请的比例明显高于国外申请。而国内申请涉及公开不充分的案件的授权率仅为24.4%，也低于国外申请的授权率。

3.2 一旦被质疑充分公开则几乎无回旋余地

除了涉及充分公開的审查意见出现频次偏高之外，对于受到公开不充分质疑的专利申请通常也很难通过修改或意见陈述克服缺陷。根据专利法第33条的规定，申请人对说明书的修改有着严格的限制，不能超出原申请文件公开的范围，不能引入超出原申请文件的新的技术信息。申请人一旦受到公开不充分的质疑，就需要通过补充新的技术信息来克服缺陷，通过补充新的技术信息使得原本不清楚和不完整的技术方案变得清楚、完整。但是对公开不充分的缺陷的修补和修改不能超范围的要求是一对矛盾，补充新的技术信息必然会超出元申请文件记载的范围，使得申请人面对公开不充分的质疑左右为难。

3.3 补交证据通常于事无补

此外，申请人通过补交证据的方式来克服公开不充分的缺陷也非常困难。常见证据有三类：一类是申请日前的公开出版物;一类是申请日后的公开出版物;第三类是试验数据。对于申请日前的公开出版物，虽然审查员接受起来相对容易，但是由于具备新颖性和创造性的发明本身就难以在现有技术中检索到证据，实际上和发明点相关的缺陷也不大可能通过提高申请日前公开出版物证据而克服公开不充分的缺陷。只有当说明书撰写本身并无任何问题的情况下，仅仅由于审查员个人认知问题而导致对个别术语或技术理解不准确，申请人通过提交申请日前的出版物帮助审查员了解现有技术并获得正确的认知，此时才有可能通过提交申请日前的出版物克服缺陷。对于申请日后的公开出版物和试验数据，审查员多数情况下不予接受。

4 涉及充分公开的审查意见与立法宗旨的辩证关系

4.1 实审阶段过多使用法26条3款不利于鼓励发明创造

说明书出现公开不充分的原因有两类：一类是由于申请人撰写水平和认识能力导致的，是无心之失;另一类是出于申请人维护自己利益的考虑，隐去了某些技术特征，是事出有因，也是在民法框架下当事人趋利避害的本能选择。

中国专利发展历程有两个明显的特点：一是起步较晚，发展时间较短，至今不过短短30年;二是专利申请量的变化并非平缓增长，而是近10年特别是近5年的专利申请占了多数。这意味着整个申请人和代理人队伍相对较为年轻，申请文件的撰写水平尚有待提高。申请人在撰写申请文件时常常沿用撰写科技论文或者研究报告的思维方式，很容易想当然的将自己熟知的知识无条件认定为为本领域的技术人员都应该知道或者不自觉地以为某一步骤的操作是本领域的技术人员都应该知道的，这会导致在说明书中有意或无意漏掉了很多本领域技术人员不能从现有技术中直接、唯一地获得的技术信息[1]。对于一些经验较为丰富、已经有意识地通过撰写技巧来维护自己利益的申请人，则朝着另外一个方向走去。有时候会有意隐去与核心发明点相关的某些技术特征，甚至有时候会隐去最能体现发明核心构思的最佳实施例，有时候会模糊处理发明配方中某种关键成份，从而尽最大可能维护自己利益。

对于说明书中出现的上述瑕疵，如果过多使用法26条3款，质疑说明书公开不充分，虽然没有违背审查指南的规定，具有一定的相对合理性，但是却背离了专利法鼓励发明创造的初衷，并带来一些负面影响。第一，打击申请人从事发明创造的积极性。发明专利实审的核心和主线是包括新颖性、创造性在内的三性审查。如果放弃三性审查这条主线，频繁采用非实质性条款，会使得申请人认为自己的劳动成果没有受到认真的对待和尊重，申请专利意愿降低。第二，伤害申请人感情。很多科研工作者穷其一生之精力，致力于研究一项技术，背后付出的牺牲非常人所能想象，其对自己科研成果的珍如生命的感情也非常人所能理解。如果我们过多提出公开不充分的审查结论，对申请人的劳动成果彻底否定，并且明确指出不具备授权前景，很多申请人难以接受。这样做出的审查意见也许合理合法，但是多少有些不合情。第三，不利于维护审查员和专利局的良好形象。机械教条地执行法律条款，对发明缺乏尊重，误解、曲解发明，为获取个人利益而损害国家和申请人利益等等做法均属于缺乏善意、缺少诚信的审查行为，都是职业道德缺失的表现。第四，对国内申请人尤其是中小企业打击严重。根据前述统计数据可知，法26条3款的审查意见主要指向国内申请人，事实上造成同一个条款对不同申请人的区别对待。国内中小企业在生存环境、创新能力、研发投入上本来就对跨国公司处于劣势，如果再在专利审查过程中通过使用某个法律条款进行指向性较为明确的进一步压力，会违背公平竞争的原则。国家知识产权局也明确要求对小微企业创新成果要支持其在国内外尽快获得授权。中国的专利制度对扶持本国中小企业成长过程中应起到良性作用，散发正能量，即使无法做到雪中送炭，但底线是不能雪上加霜。