医药生物领域分析检测技术专利申请的创造性的探讨

孙春梅

作者单位：100066 北京，国家知识产权局专利局，Email：13810515743@139.com

我国专利事业起步于 1980年，虽然起步较晚，但发展迅速。2020年我国发明专利授权 53.0 万件，国内（不含港澳台）每万人口发明专利拥有量达到 15.8 件。我国在全球创新指数报告中的排名由 2012年的第 34 位提升到2020年的第 14 位，位居中等收入经济体之首，是世界上进步最快的国家之一。这表明我国创新能力不断增强，知识产权综合实力快速跃升。

专利申请的实审过程可以看作是证明专利申请具备专利法所规定的新颖性和创造性等的过程。很多专利申请由于不具备创造性而被国家知识产权局驳回。因此理解创造性法条和创造性的评价思路对于专利申请获得稳定的保护范围很重要，也为申请人对专利申请创造性的答复提供重要思路。本文以具体案例为例，从审查角度探讨专利申请的创造性，以期为申请人提供专利申请不同的理解角度，有助于创新主体制定专利战略，更好地进行专利创造、保护和运用。

发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。实质审查程序遵守的基本原则之一包括听证原则，即在实质审查过程中，审查员在做出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和（或）修改申请文件的机会，即审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。这表明，申请人的意见陈述在审查实践中起到非常重要的作用。申请人通常会根据审查员发出的审查意见通知书中指出的缺陷，围绕该缺陷相关的事实和证据，结合申请文件的具体情况答复自己的意见。有针对性地聚焦争议焦点、通过证据加说理的方式将问题解释清楚，这样的答复意见通常能达到比较好的效果。现通过下面的例子来说明分析检测技术中经常出现的问题和情况。

1 案例

⑴检测对象有差别

一种厚朴酚与和厚朴酚的检测方法，采用热分离和色谱分离相结合，实现厚朴酚与和厚朴酚的快速分离，检测对象为厚朴及其复方制剂（块状或粉末状固体）。

对比文件 1 公开一种裂解-气相色谱-质谱联用技术检测厚朴浸膏中厚朴酚与和厚朴酚的方法，检测对象为厚朴浸膏。

医药生物领域包括很多检测方法的专利申请，有些申请相对于现有技术的创新点在于由于检测对象的不同而导致检测方法产生差别。申请人答复创造性时会关注样品不同而忽视技术方案本身，更强调技术领域的差别。在该例中对比文件 1 的对象与本申请不同，以及检测目标也稍微不同。申请人认为本申请检测对象为厚朴及其复方制剂，而对比文件 1 采用的是厚朴浸膏；并且对比文件 1 重点在于厚朴浸膏基于模拟卷烟燃烧过程的挥发性组分分析，而本申请以检测厚朴及其复方制剂中厚朴酚以及和厚朴酚为目的。

在审查实践中，最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，例如，与要求保护的发明技术领域相同或者相近的现有技术。对比文件 1作为最接近的现有技术，也是采用热分离和色谱技术相结合检测厚朴浸膏，两者的检测思路相同，检测方法与本申请相似。对比文件 1 的发明目的与本申请是否一致与对比文件1 能否用于评价权利要求的创造性并不直接相关。由于卷烟中添加的是厚朴浸膏，对比文件 1 为了模拟卷烟燃烧过程，因此采用的样品为厚朴浸膏，厚朴浸膏的化学成分包括厚朴酚与和厚朴酚，而中药厚朴的主要活性成分也是厚朴酚与和厚朴酚。当本领域技术人员为了对厚朴药材本身的药性进行检测时，容易想到直接选择该厚朴药材作为检测样品，将对比文件公开的方法用于检测厚朴或其复方制剂。

⑵检测对象的数量存在差别

一种 GC-Q-TOF/MS 检测仁果类水果中 708 种农药残留的侦测方法，包括：建立 708 种农药 TOF/MS 数据库，同时对仁果类水果中 708 种农药进行定性侦测与确证，该方法包括以下步骤……。

对比文件 1 公开了一种气相色谱-四极杆飞行时间质谱法鉴定常见果蔬中152 种农药残留的检测方法，采集了苹果、芹菜、梨、桃子、甘蓝、番茄六种果蔬进行实际样品分析。

由于 TOF-MS 方法是分析领域常规的检测方法。该例中申请人会重点强调对比文件 1 仅仅公开了农药数量为152 种的检测方法，不存在将农药检测数量扩展到 700 多种的技术启示；并特别强调改进现有技术会遇到的困难，当待测农药的基数扩展 3～4 倍（待测农药数量多出 550 余种）时，其准确检测所遇到的困难和不同农药参数之间的干扰（基质效应）将成几何倍的增加，而不是简单的叠加。

TOF-MS（飞行时间质谱）检测器具有很高的质量数分辨率和扫描速度，现有技术中 GC-Q-TOF/MS（液相色谱-四级杆-飞行时间质谱）农药筛查精确质量数据库已经实现了 700 多种农药的侦测、定性与确证；本领域客观存在对仁果类水果中的多种农药残留进行侦测的需求，本技术领域有检测更多种类农药的需求和动机，当侦测 708 种农药残留时，很容易想到采用对比文件 1 的 GC-Q-TOF/MS方法进行侦测；这对本领域技术人员来说不需要付出创造性劳动。

⑶技术效果得不到实验数据的支撑

很多分析检测领域专利申请将发明内容概括精炼形成权利要求，这样的权利要求往往保护范围很大，容易被对比文件破坏其创造性。为了克服权利要求不具备创造性的缺陷，申请人往往从说明书中寻找技术特征加入权利要求中。

权利要求 1 为一种测定玉米粒中的脂质转移蛋白变应原的量的方法，该方法包括：从研磨的玉米粒至少部分纯化具有 9 kD 的分子量的玉米衍生的脂质转移蛋白以形成提取物；在紫外和质谱检测的情况下使用液相层析测定所述提取物中的玉米衍生的脂质转移蛋白的量。

修改后的权利要求 1 为一种测定玉米粒中的脂质转移蛋白变应原的量的方法，该方法包括：从研磨的玉米粒至少部分纯化具有 9 kD 的分子量的玉米衍生的脂质转移蛋白以形成提取物；

添加牛血清清蛋白到所述提取物中，且将提取物置于用于液相层析的取样容器中，其中所述取样容器包括聚丙烯管形瓶或聚丙烯管形瓶插入物以最小化取样容器对提取物中的脂质转移蛋白的吸附；

在紫外和质谱检测的情况下使用液相层析测定所述提取物中的玉米衍生的脂质转移蛋白的量。

申请人将“添加牛血清清蛋白到所述提取物中，且将提取物置于液相层析的取样容器中，其中所述取样容器包括聚丙烯管形瓶或聚丙烯管形瓶插入物以最小化取样容器对提取物中的脂质转移蛋白的吸附”加入权利要求 1 中，认为增加的这部分技术特征能够解决液相层析的取样容器对蛋白质的不利吸附问题。

但审查实践认为，液相层析领域可以采用不同材质的取样容器，而聚丙烯管具有较低的蛋白质吸附特性，本领域技术人员可以选择采用聚丙烯管形瓶或聚丙烯管形瓶插入物作为液相层析的取样容器，以使取样容器对提取物中的蛋白的吸附最小化，这是本领域的常用技术手段。对于添加牛血清清蛋白的作用，本申请说明书中并未明确说明，因而只能依据本领域的常规认知，牛血清清蛋白可以作为蛋白的稳定剂，防止蛋白的分解，以及防止蛋白的非特异性吸附，因此本领域技术人员能够想到将牛血清清蛋白加入到含有蛋白质的提取物中，并且将提取物置于包括聚丙烯管形瓶或聚丙烯管形瓶插入物的取样容器中以降低塑料试管壁对蛋白质的吸附。

审查指南中指出，实现发明的优选的具体实施方式是说明书的重要组成部分，它对于充分公开、理解和实现发明，支持和解释权利要求都是极为重要的。加入权利要求中的技术特征如果在说明书中没有记载其技术效果，这种修改方式的作用通常难以被认可。

⑷涉及实验参数的申请

色谱技术发展到今天，已经作为一门独立、成熟的技术。从审查实践来看，开创性的发明申请相对较少，占比不高，大部分专利法申请属于对现有技术的改进。色谱分析领域的专利申请的创新点主要集中在样品的前处理（样品的采集、样品的制备）、具体色谱分析方法以及随后的数据处理和结果分析。由于色谱分析方法中主要由具体方法步骤进行限定，包含很多具体实验参数，发明申请的创新焦点最终会集中到具体参数上。

一种高山红景天苷的提取方法，该方法的步骤包括将样品置于微波炉中，功率 500 W，微波 2 min，将超声清洗仪设置 60 ℃，超声提取 5 min。对比文件 1 同样公开了一种高山红景天中红景天苷的提取方法，样品置于微波炉中，功率 500 W，微波 1 min，超声清洗仪设置 60 ℃，超声提取40 min。

本申请和对比文件都是将样品研磨粉碎过筛，先利用微波处理样品，微波后进行超声提取，最终得到了红景天苷提取液，并且微波的功率和超声的温度也相同；本申请与对比文件的主要区别在于本申请进行微波和超声提取的时间不同，本申请微波时间更长，超声进行的时间较短。

申请人在意见答复中通常会将重点放在微波和超声提取时间的不同上，论述微波和超声提取时间的选择不是本领域的常规选择，并且这种选择会带来预料不到的技术效果。

申请人在原始申请文件中提到，现有技术中红景天苷的提取方法主要包括超声提取法、微波破碎提取法等。本申请采用超声+微波破碎提取法获得红景天苷，色谱分析表明峰形完整、杂质干扰少、红景天苷含量较高。原始申请文件中没有提及微波+超声提取红景天苷已经是本领域的现有技术，也没有对微波和超声提取时间进行相应的对比实验，没有实验数据表明本申请采用的微波和超声提取时间的选择具有预料不到的技术效果。

审查实践中认为，对比文件是将样品研磨粉碎过筛，首先利用微波处理样品，微波后进行超声提取，最终得到了红景天苷提取液。本领域技术人员知晓，在对比文件采用的提取方法中，红景天苷的提取效果与样品的粒径、超声提取的时间以及微波提取的时间等密切相关。在对比文件的基础上，为了增强高山红景天苷的提取效果，本领域技术人员有动机对上述各种常规参数调整，在考虑样品粒径、超声时间和微波时间对样品提取的综合影响下，选取合适的样品粒径、超声和微波时间，对本领域技术人员来说不需要付出创造性的劳动，并且也没有产生预料不到的技术效果。

对于补交的实验数据，主要依据在于原始申请文件的记载，补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到。对于本案来说，由于原申请文件对于微波和超声提取时间没有记载相关的实施例以及相应的技术效果的描述，因此即使申请人补交实验数据，其所能达到的技术效果通常也无法满足创造性的要求。

2 对分析检测技术申请专利的启示

⑴医药生物技术领域涉及的方法权利要求较多，申请的发明点就在于采用了特殊的方法步骤，或者是特定的参数，这需要实验数据来证明其所能达到的技术效果。申请文件在撰写时就应提前全面考虑，避免缺少实验数据而失去授权的机会。

⑵申请人应当注重背景技术的撰写。背景技术是对于理解、检索和审查本申请有价值的信息。客观指出背景技术中存在的问题和缺点、以及解决这些问题时遇到的困难对于准确判断本申请的创造性起到了辅助作用。如果忽略现有技术或者降低现有技术都会对创造性的客观判断造成不利影响。

⑶避免在创造性的答复中引入不必要的超范围问题。申请人在克服创造性问题的问题时，除了列举相关证据进行意见陈述外，通常还会通过修改权利要求的方式来克服缺陷。修改申请文件的过程避免引入不必要的超范围问题，一是这种修改方式通常会模糊争议焦点，对申请文件的最终走向没有实质性帮助，二是会延长审查程序，造成行政资源的浪费。

3 结语

专利申请的创造性是申请人经常会遇到的难点之一，创造性的审查过程就是审查员与申请人围绕对比文件就本申请具体内容的双向交流过程。审查员在申请内容和具体法条上把握更明确，申请人则对现有技术的理解更准确和全面。申请人的答复对申请文件最终能否授权起到了一定作用，在答复过程中注重客观证据的使用，依据客观事实的说理，有针对性地进行答复。

此外，对于申请的专利是否符合专利授权标准，专利申请文件能够起到支撑和证明作用。专利申请文件也是审查人员据以进行实质审查的基础。其撰写质量的好坏直接影响到专利权的获得、专利权的保护范围及专利权的稳定性。提高申请文件的撰写质量，可充分发挥知识产权对技术创新的引领和促进作用。