实用性审查中积极效果的考量

孟栋 何婷婷

摘要：本文从专利法和审查指南的相关规定出发，针对实用性审查过程易出现争议的两种情形，结合实际案例进行相应的分析，对实用性判定过程中积极效果的判断尺度进行了探讨，并认为实用性并不要求发明或实用新型完美无缺，只要其能够解决一定的技术问题，产生一定的技术效果，一般情况下应当认可其能够产生积极效果，具备实用性。

关键词：实用性;积极效果

中图分类号：D923.42 文献标识码：A文章编号：1003-5168（2020）03-0086-03

1 问题的提出

习近平总书记多次强调要提高知识产权的审查质量和审查效率。而实用性是发明和实用新型专利授权的实质性条件，做好实用性审查是提升专利审查质量的重要一环。

我国现行专利法中规定：“实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或使用，并且能够产生积极效果”。《专利审查指南》中指出“能够产生积极效果，是指发明或者实用新型专利在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的”，同时《专利审查指南》中实用性的审查基准也将“无积极效果”列为不具备实用性的主要情形之一。因此，专利申请必需具有积极效果才有可能满足实用性的要求获得授权。

对于积极效果，《专利审查指南》中有相关的规定，“具备实用性的发明或者实用新型专利申请的技术方案应当能够产生预期的积极效果。明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不具备实用性”，即认为明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请无积极效果。至于何种程度才属于无积极效果，尹新天[1]认为“能够被认定为不能产生积极效果的发明或者实用新型只能是那些不但明显无益，而且带来不良影响（例如严重污染环境、严重浪费能源、败坏社会风气等）的发明或者实用新型”，即强调发明或者实用新型在明显无益且带来不良影响时，不能产生积极效果。

然而上述规定或者解释相对模糊，发明或者实用新型专利达到什么程度属于“明显无益、脱离社会需要”或者“明显无益且带来不良影响”并没有相关的标准。针对类似的案件，不同审查员可能得出不同的结论，例如对于发明或者实用新型能够解决一定的问题但存在缺陷的情形和发明或者实用新型中存在耗费能量的情形就存在较大的争议。下面结合几个案例探讨一下这两类情形的案例是否能够产生积极效果，具备实用性，以期对实用性积极效果的审查有所帮助。

2 案例分析

2.1 发明或实用新型存在缺陷的情形

对于技术方案存在缺陷的发明或者实用新型案件，一种观点认为发明或者实用新型存在缺陷，其不能产生预期的积极效果，不具备实用性。另一种观点认为发明或者实用新型都不是完美无缺的，必然存在缺陷，因此不能以发明或者实用新型存在缺陷否定其实用性。那么哪种观点更有道理呢？我们结合实际案例看一下。

【案例1】

本申请涉及一种车体倾斜自动显示和自动减速的装置，工作时，安装在车体底部的感应管随车体向外倾斜超过预定角度时，触发显示装置的传感器，传感器发出的信号传至电路板，使指示灯发光，提示司机车体发生倾斜。当车体倾斜达到预定角度时，触发减速装置的传感器，传感器发出的信号传至电路板、手控开关、刹车系统，使车辆减速。

驳回决定认为：车辆正常行驶时产生向心加速度，使得车辆会有一定的侧倾角，而本申请的装置有可能在汽车正常转向时就触发传感器，使车辆减速，这与本申请的发明目的相违背，不能产生预期的积极效果，因此不具备实用性。

复审决定[2]认为，虽然本申请的装置有可能在汽车转向时就触发传感器，使车辆减速，但本申请是针对车胎漏气、少气、爆胎、货物重压、弹簧及半轴断裂、轮胎脱落时车体倾斜，易发生侧翻的问题，提供一种能显示车体倾斜情况并在倾斜角度较大时能自动减速的装置，本申请的技术方案在车辆直线行驶的情况下发生前述意外状况时能实现车体倾斜自动显示和自动减速的目的，故本申请的技术方案能够产生积极的技术效果;虽然汽车正常转向时可能会触发传感器，但根据本申请说明书所述，手控开关是可以人工调节的，可以在转弯前将手控开关关闭，这样即使车辆转弯时会触发传感器，传感器的信号也不会传至刹车系统导致车辆刹车减速。

驳回决定和复审决定正对应前述的两种观点。二者均承认技术方案存在一定的缺陷，例如汽车正常转向时可能会触发传感器。因为该缺陷的存在，驳回决定认为其不能产生预期的积极的效果，不具备实用性;而复审决定则认为与现有技术中不带该系统的车辆相比，本申请在车辆直线行驶的情况下发生意外状况时能实现车体倾斜自动显示和自动减速的目的，其存在的缺陷并不能导致该系统或者车辆无法正常工作，因此其能够产生积极效果，具备实用性。

针对上述两种观点，笔者认为发明或者实用新型即使实施过程中存在一定缺陷，导致效果并不完全符合预期，但只要能够解决一定的技术问题，产生一定的技术效果，就应当认可其能够产生积极效果，具备实用性。不能因为发明或者实用新型存在缺陷就否认其存在積极效果。现实中不存在也不可能存在完美无缺的发明或者实用新型，同理实用性审查中的积极效果也不应要求发明或者实用新型专利申请完美无缺，而申请中存在的缺陷可能恰恰是申请人进行下一步研发的方向，如此才能不断促使研发人员进行发明创造并推动科技进步。正如案例1的车体倾斜自动显示和自动减速的装置虽然在正常转向时可能会触发传感器，但研发人员可通过提前关闭手控开关来避免该问题，同时也可针对上述问题进一步研发。

2.2 发明或实用新型存在耗费能量的情形

对于技术方案存在耗费能量的发明或实用新型案件，一种观点容易认为耗费能量的发明或者实用新型必然不具备实用性。然而真的是这样吗？

【案例2】

本申请涉及一种气油压型动力发电装置，通过轮胎回转使车辆车轮上的气缸机构产生压缩气体，并将上述压缩气体传送给气动马达，气动马达带动发电盘转动发电。

驳回决定认为：本申请中产生压缩气体的能量来源于燃油燃烧产生动力带动轮胎转动产生的动能转化而来，但由于转化过程中必然会消耗一定的能量，相比于现有技术中直接利用燃油燃烧发电产生相同的电力的情形，本申请中油耗必然更大。因此本申请明显无益、脱离社会需要，不能产生预期的积极效果，故而不具备实用性。

复审决定[3]认为，燃油量的更多消耗并不表示本申请就明显无益、脱离社会需要，是否明显无益还应根据其方案整体解决的技术问题来判断。本申请提供了一种利用轮胎转动发电的结构，尽管存在能量消耗的问题，但提供了另外一种形式的发电装置，能够取得可预料的积极效果，因而具备实用性。

由此看来，耗费能量的发明或者实用新型并不必然不具备实用性。

对于发明或实用新型专利中存在能量转换的情形，根据能量守恒定律，能量的转换必然是通过一定的装置来实现的，因此在转换过程中必然伴随着装置运转时因摩擦生热等产生的其他能量，不可能100%转换成人们想要的能量，从某种意义上讲，能量的转换必然是一个耗能的过程中，如燃油燃烧产生的化学能不可能100%转换成发动机的曲轴旋转的动能。但显然的，利用燃油燃烧驱动发动机曲轴旋转虽然也存在耗费能量的情况，但其具备实用性，因此并不是所有耗费能量的发明或者实用新型一定不具备实用性。

同理，在案例2中，该申请虽然耗费能量，但由于车辆在行驶过程中必然存在轮胎转动，该申请中的机构将轮胎转动产生的能量转化为电能进行一定的回收，提供了一种新的形式的发电装置，即解决了一定的技术问题，达到了一定的技术效果，则不应当认为其不能产生积极效果，也不能用实用性否定其获得专利权的可能性。

那么是否存在耗费能量的发明或者实用新型不具备实用性的情形呢？下面结合案例3进行说明。

【案例3】

本申请涉及一种风筒式发电机组，通过外部电能驱动风筒的主动风机转动，主动风机转动产生的风能带动从动风机转动，从动风机驱动发电机发电。申请人声称通过主动风机在风筒内产生人造风代替自然风，解决了现有风力发电受地域限制较大的问题，在任何地点均可应用，适用范围广，不需要建造塔架，节约大量土地资源。

驳回决定和复审决定[4]均认为本申请是由外部电能转换成主动风机的转动机械能，转动机械能转换为空气动能进而带动从动风机转动，最终从动风机的转动机械能转换成了电能并入电网，整个系统的能量转换是从电能又转换成了电能，而在能量转化过程中，势必会发生能量的损耗，便会导致输出的能量小于输入的能量，造成了电能的无故浪费，因此本申请明显无益、脱离社会需要，不能产生预期的积极效果，不具备实用性。

在案例3中，该申请实质上是利用电能经过一定的转换过程再次进行发电，在发电过程中必然伴随着能量的损耗，造成了电能的浪费。同时虽然申请人声称通过主动风机在风筒内产生人造风代替自然风解决了现有风力发电受地域限制较大的问题，然而风力发电根本目的在于将风能转换为电能，而本申请实际上是将电能转换为电能，风只是一个中间介质，并不是利用风力发电，因此也就不能解决申请人声称的风力发电受地域限制较大的技术问题。综上，案例3明显无益，脱离社会需要，不能产生预期的积极效果，不具备实用性。

由此可见，对于发明或者实用新型中存在能量转换的情形，是否能够产生预期的积极效果还应结合发明或实用新型所要解决的技术问题来进行判断。如果发明或者实用新型虽然耗费能量，但能够解决一定的技术问题，达到一定的技术效果，则一般认为其能够产生预期的技术效果，具备实用性。如果发明或者实用新型仅是将输入能量耗费一部分后以同样的形式输出，一般意义上讲，其也不能解决技术问题，因此该发明或者实用新型明显无益、脱离社会需要，不能产生预期的积极效果，不具备实用性。

3 结 论

总之，实用性的能够制造或者使用并且能够产生积极效果的条件是相对比较容易满足的[1]，因此在现行法律制度之下不能人为拔高实用性的标准。只要发明或实用新型能够解决一定的技术问题，产生一定的技术效果，即使技术效果没有完全符合预期，一般情况下也应当认可其能够产生积极效果，具备实用性。

发明或者实用新型具备实用性并不要求其完美无缺，即使实施过程中存在一定缺陷，但发明或者实用新型的缺陷同样可以成为其进一步改进的起点。对于存在能量消耗的技術方案，必须站位本领域技术人员进行判断，如果发明或者实用新型的技术方案仅是实现相同能量形式之间的转换，无谓地消耗能源，则一般认定其是明显无益的，没有解决技术问题，也没有产生技术效果，因此也就不能产生积极效果，不具备实用性;但如果是不同能量形式之间的转换，则要基于发明或实用新型所要解决的技术问题进行判断，并不是存在能量消耗该方案就不具备实用性。

参考文献：

[1] 尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社第2版，2012.9199-201.

[2] 第26453号复审请求审查决定.

[3] 第35228号复审请求审查决定.

[4] 第114476号复审请求审查决定.