企业商标经营管理法律风险防范

【内容摘要】企业在经营管理过程中，需要面临各种市场风险。其中，基于商标而产生的经营管理风险对企业的经营具有重大影响。特别是在对外贸易中，商标的涉外因素增加了市场风险的复杂性，以OEM商标侵权为争议焦点的“东风案”、““PRETUL”案”等均对涉案企业造成了极大损失。究其根本，企业商标经营方面的法律问题一方面是基于市场经济关系的复杂性，特别是对外贸易经济关系中商标的区域性与贸易的跨国性之间冲突的复杂性;另一方面是基于多数企业还较为缺乏知识产权战略管理的意识和措施，对知识产权管理规范的标准贯彻不够。本文基于企业的视角，从法律风险防范的向度出发，以OEM商标侵权为主要分析对象，解构企业在商标经营管理过程中所遇到的法律问题，为企业提供以知识产权贯标为目标的法律风险防范决策建议。

【关 键 词】OEM商标侵权;知识产权贯标;企业商标经营管理;法律风险防范

中图分类号：D922.291.91 文献标识码：A 文章编号：2095-4379-（2020）11-0048-03

作 者 简 介：段丰乐，男，山西运城人，郑州升达经贸管理学院，副教授，研究方向：经济法学、知识产权法学。

当前我国正处于经济转型发展的关键时期，企业的竞争力是促进经济转型发展的关键。特别是在“一带一路”的大环境中，对外贸易的广度和深度都在不断加强。近年来较为著名的“东风案”、“PRETUL案”等，均属于在涉外定牌加工（以下简称OEM）过程中所产生的商标侵权纠纷，这些纠纷无论对于商标拥有者而言还是对于加工企业而言，都产生了时间、财产及商誉等方面的巨大损失。虽然目前理论和司法实践中均倾向于认为OEM加工企业不构成对已有商标所有者的侵权。但多数学者关注的仍是确权的法律规范问题或者诉讼中的企业抗辩问题，极少有学者或文献关注OEM交易中相关企业方的法律风险防范问题。实际上，从企业经营管理的角度出发，有效防范OEM领域中的商标侵权，是企业在商标经营管理过程中必须关注的问题。

一、OEM商标侵权法律问题

OEM是指境内企业接受来自于境外企业的加工委托，按照委托方的要求加工产品，贴附委托方提供的商标，产品销往委托方指定的境外地区的交易模式。OEM是发展中国家对外贸易中常见的贸易方式，是我国改革开放过程中“三来一补”的主要内容。OEM中所涉及的商标侵权法律问题主要出现在委托方所提供的商标与我国境内已有企业所拥有的商标之间的权利冲突。商标侵权纠纷主要发生在境内加工企业与境内已有商标企业之间，同时也可能涉及到境外委托企业与境内已有商标企业之间。具体而言，OEM中商标侵权的争议焦点存在于以下两个方面：

（一）OEM是否属于商标使用行为

《商标法》第57条是规制商标侵权行为的主要依据。判断一项行为是否属于商标侵权，依据该条的规定，核心是要判定该行为是否为“商标使用”行为。理论及实践中对于OEM是否构成商标侵权，也基本关注于其是否属于商标使用行为。争议的焦点主要在于，OEM中境内加工企业受境外企业的委托而制造商品的行为是否属于商标使用。对行为性质的判断产生干扰因素的主要在于境外的委托企业对于该商品的商标是享有境外商标权的。境内加工企业受其委托制造商品，是境外委托企业的“商标权”的延伸。但是，对于境内既有商标权企业而言，境内加工企业的商品制造行为是客观意义上的使用其商标的行为。对其已有的商标权的经营利益显然是会产生影响的。国内主要学者在此问题上基本上持反对的观点，即认为境内加工企业的行为不构成商标法57条所规定的“商标使用”行为，不会导致消费者产生混淆的辨识后果。同时，相反的观点则认为，在经济全球化和互联信息化的时代，境内和境外的界限并不是特别清晰的，消费者往往并不能主动辨识商标的授权所在地和商标的权利拥有者。同时，境内加工企业的加工行为虽然来自于境外企业的委托，但是行为的实际发生地是位于境内的，其在商品上贴牌的行为，实际上产生了使用商标的效果。在实践中，认定OEM不属于侵权和属于侵权的案例同时存在。虽然近年来以“东风案”、“PRETUL案”等为标志的案例均以不认定侵权为结果，但并非意味着争论就此消失。

（二）境内加工企业是否尽到了“合理注意义务”

OEM中，境内加工企业通过接受境外企業的委托加工商品并从中获取利益。其所获得的利益是否合法，是否构成对境内企业既有商标权利的侵犯，关键在于其是否尽到了合理的注意义务，即是否存在主观上的过错。在排除了驰名商标的特殊情况之后，对于境内加工企业的注意义务的界定存在两个层次。第一个层次是要求境内加工企业尽到完全的注意义务，方为“合理”。即境内加工企业不仅要确认其所接受的境外委托企业是否享有该商标的合法所有权，还要进一步确认在该商标权利在我国境内是否受到保护，并且是否会与其他境内企业产生可能的权利冲突。第二个层次则仅仅要求境内加工企业尽到有限的注意义务，即为“合理”。即境内加工企业只需要确认委托其加工商品的境外企业是该商标合法权利的所有者就可以了。很显然，两种标准所导致的结果是不同的。在“东风案”中，境内加工企业常佳公司对于印尼委托公司的权利确认，就是尽到了有限的合理注意义务，最终法院以此为依据判定常佳公司的加工行为不构成侵权。但是，很显然，如果因此而形成了所有OEM中，境内加工企业都只需要尽到有限的注意义务的话，对于境内既有商标权利的保护显然是很不利的。故而，大多数学者还是认为，境内加工企业的合理注意义务的限度要根据实际案例来进行判断。

二、OEM商标侵权中相关企业的权利救济损益分析

OEM是我国对外经济贸易中的主要经济模式之一，我国有大量的中小企业是OEM的主要完成者。同时，我国近年来已经成为商标申请和注册大国，在市场经济繁荣的过程中，企业的商标成为其商誉利益的主要承载因素。但是基于OEM商标侵权的争议在实践中对商标既有企业和境内加工企业都产生了较大的影响。即便是企业积极地进行权利救济，也会对其产生较大的维权成本。

（一）定牌加工企业

定牌加工企业是OEM的实施主体，也是OEM经济模式得以实现的关键。在侵权纠纷发生之后，定牌加工企业首先要进行被动性的应诉。应诉的过程就会给企业产生额外的应诉费用。费用不仅仅包含显性的诉讼费用、律师费用、可能产生的侵权赔偿费用等，还包括隐性的取证费用、应诉差旅费用等。除了这些直接费用之外，还会产生间接性的费用，主要包括因为涉诉而丧失的交易机会以及因之而产生的损失。需要特别关注的是，定牌加工企业大多数为中小企业，其本身的经济实力较弱，承受市场风险的能力不强，在涉诉之后，大多数企业会因为额外成本的增加而经营困难，甚至还有企业因此而走向消亡。

（二）商标权拥有企业

商标权拥有企业在大多数OEM商标侵权案件中是以受害者的身份出现的，作为被侵权人，其行为往往具有被动性。因此，大多数已拥有商标的企业决策者们总是天然地认为，如果自己被侵权了，那么就可以通过维权挽回所有的损失。确实，在古典市场经济的基本理论体系中，如果交易费用为零，那么无论权利如何配置都是有效率的;如果权利救济是完备的，那么任何因侵权而遭受的损失都能够完全被补足。甚至，还有观点认为，在新的惩罚性赔偿制度出台之后，拥有商标权的企业还能够因此而得到额外的赔偿。但是，现实中的问题往往并没有如此简单。对于商标权拥有企业而言，本身在OEM交易中处于被动地位就是一种市场竞争中的不利地位，所谓“敌在暗我在明”，潜在的侵权者随时都有可能会对其产生侵害。如果不加以必要的防范的话，一旦侵权行为发生，企业首先要遭受到直接的损失。即便进入了权利救济的程序，还需要考虑更加复杂的问题。

1.实际损失的认定。如前所述，实际损失的认定是认定OEM商标侵权的关键要素。对于商标权拥有企业而言，损失的界定并非十分简单。特别是在实际经营中，其损失的界定很多时候还需要借助于侵权方的收益来界定。另外，基于商标侵权而给企业所造成的商誉损失在现实中往往很难确定。

2.胜诉的风险。对于商标拥有权企业而言，通过OEM方式所进行的交易显然都会对企业带来不利的影响。如前述“东风案”和“PRETUL案”中，原商标拥有企业都败诉了。对于OEM行为的认定，目前还存在较大的争议。OEM是否属于商标使用行为、定牌加工企业是否尽到了合理的注意义务等，目前在司法实践中并未得到完全一致的认定。

3.执行的完成。即便在胜诉之后，判决结果的执行是一个非常现实的问题。OEM中的定牌加工企业一般都是中小企业，有的企业在涉诉之后，所有的家当加在一起都无法足额清偿商标拥有企业的实际损失。现实中，执行难的问题是非常难以解决的，会遇到非法和合法的两种风险。前者在涉诉企业破产之后，执行债务就会大部分落空。后者在涉诉企业或者企业所有者恶意逃债之后，也很难得以足额清偿。

4.诉讼相关费用支出。权利救济并非是一蹴而就的，而是需要专业的人士花费相当长的时间和精力才能够完成的。在数额较大的OEM商标侵权诉讼中，律师费用、调查取证费用、往返差旅费用都会构成诉讼相关费用。而这些费用，原则上是不能够通过诉讼来弥补的，而只能由企业自己来承担。

三、基于《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）的风险防范路径

市场经济中，无论是何种交易，企业所追求的是利润和长期发展的机会，并非单纯的权利归属或者名分。在OEM交易涉嫌商标侵权，甚至进入了实质性的诉讼之后，企业都会因此而遭受额外的损失。因此，预防损失发生的最有效的方式就是每一方企业自身做好必要的商标经营管理法律风险防范。从企业管理的角度而言，最为有效的防范路径当为基于标准化管理的企业知识产权贯标。

（一）企业商标贯标

《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）的出台旨在指导企业建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，帮助企业全面落实国家知识产权战略精神，积极应对当前全球知识产权竞争态势，有效提高知识产权对企业经营发展的贡献水平。企业实施GB/T29490有利于增强企业员工的创新意识和创新能力。在商标领域，企业商标经营管理的重要内容之一，就是建立一套行之有效的创新激励机制，通过建立商标设计过程中的信息检索、分析和利用机制，加强对商标信息的开发、利用和管理，掌握现有的商标情况。

（二）企业知识产权战略规划

对于企业而言，依据国标而开展的内部商标管理体系的构建是企业知识产权战略规划的主要构成部分。现将企业商标贯标的基本流程简要梳理如下：

第一步：企业决策者确定贯标思路，明确贯标的要求和期限;

第二步：企业决策者任命企业内部知识产权管理代表，或成立临时知识产权管理部门，以下的贯标工作均由代表或者部门负责完成;

第三步：管理代表或者部门组建贯标工作小组，完成以下工作：

1.企业商标经营现状构建，梳理企业商标现状，一般约5—10天;

2.企业商标经营体系诊断，梳理企业商标经营存在的问题，一般约5—10天;

3.相关人员培训，企业各部门负责人员统一商标意识，一般约3—5天;

4.編写商标经营管理体系文件，明确各部门具体职责和制度体系，一般约30—40天;

5.全体人员宣传贯标体系培训，让企业所有成员知晓贯标，消除风险，一般约3—5天;

6.体系试运行，企业内部运行以检测问题和效果，一般约3—6个月;

7.检查分析与改正、内审，对试运行所发现的问题进行修正，完善贯标体系，一般约20—30天;

企业建立内部商标经营管理贯标体系，无论是作为定牌加工企业还是商标权拥有企业，都能够及时发现可能产生的OEM商标侵权风险，将损失排除在发生之前，将企业停留在诉讼之外。并且，贯标体系的建立不需要企业增加额外的内部机构，只需要临时设立内部管理部门，依托外部专业人员的能力，一劳永逸建立完善企业自身的商标制度，可以大大节约企业的管理成本。

四、结语

OEM商标侵权案件频发，不能成为我国对外开放经济政策的阻碍，商标权的地域性决定了基于商标而产生的相关权利纠纷不会永远停止。在企业所参与的市场竞争中，商标所发挥的作用越来越大，因此，企业必须要充分关注到涉诉之后所带来的损失和风险，而有意识地将预防风险的成本前移。企业做好商标经营管理贯标，一方面有助于企业自身预防商标经营风险;另一方面有助于减少因此而产生的商标侵权诉讼，促进交易繁荣;同时还能够优化市场竞争环境，营造和带动良好的知识产权竞争氛围。

参考文献：

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[4]董晓萌.从侵权判断标准再解读“PRETUL”案[J].中华商标，2016（04）：67-71.