从复审撤驳案件谈专利审查中创造性的评判

于兰 杜晓萍

摘要：本文结合一个复审撤驳案例进行分析，详细介绍了驳回中的常见问题，分析了创造性的评判标准，提出应站位本领域技术人员，从发明构思角度出发，把握发明构思理念，并贯穿在三步法运用的始终，以此探究如何正确客观的评述创造性。

关键词：创造性;结合启示;公知常识;复审撤驳

1 引言

创造性是发明创造能够被授予专利权的实质条件之一，是专利实质审查、专利复审、无效程序中涉及最多的问题。在实质审查过程中，审查员以不符合专利法第26条第4款规定的创造性为由进行驳回，申请人对该驳回决定不服的，可以提出复审请求，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。[1]

对近年来复审撤驳案件进行分析可知，对比文件没有结合启示、公知常识的错误使用、事实认定错误是复审直撤的主要原因。同时公知常识错误使用也是复审直撤的主要原因，如将设计发明构思的关键技术手段认定为公知常识;忽略了技术问题，而仅关注技术手段本身是否为公知常识;对比文件仅公开少量技术特征，其他大部分特征均认定为公知常识。

而站位本领域技术人员，准确把握创造性评判标准是审查的重中之重。本文以一个涉及创造性判断的撤驳案例为切入点，分析创造性的评判标准，并对如何保证审查标准执行一致，提出一些建议，供大家参考。

2 具体案件与分析

2.1 案例介绍

本申请请求保护一种快速关闭拍照界面的方法，以能够有效的保护用户的隐私。驳回决定针对的独立权利要求1如下：一种快速关闭拍照界面的方法，其特征在于，包括：步骤1，当摄像头开启，判断是否为快速关闭拍照模式，若是，则继续下一步，若否，则结束该流程;步骤2，监控摄像头前的环境光的光强，当用户手指遮挡摄像头或者是将摄像头放回桌面导致光强发生变化时，判断变化值是否大于预设的值，若大于，则继续下一步骤，否则，继续监控摄像头前的环境光的光强;步骤3，关闭拍照界面;通过监控摄像头的曝光表中的index值来监控所述环境光的光强。

审查员检索到两篇对比文件，对比文件1公开了一种终端控制的方法，公开了：101，在通过摄像头采集目标图像来控制终端的工作模式时，通过光传感器采集终端当前的光参数。其中光参数可以包括终端所处环境的环境亮度或者发光强度等。102，判断光参数是否满足预设条件。光参数为终端所处环境的环境亮度时，终端可以判断环境亮度是否小于预设亮度闭值，当环境亮度小于预设亮度闭值时，可以获悉终端当前处于弱光环境中，进而确定环境亮度满足预设条件。当光参数满足预设条件时，进一步执行步骤103，关闭摄像头对应的应用程序。并结合了对比文件2，公开了一种智能锁屏的方法及终端，公开了：步骤5202，终端检测外界的光强度变化量。步骤5204，终端将光强度变化量与第一闭值进行比较。步骤5206，在光强度变化量大于第一闭值的情况下，终端进行锁屏或对屏幕进行解锁。如果用户将终端放入包或者口袋中时，终端检测到外界的光强度变化为从大到小，也即光线逐渐变暗，此时，控制终端自动进行锁屏。

复审请求人提出复审请求时未对申请文件作出修改，坚持认为：针对区别技术特征（1）本申请为快速关闭拍照界面，判断是否为快速关闭拍照模式，若是则继续下一步，是本申请所有流程步骤的开始，是最基础的步骤，后续的技术方案都是建立在该技术特征上的。对比文件1公开的是当环境亮度小于预设亮度时，关闭摄像头对应的应用程序，无法想到需要设置个快速关闭拍照模式。对比文件2公开的是终端检测外界的光强度变化量，将光强度变化量与第一閾值进行比较，在光强度变化量大于第一阈值的情况下，终端进行锁屏或对屏幕进行解锁。即根据环境来解锁和锁定手机，不论设置还是不设置一个快速模式，对比文件2的技术方案均是可以执行的。针对区别技术特征（2），对比文件3的方案是被动解锁屏，而本申请是主动解锁屏，对比文件2无法与惯用手段结合得到本申请的区别技术特征（2）。

实审员在前置中检测驳回理由，进入复审程序，合议组直接发出撤销驳回决定的复审决定，认为：独立权利要求1请求保护一种快速关闭拍照界面的方法，对比文件1公开了一种终端控制的方法，公开了：101，在通过摄像头采集目标图像来控制终端的工作模式时，通过光传感器采集终端当前的光参数。其中光参数可以包括终端所处环境的环境亮度或者发光强度等。102，判断光参数是否满足预设条件。光参数为终端所处环境的环境亮度时，终端可以判断环境亮度是否小于预设亮度闭值，当环境亮度小于预设亮度闭值时，可以获悉终端当前处于弱光环境中，进而确定环境亮度满足预设条件。当光参数满足预设条件时，进一步执行步骤103，关闭摄像头环境亮度是否小于预设亮度闭值，当环境亮度小于预设亮度闭值时，可以获悉终端当前处于弱光环境中，进而确定环境亮度满足预设条件。当光参数满足预设条件时，进一步执行步骤103，关闭摄像头对应的应用程序。权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1相比，区别在于：权利要求1是快速关闭拍照界面，步骤1中还包括摄像头开启状态下判断是否为快速关闭拍照模式，若是则继续下一步，若否则结束流程;而对比文件1是摄像头开启后没有经过判断摄像头模式的步骤就继续下一步;步骤2中，预设条件为当用户手指遮挡摄像头或者是将摄像头放回桌面导致光强发生变化时，判断变化值是否大于预设的值，是则关闭拍照界面;若不大于，则继续监控摄像头前的环境光的光强;通过监控摄像头的曝光表中的index值来监控所述环境光的强度。基于上述区别技术特征，权利要求1实际解决的技术问题是：如何在拍照过程中快速关闭拍照界面以保护用户的隐私。

对于上述区别特征，允许用户预先开启快速关闭拍照模式，然后在该模式下监控摄像头前的环境光的光强的变化值是否大于预设值，并在大于预设值时关闭拍照界面，从而能够在拍照过程中便捷地控制拍照界面的关闭以保护用户的隐私。对比文件1虽然公开了摄像头开启后，根据终端所处环境的发光强度与预设强度的阈值比较结果，关闭摄像头对应的应用程序，然而其所要解决的是在弱光环境下摄像头无法正常工作导致功耗较高，浪费系统资源的技术问题;对比文件2虽然公开了当环境光强变化大于预设值时自动锁屏，然而其所要解决的是终端不能根据环境变化自动进行解锁屏的技术问题;可见对比文件均不涉及本申请面对的拍照应用场景，也不涉及本申请所要解决的上述技术问题。正是由于所要解决的技术问题不同，权利要求1的方案中才设置了上述区别特征所限定的步骤，也就是说权利要求1的方案要求用户主动开启“快速关闭拍照模式”，且“通过监控摄像头的曝光表中的index值来监控环境光的光强”，并在“当用户手指遮挡摄像头或者是将摄像头放回桌面导致光强发生变化时，判断变化值是否大于预设的值”，若大于则关闭“拍照界面”。对比文件1没有公开相关技术手段，对比文件2公开了用户需要锁定终端时按特定按键激活后才通过光线传感器开始监测光线变化，并在光线变化的差值大于预设阈值时提示用户锁屏，然而其按特定按键激活的目的是锁定终端，不能相当于权利要求1中的“快速关闭拍照模式”，并且由于其不是用于快速关闭拍照界面，其摄像头根本无需启动，也不会打开拍照界面，因此对比文件2中采用的是光线传感器监测光线变化，而非“通过监控摄像头的曝光表中的index值来监控环境光的光强”，其完成的操作也是锁屏，而非“关闭拍照界面”，虽然对比文件2公开了在光线变化的差值大于预设阈值时完成锁屏操作，然而本领域技术人员在看到对比文件2公开的方案时不能意识到现有拍照过程中存在不能快速关闭拍照界面以保护用户隐私的技术问题，因此难以想到将对比文件2中的上述技术手段应用于对比文件1以解决如何快速关闭拍照界面的技术问题，也就是说对比文件2既没有公开上述区别特征，也没有给出其能够与对比文件1结合的技术启示。

2.2 案例分析

虽然该方案比较简单，其通过判断是否为快速关闭拍照模式，若是，监控摄像头前的环境光的光强，当用户手指遮挡摄像头或者是将摄像头放回桌面导致光强发生变化的变化值大于预设的值时，关闭拍照界面，以实现快速关闭拍照界面，保护用户隐私。但是在面对类似这种方案简单，偏应用型的案子的时，更应该关注方案的应用场景，以更准确的考量对比文件是否给出了解决技术问题的启示，而不能仅仅因为方案看上去比较简单，而降低对于证据可用性的标准。

反观本案的审查过程，审查员所采用的对比文件1虽然公开了摄像头开启后，根据终端所处环境的发光强度与预设强度的阈值比较结果，关闭摄像头对应的应用程序，然而其所要解决的是在弱光环境下摄像头无法正常工作导致功耗较高，浪费系统资源的技术问题，其应用场景与本申请不同;而对比文件2虽然公开了当环境光强变化大于预设值时自动锁屏，然而其所要解决的是终端不能根据环境变化自动进行解锁屏的技术问题，其应用场景与本申请也不相同;可见对比文件均不涉及本申请面对的拍照应用场景，也不涉及本申请所要解决的上述技术问题，对比文件1、2的结合完全得不到本申请在当前应用场景下的技术方案。

3 思考

通过上述案例的分析可知，在实质审查过程中关于创造性的评判应当注意以下四点：

3.1 站位本领域技术人员，准确理解发明构思

发明构思是为解决现有技术中存在的技术问题而产生的、体现发明智慧的、有中心及层次的、系统性、整体性的思维活动。理解发明构思的目的在于把握技术方案实质。但是，发明构思不等同于技术方案，技术方案是在发明构思的指导下所采取的具体、详细实现手段。

3.2 实际解决的技术问题的确定

确定发明相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题，是运用“三步法”进行创造性评判的基础，要避免脱离本申请的技术效果认定实际解决的技术问题。同时还要注意区分“技术问题”与“技术手段”，为避免事后诸葛亮，在确定发明实际解决的技术问题时，不应带有本发明为解决该技术问题而提出的技术解决手段，或对该技术手段的指引，例如所确定的发明实际解决的技术问题中含有全部或者部分区别技术特征，或者包含该区别技术特征的上位特征，否则所确定的技术问题将由于已经指引了解决该技术问题的技术手段，而使得后续“显而易见”的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。因此，需要强调，确定技术问题，是以技术手段到达的技术效果为基础，而不是以技術手段位基础。换言之，所确定的技术问题，要体现的是技术效果，而不是技术手段。

3.3 客观判断是否存在结合启示

创造性审查的基本原则是整体原则和结合原则，在评判创造性时，更多的是要从发明的整体上考虑，考虑技术特征之间的相互作用以及是否整体上解决了技术问题，即判断发明的整体构思相对于现有技术的贡献，时刻把握整体原则尤为重要，但同时，也要了解结合原则的初衷，了解为什么评判创造性的时候允许将不同的技术内容组合在一起，是有一定前提的，连接不同技术内容的纽带就是“实际解决的技术问题”，只有沿着该“实际技术的技术问题”的纽带去寻找其它现有技术，在其它现有技术中公开了区别特征且作用相同，才能考虑与最接近的现有相结合，从而显而易见地得到本发明。如在判断对比文件是否给出结合启示时，需要考虑区别技术特征相同时，判断其所起到的作用是否相同，如作用相同，存在结合启示;如记载的作用不同，判断特征在启动文字记载作用的同时，是否能起到与特征在本发明中相同的作用。避免采用类似“补丁”的方式，出现一个区别技术特征则补入一篇现有技术机械式结合。

3.4 以证据审实质，牢固树立证据意识

审查员在撰写第一次审查意见通知书之前，尽可能做好准备，例如在有意义的情况下适当扩展检索范围，查找相关领域的工具书或者教科书，与同领域的审查员适当交流等，以增加公知常识认定的准确性。确保说理充分。对公知常识的认定理由、该公知常识在解决审查员认定的技术问题中所起到的作用等方面进行必要的充分阐述，以减少申请人提出异议的可能性。在未举出公知常识证据出处的情况下，说理充分尤为重要。在申请人确实提出强烈异议、尤其是审查员认定的公知常识涉及申请人的发明点时，应当再次发出审查意见通知书，给予申请人陈述意见/修改文件的机会。注意听取申请人的答复意见，并根据申请人的意见慎重考虑审查员的观点是否正确。在申请人的意见不成立的情况下，应当针对申请人的争辩进行评述。

4 结语

以上，对发明创造性审查需要注意的问题结合复审撤驳案例进行了分析，对专利法第22条第3款有关创造性的评判给出了自己的看法，通过准确理解发明构思、实际解决的技术问题的确定、客观判断是否存在结合启示、以证据审实质，牢固树立证据意识进行分析、将会对实审过程中公知常识的认定有一定的指导作用，提醒审查员要从发明构思角度出发、还原发明创造，沿着发明人的研发思路，体会和探索发明的创造过程，并对发明的智慧共享作出客观评判。创造性的审查意见应当是三步法思维的体现，审查员在评判的每一步中都应当贯彻这种原则，从而最大程度上避免机械僵化使用三步法的问题。不要盲目驳回、避免复审直撤。

参考文献：

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.