ICT领域涉及标准的专利许可谈判中标准必要专利认定的困境及其解决对策

畅君元

【摘 要】科技的发展促使更多的产业向ICT领域转型，越来越多的企业参与ICT领域标准的实施，在标准实施过程中，SEP专利权人与专利实施人就SEP许可谈判出现了诸多问题。日本《专利法》规定日本专利局可以提供专利权范围的官方意见书，并新建了一套咨询意见制度，同时制定了《涉及标准必要专利的许可谈判指南》保障该制度的实施。通过对我国现状及问题进行分析，综合我国具体国情，提出我国目前不必建立由国家专利主管部门负责管理与实施的咨询意见制度，应当建立针对专利许可谈判中SEP认定与评估的规范性流程，并且在制定相关规范时，关注SEP的国际统一性问题。

【关键词】专利许可;标准必要专利;认定;评估;国际标准

1 问题的提出

随着科技的进步，尤其是物联网、大数据、人工智能和云计算等高新技术深入人们的生活，出现了许多“传统产业+新技术”的创新模式。在产品制造和服务提供领域，越来越多的企业需要参与制定或实施相应的技术标准。对于同处于ICT（Information and Communication Technology）領域的企业来说，相同行业的企业可以相对轻松地评估彼此拥有专利的价值，并且对本领域的专利许可费率拥有一定的共识，专利纠纷通常可以通过企业间的专利交叉许可处理解决。专利的交叉许可不仅可以快速解决专利纠纷，还能降低企业的谈判与诉讼成本，因此这种模式成为ICT企业解决专利纠纷时的首选方式。

然而，随着“第四次工业革命”的到来，物联网将万物互联，来自不同行业的公司都需要通过ICT技术接入互联网。这就导致各个行业的企业都需要实施ICT领域的技术标准，从而需要进行SEP的许可谈判。这些其他行业的企业本身并不持有ICT技术方面的专利，但却必须使用这些专利，这就导致这些公司无法通过交叉许可的方式获得标准必要专利（SEP，Standard Essential Patent）的使用权，只能通过一轮又一轮艰难的谈判获得专利权人的许可。由于谈判双方对ICT行业标准及必要专利的理解存在差异，所以实际增加了ICT标准必要专利权人与这些标准实施者的谈判成本。

在专利权人及专利实施者就专利许可问题进行谈判时，对于涉及的专利是否为SEP的判定，会对所涉专利的许可谈判及许可费率产生极大的影响，对谈判双方都尤为重要。但现实生活中，对于那些中小规模企业，甚至是没有实施过标准、未涉及SEP谈判的传统行业的公司而言，其与SEP专利权人对于标准及相关专利的理解必然存在一定的差距，而且专利许可费的确定目前也并没有统一的标准，故在谈判时会遇到层层阻力，出现各种难以解决的矛盾。

2 日本的做法

根据日本现行《专利法》第71条的规定，利益相关方可以请求日本专利局（JPO，Japan Patent Office）确定相关发明专利的技术范围（包括与其他发明之间的关系等），并提供官方意见书[1]。2018年4月1日，JPO为强化并扩展这一制度，建立了一套新的咨询意见制度（称为判定制度），该制度主要规定通过JPO的咨询意见判断一件专利是否属于SEP。2018年6月5日，为了使JPO的咨询意见制度可以在SEP许可谈判中起到更为重要的作用，JPO又发布了《涉及标准必要专利的许可谈判指南》（简称《指南》），为相关权利人进行SEP许可谈判提供指导意见。这些制度与《指南》的制定标志着JPO致力于为相关利益人提供一个简单、迅速解决SEP争议机制的方式，帮助相关权利人降低许可磋商成本，使其能够继续合理、高效地开展后续的工作。

JPO的意见书及判定结果虽然不具有法律约束力，但由于JPO的权威性和中立性，所以其对专利权范围及专利是否为SEP的判定类似于我国的司法鉴定意见书，具有一定的权威性，是谈判或诉讼的重要参考。同时，咨询意见制度还有另外的优势，包括其流程便捷、速度快、费用低，对承受不起高额的谈判、诉讼成本且时间紧迫的个人或中小企业尤为适合。

当然，日本律师联合会在日本专利局对《标准必要专利的许可谈判准则》进行意见征集时也提出了一些看法：第一，该准则的国际协调性考虑不足，适用的国际标准的范围及对SEP的认定标准不够明确，对于有无FRAND声明对SEP许可的影响没有涉及。第二，SEP的情况非常复杂，其许可谈判应由企业双方自主进行，而该指南的内容较为僵化，行政机关也有其自身的局限性和困难，这些因素不仅不会对谈判起到积极的作用，反而会为双方的许可谈判带来阻力。第三，《指南》与JPO的关系不明确，与其行政职能不能对应，可能导致指南执行力度及效率受到影响。第四，《指南》对于具体步骤的规定过于详细，有可能被不愿意进行谈判的当事方恶意利用，通过利用《指南》的具体规定，当事方可以假意参与谈判，实则在某些细节上做文章，结束谈判或拖延时间[2]。

3 我国的现状及困境

我国目前尚未出台在专利许可过程中对SEP进行评估的程序及方法，也没有明确规定由哪些主体对其进行认定和评估。实践中，可以对SEP进行认定与评估的主体主要分为3类，分别为标准化组织、第三方评估机构及人民法院[3]。

首先，对标准化组织而言，虽然技术标准是其组织专家成员共同制定的，对标准的整体情况及其中专利技术的具体情况有一定的了解，但标准毕竟不是标准化组织直接制定的，标准化组织仅仅是标准制定的组织方，其内部的技术人员也不具备认定与评估SEP的能力[4]。同时，一个技术标准会涉及数量众多的专利技术，也会涉及数量众多的专利权人及专利实施人，此时可能涉及的专利许可情况也就千差万别，复杂程度可想而知。如果重新组织标准组织成员对SEP进行认定，就会耗费标准化组织及其成员单位大量的时间与精力，根本无法实现。所以，在SEP许可实践中，标准化组织几乎不会对纳入标准的专利技术的必要性进行认定。

其次，专利权人和专利实施人都可以聘请第三方评估机构对涉及的专利在标准中是否“必要”进行评估。实践中，通常是争议双方单独去聘请评估机构或者专家，单方面组织评估流程并支付费用[5]，所以导致最终出具的评估意见书可能存在倾向性问题，难以得到对方的认可。

最后，法院可以根据双方的举证情况对争议专利是否属于SEP做出判断。但法官并不具备技术标准的相关专业知识，无法对其中具体的技术问题进行直接的判断，还是需要借助于专业领域专家或机构的支持，如进行司法鉴定或聘请第三方评估机构进行评估。这就会产生额外的时间和金钱成本，不利于纠纷迅速、高效地解决。

4 解决对策

通过分析日本专利局解决相关利益人SEP的许可问题的实践经验及教训，结合我国国情提出以下解决对策。

首先，我国不必建立由国家专利主管部门负责管理与实施的咨询意见制度。国家专利主管部门有其固定的行政职责，SEP涉及的内容错综复杂，对处理时效要求较高，专利主管部门并不具备认定与评估SEP的职能属性、工作时间及相关的技术实力。专利主管部门在SEP认定与评估的过程中，能够起到的作用十分有限。所以，不建议由专利主管部门组织开展SEP的认定与评估工作，可以直接将此项内容交由争议双方自行解决。

其次，我国应建立针对专利许可谈判中SEP認定与评估的规范性流程。许可谈判本是专利权人与专利实施人之间的谈判，是私主体间的市场行为，除非其谈判行为出现违反法律法规的情形，不应对其有过多的限制或干预。但为了规范许可过程中SEP认定与评估流程，避免当事人不想参与谈判、恶意拖延时间或破坏谈判机会，制造善意谈判的假象，还需结合我国国情制定类似于日本《标准必要专利的许可谈判准则》的规范性流程，包括聘请第三方评估机构或司法鉴定机构的程序及要求、双方当事人应提供的材料要求及时限等，通过严格的流程控制，实现快速解决纠纷的目的。

最后，在制定相关规范时，还应关注SEP的国际统一性问题，尤其是涉及国际标准的专利一般都会在多个国家申请并获得专利权。虽然知识产权存在地域性的特征，相关权利及立法情况在各个国家也不尽相同，但在进行SEP认定、评估与许可费确定时，还是应当将国际因素考虑进去，明确对国际考察内容及流程的要求，以实现与国际标准的统一。

参 考 文 献

[1]电子政府的e-Gov法律检索.日本专利法（生效日期：1991年7月1日）[EB/OL].https：//elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail？lawId=334AC0000000121#F，2019-10-19.

[2]日本律师协会联合会.关于“标准必要专利的许可谈判准则”的意见书[EB/OL].https：//www.nichibenren.or.jp/ac-tivity/document/opinion/year/2017/171114.html，2019-10-20.

[3]张伟昌.标准必要专利认定问题研究——以无线星球诉华为案为考察[D].厦门：厦门大学，2018.

[4]徐曾沧.WTO背景下技术标准中专利并入的法律问题研究[D].上海：华东政法大学，2008.

[5]王学先，杨异.技术标准中必要专利的认定[J].学术论坛，2011（10）：42.