可预见性规则的历史流变及未来我国司法应用政策分析

徐焕然

(广东外语外贸大学 华南国际知识产权研究院，广东 广州 510420)

美国联邦法院 Giles 法官将专利法制度称为“名为权利要求的游戏”[1]。可以说，权利要求保护范围的解释是专利法领域一个永恒的研究课题[2]。权利要求制度试图赋予专利权人一个相对明晰的权利范围，然而，该制度却有着与生俱来的固有缺陷：其一，权利要求用语难以面面俱到，涵盖全部；其二，撰写一份高质量的权利要求书对专利申请人而言并非易事。为解决上述问题，我们不得不借助等同原则。作为判断专利权边界的一项重要原则，等同原则对于认定专利侵权是否成立、平衡社会整体利益和专利权人个体利益、促进知识产权事业健康发展等方面都起着无可替代的关键作用。但是，等同原则虽然极大缓解了权利要求制度的缺陷，却加剧了专利保护的不确定性，从而形成了模棱两可的“灰色地带”。为解决这一问题，美国提出可预见性规则，试图提高专利保护的确定性[3]。该规则之目的在于让申请人在申请之时最大限度地总结或罗列出可能存在的专利等同物并将之体现在权利要求书中，以避免书面用语固有的不周延之缺陷，实现对申请人合法权益的最大化保护。当前，虽然我国实务界对可预见性规则的运用抱有兴趣，但未能引起理论界和立法专家、立法机构的重视，不能形成理论和实践相互检验、相互促进的良好互动局面。所以，笔者希望通过对可预见性规则历史流变的系统回顾，消解对该规则的认识误区，并针对我国的现实状况提出可预见性规则在我国的可能进路。

一、可预见性规则的发展历程

可预见性规则起源于美国，从其产生之日起就备受关注，饱受争议，发展至今亦是分歧较大，认识不一，下面我们简单回顾一下可预见性规则在美国的发展历程。

(一)雏形初现：可预见性规则的惊艳亮相

1997年Sage Prods. v. Devon Indus.一案(以下简称Sage案)具有历史性意义，它开启了引入可预见性规则审理专利侵权案件的新篇章。Rader法官作为亲历者，在判决书中表示：具有丰富经验的专利起草人会合理地预见涉案技术特征所存在的潜在限制性作用……专利权人怠于行使权利，未能充分提出其可能预见到的所有权利要求的，其理应自行承担由此带来的不利后果，且应禁止将这种不利益转嫁给外部主体①(1)①See Sage Prods.v.Devon Indus.,126 F.3d 1420,1997 U.S.A..。从Rader的判决书中，我们可以推知法院的倾向，即在专利申请人和社会潜在使用者之间选择优先保护社会潜在使用者，要求专利申请人在撰写文本时力求全面详尽，不得就未写进权利要求中的发明等同物主张权利。显然，法院将明晰应当避免因等同原则而使专利申请成本外部化，从而给社会公众造成更重的负担，主张权利义务对等性，由专利权人独立担责，其适当限制专利权人、促进专利效用最大化的目的跃然纸上。此外，Rader法官还强调：如若原告表达的权利要求范围不失毫厘，则法院不可以以等同原则为由去除原告权利要求中明确写明的限制性条件②(2)②See Sage Prods.v.Devon Indus.,126 F.3d 1425-1426,1997 U.S.A..，这也为若干年后美国联邦巡回上诉法院抛弃可预见性规则留下了口实。

在Sage案中，虽然Rader法官并未分明而确定地推出可预见性规则的概念，但无心插柳柳成荫，Rader法官无意间构建出该规则的基本雏形，探寻到该规则的精神要义。然而，由于人们认知的局限性，可预见性规则在当时并未引起应有的重视。但我们不得不承认，可预见性规则已粉墨登场，并开始在合理限制等同原则适用方面发挥着无可替代的重要作用。

(二)左右摇摆：可预见性规则的论战争锋

在2002年的强生公司诉讼案中(以下简称Johnson案)，美国联邦巡回上诉法院运用了捐献规则，并依据该规则限制等同原则适用。此案引起美国司法界的大讨论，其中Rader法官虽认同该案件的裁判结果，却也同时指出：可预见性规则尽管增加了撰写权利要求的成本，但是增强了权利要求的公示功能……撰写内容明确具体、涵盖权利范围最大化的权利要求书以实现对外的告知义务，避免不知情主体的无意识侵权，是专利权人的应尽义务，等同原则不会救济那些没有履行这种告知义务的撰写者。因此，可预见性规则虽然加大了专利权人的负担，但等同原则有限的保护功能则仍继续维持①(3)①See Johnson & Johnston Assocs.v.R.E.Serv.Co., 285 F.3d 1046, 1057, 2002 U.S.A..。最后，Rader法官认为仅仅确立捐献规则这一种特殊的情形是不足够的，还应当扩大为更加一般化的可预见性规则，采用可预见性规则进行司法裁判。

Lourie法官不认同Rader法官的意见，他对可预见性规则的作用表达了质疑，认为引进可预见性规则的概念本身含糊不清，并不是解决等同原则困境的正解。可预见性规则看似可以简化等同的问题，却会引起新的问题，甚至会排除等同原则的适用，因此, 可预见性与传统的专利法宗旨产生了冲突，与专利法的传统价值理念格格不入。引入可预见性理念，将会使本就模糊以及充满不确定的法律领域更加复杂化，这不应是正确的前进方向②(4)②See Johnson & Johnston Assocs.v.R.E.Serv.Co., 285 F.3d 1063-1064, 2002 U.S.A..。

时隔一年，Rader法官在2003年Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.(以下简称Festo案)一案中再次发声，重申可预见性规则的重要性和积极意义，他认为：经过一段时期稳定和统一的适用后，可预见性规则将在权利要求告知或公示功能和等同原则保护功能之间起到重要的协调作用……在此规则下，等同原则将不会涵盖任何现有技术，因为现有技术已经被写进权利要求中了。而另一方面，任何之后出现的技术或发展情况将不会落入撰写者本应当预见和要求的范围内……适用可预见性规则可以提高撰写的期待性和权利要求的告知功能③(5)③See Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, 1374, 2003 U.S.A..。最后，Rader法官表达了自己的立场：“我同意法院对该判决的结论，但我还是要强调在专利权利范围的影响标准被频繁推翻的当下，保护专利权人的期待利益是多么难的一件事。我所提出的，注重权利要求准确性的可预见性规则恰恰能够保护专利权人的合理期待。”④(6)④See Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1376-1377,2003 U.S.A..

经过Festo案的进一步演绎，可预见性规则终于在理论上逐渐成形，成为一个完整的概念、独立的规则，并在限制等同原则的“灰色地带”方面发挥着无可替代的特殊作用。尽管如此，理论界和实务界仍然不乏反对Rader法官的声音，争论一直在延续，从未停歇。

(三)尘埃落定：可预见性规则的悲情谢幕

得益于Sage案显示的示范效应，在Ring & Pinion案中(以下简称Ring案)⑤(7)⑤See Ring & Pinion Serv.Inc.v.ARB Corp.Ltd., 743 F.3d 2014 U.S.A..，被上诉人认为应当存在一个具有普遍作用的可预见性规则，其能有效限制等同原则之适用。之后，美国联邦巡回上诉法院回复称： Sage案并未创设出任何具有限制性作用的可预见性规则，也不会限制等同原则之适用⑥(8)⑥See Ring & Pinion Serv.Inc.v.ARB Corp.Ltd., 743 F.3d 831, 2014 U.S.A..。最后，美国联邦巡回上诉法院明确表态，认为根本不存在所谓的“可预见性规则”，这只是人们对法律的误解。根据该案的裁判文书，可窥探到本案法官的一些观点：无论过去或是现在，可预见性原则尚未体现出对等同原则适用的限制。在等同原则下，彰明较著的可替换性对等同侵权的认定具有至关重要的作用。在排除申请时能预见到的发明等同物和可替换性支持等同原则的规则之间将形成直接冲突，申请时能够预见的发明等同物并不会对等同侵权的认定形成限制⑦(9)⑦See Ring & Pinion Serv.Inc.v.ARB Corp.Ltd., 743 F.3d 834, 2014 U.S.A..。

由上可知，美国联邦巡回上诉法院在Ring案中明确否定了可预见性规则的存在，认为Sage案并未创造出所谓的可预见性规则，然而法官有意回避了对可预见性规则合理性的全面客观分析，有强词夺理、仗势欺人之嫌。表面上，可预见性规则似乎随着Ring案裁判结果的出现而被完全抛弃，但真正的讨论仍在继续，并不会因该案中不具说服力的论述而终结。更进一步，该案甚至为日后更加激烈的新一轮讨论埋下了伏笔，引导更深刻思想变革的产生。

二、可预见性规则在我国司法实践中的现状分析

可预见性规则自从被引入我国以来，在我国司法实践中呈现出不同的发展轨迹，既有最高人民法院的“爱你在心口难开”，也有上海、北京等不同法院的“西方不亮东方亮”，显示出我国司法系统对该规则亦是捉摸不定、难以取舍，这一现象也提醒我们对可预见性规则必须加强研究，待成熟后方可施行。

(一)犹抱琵琶半遮面：最高人民法院的犹疑不决

最高人民法院在2001年通过了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《专利纠纷若干规定》)，其中第17条首次提及等同原则；2003年，最高人民法院民三庭在《关于审理专利权纠纷案件若干问题的规定》(会议讨论稿)中又对可预见性规则进行了明确。然而，2009年通过的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中只规定了部分限制等同原则适用的规则，如全部技术特征准则、捐献原则以及禁止反悔原则等，唯独没有可预见性规则，这是无心之失还是有意为之，我们不得而知，但可以肯定的是，最高人民法院在以审慎的态度对待可预见性规则。最高人民法院的这种态度在《关于修改〈专利纠纷若干规定〉的决定》以及《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中得到了进一步印证，最高人民法院再次对等同原则做出了具体细化规定，但仍将可预见性规则搁置不用。

最高人民法院虽然并未在司法解释中确立可预见性规则，但在案件审理中不拘一格，实际运用了该规则进行裁判。在孙俊义与张泽辉等专利侵权纠纷案的再审程序中，最高人民法院指出，在适用等同原则时，既要考虑到专利权人和社会公众的利益，又要兼顾专利申请和被侵害时技术的发展水平，在综合考虑的前提下合理划定专利权的保护范围[4]。在孙俊义案的裁判文书中，最高人民法院认为，在专利申请时，有关专利锥面或平面的内容是该领域的常识性技术方案，具有“普遍知晓”的特点，是故专利权人已在权利要求中所做的限定具有排除作用，即平面特征不在涉案专利权的保护范围之内，在侵权认定时，也不能将平面特征纳入考虑范围，否则会损害社会公众对专利保护之确定性以及预见性的信赖，损害公众利益，危及专利制度的存在及发展。专利制度在逐步完善，相关部门对专利申请文件的规范要求越发严格，促使权利人专利文件撰写水平的持续提升，等同原则对撰写低水平专利的保护作用在逐步弱化；此外，法院对等同原则的认识更加深刻，对其适用也更为严格和谨慎①(10)①参见最高人民法院(2015)民申字第740号民事判决书。。最高人民法院虽然仅在上述裁判文书中使用“普遍知晓”而未使用“应当预见”的表述，但该案实质上是在可预见性规则的指引下得出最终裁判结果的。

最高人民法院虽然在上述案件中基于可预见性规则的逻辑进行了不构成等同侵权的认定，但作为成文法国家，在先判例并不具有普遍的约束力，各级法院在审判活动中也无须遵循先例。所以，不能仅仅因为个案中体现的对可预见性规则的运用，就得出最高人民法院明确支持可预见性规则运用的结论，除非其以司法解释的形式对该规则之运用进行明确规定。

(二)无可奈何花落去：上海市高级人民法院的心口不一

2013年上海市高级人民法院发布了《等同侵权的司法认定》，其对可预见性规制的认可力度在该文件中体现得淋漓尽致。上海市高级人民法院认为若法律明确规定或法院逐步尝试赋予申请人此项义务，则申请人将会尽可能规范其对待自身权益的态度，会最大限度地将其能预见的所有等同特征写入权利要求之中，会更加注意用语的规范、周全以及严谨，权利要求能够最大限度地对发明创造进行保护。相应的，权利要求的公示作用也将得到很大的加强，权利要求保护的范围也将更加清晰明确，他人也更能提前准确地判断其将要实施的行为是否侵犯了已有专利权。此外，上海市高级人民法院还对可预见性规则的司法应用提出了明确的裁判指引：如果权利要求中记载的未被修改技术特征的变换特征是该领域技术人员轻而易举就能想到的，或权利要求中记载的被修改技术特征之变换特征是该领域技术人员无须深入思考就能想到的，但在申请或修改时未将此种变换特征写入权利要求之中，则权利人在侵权之诉中对此变换特征主张等同侵权的，法院不予支持。

虽然上海市高级人民法院表达了对可预见性规则的肯定以及对其作用的期待，却也清楚地认识到可预见性规则与我国知识产权现状可能并不相匹配，上海市高级人民法院指出：上述建议只是在理想状态或应然状态下的禁止反悔规则，但目前各界对该原则之具体规则认识的分歧较大，且若实施可预见性禁止反悔规则，对权利要求的撰写水平则有很高的要求……我国权利审查过程中权利要求之修改规则显得有些机械，可能存在因客观原因限制权利人将当时已预见之等同技术特征写入权利要求的情形，如申请人本可在申请或修改时预见某一等同技术特征，但由于修改机会或修改方式的限制而未能将之写入权利要求。在之后的侵权之诉中若不允许主张同等侵权，对权利人而言是极为不公平的。由此可见，上海市高级人民法院对确立可预见性规则是心有余而力不足，虽欲极力推行，却瞻前顾后，难有作为。

(三)柳暗花明又一村：北京市高级人民法院的高调力挺

北京市高级人民法院在新修订的《专利侵权判定指南》第60条中对有关可预见性规则中不予保护权利人等同技术特征的情形进行了规定①(11)①具体规定为：“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。”，而其在先前的《专利侵权判定指南》(2013年)中并没有规定相关规则。由此可见，北京市高级人民法院对待可预见性规则的态度发生了一百八十度的大转弯，对此变化，北京市高级人民法院的两位法官杨柏勇与焦彦表明了北京市高级人民法院的立场：等同原则的扩大保护主要是为了防止侵权人故意针对专利技术方案进行非实质性的变动而规避侵权，从而给予专利权人以扩张保护。但是，当专利申请人或专利权人在发明专利修改过程中，由于其已经有充分的时间对相关技术特征进行修改，以获得合适的保护范围。因此，对于其有预见存在替代性技术特征可能的情形，则无论因何种原因而导致该等同特征未纳入专利保护范围，在侵权诉讼中均不再将上述未纳入范围之事项加入保护范围。而实用新型专利因其授权门槛整体偏低，所以有必要对其权利要求中的技术特征给予特殊对待，让其适用更加严格的等同判断标准，通过提高保护门槛来抑制由于授权门槛较低导致的实用新型申请量，以此鼓励权利人申请质量较高的发明专利。而发明权利要求中区分发明点特征和非发明点特征，则是考虑发明点特征是专利技术方案的创新所在，是体现专利权人对社会所做贡献的内容，对其应当给予比非发明点特征(一般都属于现有技术)更宽的等同范围，这种做法符合权利要求解释的公平原则。同时，由于作为发明点特征的创新性内容本身不够明确，专利申请人难以准确、合理的对其概括并表述于外部。是故，出于公平理念，应该适当降低此种特征的撰写要求[5]。

北京市高级人民法院对可预见性规则的态度具有因事制宜的特征。但这种“因材施教”、具体问题具体对待的做法虽具有形式上的合理性，却增加了该规则适用的不确定性，给等同侵权的认定带来了更多困难。在此借用Lourie法官的一句话对之进行评价，“这并不是前进的方向”。

三、我国对可预见性规则的司法应用方略

我们应当正视可预见性规则在美国发展过程中产生的正态效应，深入分析我国各法院对该规则之适用持不同态度的原因。是否确立以及如何利用可预见性规则将对知识产权领域等同侵权的认定、知识产权案件审理质效的优化提升，具有深远的影响。是故，为了减少司法实践中裁判标准不统一的弊端，切实、公平地保障权利人的合法权益，司法部门应当尽快明确对该规则适用的态度。

(一)合理利用可预见性规则以契合我国知识产权司法政策

等同原则标准的确定并非是一成不变的，知识产权政策的变化将导致其产生波动，是故，在知识产权政策因经济和技术的发展而有所调整时，也要及时调整等同原则的有关内容，即对等同原则的理解和适用也应“情随事迁”[6]，如在推动新兴技术发展和鼓励现有技术改造的不同领域，对等同原则范围的确定有可能相去甚远。当下，我国正处于由制造大国蜕变为创造强国的关键时期，应当力争改变高价值发明专利占比少的现状，通过持续推进知识产权创造，培育更多的高价值核心专利，而完善、合理的发明专利保护制度则是此目标达成的有力保障。发明专利的创造性越是突出，就越是难以对其进行精准无误、内容周全的表述，也就更需要等同原则发挥其调整作用以保障高价值专利。在传统可预见性规则之下，专利申请人负有较高的注意义务，通常难以依照可预见性规则的要求撰写合理、准确的权利要求书，致使其合法权益难以得到有效维护，而侵权人反受其利，这既不符合我国推进高价值专利保护的政策，又有违基本的公平正义理念。

考虑到我国当前所处的客观环境，如产业发展的水平以及受其影响的知识产权发展状况，笔者认为有必要对高价值专利可预见性规则下的预见标准以及文本撰写要求进行调整，也即有必要对前述标准以及要求适当降低。同时，结合等同原则的强化运用，可以更大限度地保障权利人的知识产权利益，并激励发明创造人创造更高价值的发明专利。

(二)适当修正可预见性规则以提升其司法运用可行性

通过分析可以看出，传统可预见性规则的要求过于苛刻，甚至显得有些呆板，给申请人带来较大的负担乃至压力。不可否认，这种观点的出发点自然是好的，希望尽可能明确以及最大限度地保障权利人的合法权益，但这种理想化的追求难以在实践中落实。其实，如果前述要求能够轻而易举地得到满足，则完全可以通过“相同侵权规则”的运用就达到侵权行为判定的目的，无须再求助于所谓的等同原则。但事与愿违，等同原则正是为应对上述愿望落空而建立起来的[7]。

是故，问题的关键并非在于可预见性规则无价值，而是实际操作性存在不足，相比于直接抛弃、逃避可预见性规则，努力发挥可预见性规则的正态效应将更有利于保障权利人的利益，从而达到众望所归之实效。对此，笔者建议对可预见性规则的适用方式进行重构，降低对非重要性特征的预见要求，即专利权人仅对未预见之核心技术特征承担较严格的不利责任，而对未落入预见领域的非重要特征，只要能证明在后行为仅是对在先行为的简单模仿的，仍以侵权论处。此外，关于哪些事项是“申请时可得预见的”，也无较统一的或得到大多数认可的意见，同案不同判的现象仍会存在。所以，有必要引入专家证人制度，法官在结合专业人士专业判断的前提下综合各种因素做出客观、公正的裁判。

(三)发挥可预见性规则与等同原则的互补作用

可预见性规则虽然能够进一步发挥权利要求用语的告知功能，使社会公众清楚知悉哪些领域是可以模仿的，哪些领域是专利权人所垄断的，从而有效地限制了专利权人通过等同原则扩张权利范围的边界。但是，在肯定可预见性规则正态效应的同时，也不能否认其对等同原则适用的过度限制，打破了社会公众与专利权人的利益平衡状态，极大地损害了专利权人的利益。当然，可预见性规则并非对任何等同原则之适用均会产生限制，如以侵权时间点将等同侵权划分为申请时等同和侵权时等同①(12)①关于确定等同原则适用的时间点问题，国际上有专利申请日、专利公开日、专利授权日、侵权行为日等不同的标准，但主流上还是申请日标准与侵权行为日标准。。由于侵权时发明的等同物常晚于被侵权发明出现，对此申请人难以在申请时即可预料到，所以可预见性规则对上诉分类的后者几乎不产生限制作用，相反，对前者则具有致命的限制影响。除非在申请时不可预见，否则对发明等同物不再适用等同原则，也即是说仅对申请时不可预见的被控侵权的等同物才可被等同原则涵盖并可被认定为等同侵权。如此，新的矛盾又已产生，即被控侵权人如何不费吹灰之力便能想到专利申请人当时可能绞尽脑汁也无法预见的发明等同物？无论是从逻辑学上进行科学分析，还是依靠简单的常理推断，这种情形几乎不可能出现。所以，这也宣告了等同原则在专利申请时的适用中无用武之地，几乎可以废除。

支持可预见性规则的人认为，对申请时可预见之发明等同物，该规则虽将其排除于等同原则的适用范围，但仍然为等同原则的适用留下了足够多的空间，即侵权时的发明等同物仍然可以获得等同原则的保护。因此，专利权人合法、合理的权利还是能够得到充分保障的。然而，当我们探究为什么立法者将等同原则的适用时间点确定为“侵权行为日”标准时，我们就会发现可预见性规则排除申请时可预见到的发明等同物适用等同原则是不合理的，违背了侵权行为日标准更有利于保护专利权人的目的。

我国在2015年通过的关于修改《专利纠纷若干规定》的决定中明确地确立了侵权行为日标准②(13)②参见《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定〉的决定》第17条第2款。。在该决定中，之所以将侵权行为日与判定等同的时间标准相重合，主要是为了防止不劳而获、损人利己的等同侵权行为[8]。采取这种规定，将会不断扩充专利保护范围，甚至直至权利保护期限届满之时[9]。这表明，确立侵权行为日标准的目的是将因不可归责于权利人的客观原因而在申请时未能预见之等同物纳入权利人权益保护范围，而非排除申请时即构成等同的等同发明物适用该原则，如此，是为了贯彻权利人利益保护最大化的理念，使权利人享受更大程度的等同保护。

基于上述原因，对可预见性规则进行实用性改造也显得顺理成章。笔者认为，在可预见性规则下，既不能绝对禁止申请时可预见之发明等同物适用等同原则，又有必要适当延长“预见”的时间，如“申请后的合理期间”。至于“申请后的合理期间”的长短如何确定，则有必要借助行业人士的专业知识和技能进行综合判定，如若该期间内产生的等同物最终与“预见”的期间领域重合，则认定为侵权；在满足等同原则的前提下，即便前述期间未重合，也应判定为侵权，即在合理期间外产生的等同物仅依靠等同原则判定是否侵权。如此，既能契合立法法之立法宗旨，又有利于专利权人利益之维护，并不断促进发明专利的增多，平衡社会利益之分配。

四、结 论

截至现在，关于可预见性规则的争论仍在继续，我国的法律规范也尚未对其明确，不过北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定指南》(2017年)已初步体现了对该规则的肯定，有理由相信该规则将会在我国得到正式确立。传统可预见性规则并未在权利人与社会公共的利益之间找到平衡点，在强化权利人权益保护的同时，也对其造成了较大的负面影响。为了实现我国由制造大国蜕变为创造强国的目标，我们必须尽快增加高质量、高价值智力成果的创造。但是，不加选择地直接利用国外如美国的可预见性规则内容，可能与我国的国情相违背，甚至弊大于其利。所以，应当对可预见性规则进行本土化改造，使之与等同原则共同作用，以促进我国知识产权保护水平的不断提升并增进社会整体效益。