企业在涉外定牌加工中的商标侵权风险和应对

姜 程

浙江人民联合律师事务所，浙江 温州 325000

出口企业接受境外企业的定做委托，在出口的商品贴上境外企业指定或者授权使用的商标，即为涉外定牌加工，也称涉外贴牌加工。涉外定牌加工的贸易方式，主要由中小型企业依靠劳动密集优势，与国外品牌企业开展合作，根据国外企业的定做要求进行产品生产和商标贴附。作为“世界制造工厂”，定牌加工是我国劳动密集型企业参与国际市场、发挥竞争优势的主要贸易方式，也是目前以及将来很长一段时间我国商品出口的重要贸易方式。但同时，定牌加工企业对贴附的商标往往不具备审查能力或审查不严格，无法知晓贴附的商标是否构成对已注册商标的侵权；另存在部分企业明知贴附商标行为可能侵权的情况下，依然为了微薄的加工利润而抱有侥幸心理。所以，在涉外定牌加工中容易引发商标侵权纠纷，致使加工企业承担相应的法律风险。

一、企业在涉外定牌加工中的商标侵权法律风险分析

企业在涉外定牌加工中发生商标侵权纠纷时，主要存在以下三道风险，并产生相应的后果：

(一)海关查扣风险

根据海关总署2018年7月通报，2018年上半年全国海关扣留进出境侵权嫌疑货物3.2万余批，涉及侵权嫌疑货物710万件。其中侵犯商标权货物为690万余件，约占侵权嫌疑货物总量的97.2%，共保护国内外企业2200余项商标权，受保护的商品中服装鞋帽、轻工类产品占比较高。可见，海关对知识产权尤其是商标权的保护力度在不断增大。2018年全国海关组织开展的、面对出口自主知识产权优势企业进行的知识产权保护专项行动——“龙腾”专项行动，重拳打击进出口中侵犯自有品牌知识产权的违法行为。其中，杭州海关隶属义乌海关于10月正式对一批涉嫌侵犯“YAMAMOTO”商标权的自动电压稳压器实施扣留，是杭州海关在“龙腾”行动中查获的首起侵犯重点企业知识产权的侵权案件。该查扣结果可谓牵动着省内众多定牌加工企业的心。

所以，涉外定牌加工企业，在商品出口时就面临海关查扣货物的第一道风险。海关对涉嫌侵犯商标权货物的查扣，可依职权自主开展，也可依商标所有人申请开展。以温州海关为例，商标所有权人在海关进行商标备案后，一旦发现某企业的出口商品侵犯其商标权的，即向海关提供出口商品的集装箱号等信息，海关将对出口商品进行布控。对于商标侵权尚存在争议的商品，出口企业需按照货物价值缴纳一定比例的保证金后予以放行货物，纠纷由商标权利人通过法院诉讼程序解决；对于商标侵权明显的商品，直接予以查扣货物。

由于不少定牌加工企业在国际贸易中采用信用证结算方式，或仅收到货物定金需待货物出口后收取余款，因此在海关查扣时，加工企业在未收到货款情况下仍不得不支付保证金以换取货物先行出口，企业资金压力较大。

(二)诉讼风险

1.民事风险

考虑到取证的困难性，商标权利人一般会先通过申请海关查扣、取得相关证据后，再向法院起诉要求定牌加工企业立即停止侵权、赔偿损失。诉讼风险是涉外定牌加工企业的第二道风险。虽然最高人民法院在“PRETUL”商标侵权纠纷案中已经认定涉外定牌加工中的商标贴附行为不构成商标侵权，但是加工企业依然要举证证明“所使用的商标有境外企业的合法授权”、“加工产品全部销往境外”、“已履行了审查注意义务”等事项。然而实践中，定牌加工企业往往未对贴附商标进行合法性审查或缺乏能力审查，许多重要证据为电子证据、域外证据不能被法院采纳，导致定牌加工企业面临败诉风险。

2.刑事风险

定牌加工企业在获得境外企业的商标使用授权、生产的产品全部销往境外的情况下，即使侵害国内商标权利人的相关权益不宜以犯罪论处。但在某些情况下，定牌加工企业违规生产、销售仍可能构成刑事犯罪。如浙江省高院、省检察院、省公安厅联合发布的《关于办理涉外定牌加工等侵犯知识产权刑事案件有关法律适用问题的会议纪要》，认为定牌加工企业将超出涉外订单范围生产的产品在境内销售的，如符合入罪标准则可以假冒注册商标罪定罪处罚。

(三)客户违约风险

出口商品因商标涉嫌侵权被查扣或涉诉后，极易引发加工企业与境外客户之间出现交易摩擦，严重地将造成交易失败。首先，海关查扣商品后，加工企业为避免错过航运班次，不得不支付一笔不菲的保证金。在此过程中，加工企业与客户就保证金的责任承担问题势必会发生摩擦，而实践中几乎没有客户愿意承担该笔保证金，保证金以及保证金损失风险最终仍由加工企业承担；其次，查扣或涉诉容易造成延期交付，此时客户往往以该理由要求加工企业承担违约金或减少货物价款，而加工企业为了收回货款、减少损失只能忍气吞声；再次，加工企业在涉外市场中往往处于弱势地位，支付上一般都采用信用证或先收取定金再凭单收余款的方式，在支付方式上对客户的制约较少，即客户取消交易的成本不大，客户一旦取消交易，该批货物既无法出口又无法内销，加工企业损失极大。

诚然，按照法理，涉外定牌加工的商标侵权责任(包括保证金)应当全部由境外客户承担，客户拒绝承担责任即构成违约；加工企业作为受托方在向国内商标权利人承担责任后亦有权向境外客户追偿。但鉴于境内企业起诉境外企业的涉外诉讼程序仍存在种种困难和障碍，所以最后加工企业的损失一般自己承担。

二、涉外定牌加工企业在商标侵权纠纷中的抗辩思路

通过对涉外定牌加工中的商标侵权纠纷案例查询，包括“PRETUL”商标侵权案、“东风”商标侵权案等，笔者认为定牌加工企业主张不侵权的抗辩思路、亦与其他商标侵权纠纷抗辩不同之处，主要为下列三点：

(一)不属于商标使用行为

在“PRETUL”商标侵权案、“东风”商标侵权案中，最高人民法院即支持该观点。该观点的理由为，定牌加工中使用争议商标，仅属物理贴附行为，不具有区分加工商品来源的意义，在中国境内不具有识别商品来源的功能，所以在商标不能发挥识别作用情况下，定牌加工中使用商标的行为(即物理贴附)不属于《商标法》中的商标使用行为，因此不构成侵权。

“PRETUL”商标侵权案系最高院2015年发布的知识产权典型案例，该案例发布后其观点已成为定牌加工企业的主流抗辩观点。该观点下无需考虑出口商品是否与注册商标的类别是否相同或类似，也无需考虑贴附商标与注册商标是否相同或近似，较传统抗辩方式更简便。定牌加工企业引用该抗辩观点时应当注意提供生效的定牌加工合同、境外企业的合法商标权证明，否则加工企业无法证明系定牌加工合同的情况下，极有可能被法院认定为货物买卖合同，从而导致该抗辩观点的基础法律关系丧失。

(二)未造成国内消费者混淆

山东省高院审理的“CROCODILE”商标侵权案即支持该观点。该观点的理由为，定牌加工的商品全部销往国外，并未在中国境内销售，故中国境内的消费者并不会对该商品的来源发生混淆和误认。同时，定牌加工行为并不影响国内商标权利人在国内市场的份额，不会对国内商标权利人带来任何实质性损害，因此不构成侵权。

该观点从商标侵权的构成要件出发，以贴牌加工行为未减少国内商标权利人的市场份额、未侵害商标识别这核心功能为由，认为缺乏损害结果发生这一构成要件而不构成侵权。在定牌加工纠纷中，即使商标权利人认为定牌加工行为侵害了商标权利人的出口利益、减少了在出口国的市场份额，但根据商标地域性原则，商标权利人的该主张需举证证明在出口国已经注册了合法商标，且出口国法律已认定贴附的商标侵害了注册商标。显然，商标权利人的举证难度非常大，往往要承担举证不利的后果(驰名商标除外)。定牌加工企业引用该抗辩观点时应当注意提供产品全部销往境外的证据，注意定牌加工合同、发票、装箱单、提单、报关单等各项证据之间的内容一致。若生产的产品超出合同约定数量的，加工企业应当作出合理解释，并对超出部分予以销毁商标处理，或与国内商标权利人协商变价。

(三)已履行审查注意义务

“东风”商标侵权案于2015年一审起至2017年底再审判决，案件三次审理作出三次不同的判决，可谓一波三折。江苏省高院审理认为，定牌加工企业知晓“东风”商标为驰名商标、知晓商标权利人上柴公司与国外企业长期存在商标纠纷，故未尽到合理注意与避让义务，构成侵权。最高院再审“东风”商标案时改判不构成侵权，除了引用第(一)条不属于商标使用行为理由外，另认为加工企业已经审查了国外企业的商标权利证书资料，充分关注了国外企业的商标权利状态，并在国外法律判决“东风”商标归属上柴公司期间就定牌加工行为与上柴公司沟通签订协议和支付补偿，故加工企业已经适当履行了审慎适当的注意义务。值得关注的是，二审与再审虽然判决结果不同，但对定牌加工企业是否履行了商标审查义务、是否进行了合理注意均作了充分分析，商标的审查注意义务是判决侵权与否的重要依据。

我们注意到，“东风”案的判决，将企业是否履行审查注意义务已实质上作为涉外定牌加工中商标侵权的构成要件之一，这与传统的定牌加工中的商标纠纷以及整个知识产权案件纠纷的理解是不同的。一般认为，企业的商标使用行为在客观上侵犯了商标权利人的商标专用权，即构成侵权；主观是否履行审查注意义务，即主观是否“善意”不影响侵权成立，仅影响企业的赔偿责任。简单的讲，主观善意，侵权成立不赔偿；主观恶意，侵权成立要赔偿。如《商标法》第六十四条第二款规定的合法来源抗辩，以及《著作权法》、《专利权法》都有类似的规定；又如《信息网络传播权保护条例》第二十三条规定的避风港原则；再如最高院2009年发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第18条，明确提出“贴牌加工”中的商标侵权纠纷，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。

将加工企业的审查注意义务在实质尚作为涉外定牌加工商标侵权的构成要件，是一把“双刃剑”：一方面多了一项侵权不成立的抗辩理由，提高了加工企业的“防御能力”，在加工企业证明已履行审查注意义务的情况下能加快化解纠纷；另一方面，对加工企业审查注意义务的举证提出了更高的要求，加工企业在合同磋商、签订时即应当审查贴附商标有无侵权可能，并在纠纷发生后提供书面的、客观的审查注意义务履行的证据。

三、定牌加工企业应对商标侵权纠纷的措施

(一)规范合同文本，保留贴附商标来源合法性文件

在实践中，很多定牌加工企业往往根据境外客户的一张简单订单或一张形式发票就开始生产产品，并不重视合同文本的规范。在定牌加工合同中，有必要加入知识产权担保条款，如要求境外客户“承诺合法拥有贴附的商标或已得到商标权利人的合法授权”、“第三方对贴附的商标主张任何权利引起的责任均由定做方承担”等。

除在合同条款中明确商标来源和侵权责任承担外，加工企业还应当要求国外客户提供贴附商标来源合法性文件，如商标权利证明、商标授权使用证明；若境外客户在我国申请了该贴附商标的注册，可以登入国家知识产权局查询商标状态；若加工企业与境外客户形成了较为稳定的合作，加工企业还可以自主在我国申请注册贴附的商标。

加工企业应当保留与国外境外磋商、签订、履行合同中的邮件、聊天记录，从而与商标来源合法性文件能够互相印证。

(二)追加境外企业作为共同被告

定牌加工企业在合同中应当记载境外客户的准确名称、地址、联系方式、法定代表人等信息，以便发生诉讼时追加该境外客户作为共同被告或第三人。尤其在国内商标权利人与境外客户除本合同项下外还存在其他商标纠纷时，商标权利人的目标在于境外客户而非加工企业。所以，追加被告将使加工企业在谈判、诉讼中处于有利地位，比如以同意作证的方式来换取商标权利人撤诉。

(三)委托第三方机构进行商标审核

发生定牌加工中的商标侵权纠纷时，加工企业应当证明已履行审核注意义务。加工企业没有法务部门的，可以委托律师事务所、商标代理所等第三方专业机构代为商标审核。如委托律师事务所后，律师可以向海关查询贴附商标的查扣情况，或向法院查询贴附商标的诉讼情况，或向知识产权部门查询相同、相似商标的注册和争议情况。该些部门所出具的审核结果回函(包括官方网站上的查询结果)，将作为今后发生商标纠纷时加工企业免责的重要证据；若该些部门不能出具书面回函的，律师也可以就整个审核过程出具书面审核记录。

笔者认为，鉴于我国地区和地区之间的数据、信息尚未完全共享，若加工企业或受托人已经在加工企业所在地的部门进行了必要调查，应当认定加工企业已合理履行了审核注意义务，而不得要求加工企业的调查范围扩大到全国或全省。若查询结果未发现贴附商标存在争议情况，或虽发生争议但争议尚未裁决、不能确定侵权与否的，应当认定企业有权进行定牌加工；在将来发生商标侵权纠纷时，凭借第三方机构出具的商标审核文件，直接认定加工企业不构成侵权。这样通过第三方机构的商标审核，将大大降低加工企业化解商标纠纷的时间和成本，例如发生海关查扣货物时，凭借第三方机构出具的商标审核文件，海关可以直接放行货物、无需向加工企业收取保证金。

考虑到定牌加工企业个体往往实力较弱，委托第三方机构审核商标的意愿不强，笔者建议由行业协会组织牵头，以协会委托第三方机构审核的方式来降低审核成本，如此加工企业个体只需缴纳少量的会费即可享受商标审核的服务。协会还可以对审核结果进行数据统计，定期发布统计结果，这将有利于提升整个行业的商标侵权风险意识和应对能力。

四、结语

最高院发布“PRETUL”商标侵权典型案例后，对涉外定牌加工中的商标侵权纠纷处理起到了很好的指导作用，提高了定牌加工企业对商标侵权纠纷的预防和应对能力。但案例的发布并没有减少该纠纷领域的争议声音，不少法律人士提出了对该案例的反对观点，地方法院在个案中出于保护地方知名企业、保护地方知名商标的价值取向，亦作出不同于“PRETUL”商标案的裁决。

当下以及未来一段时间内涉外定牌加工依然是我国企业的主要出口方式，定牌加工企业的整体生存环境、市场竞争能力尚待加强，加工企业微薄的加工利润与其承担的商标侵权风险完全不匹配。因此，“PRETUL”商标案反映的是最高院在平衡定牌加工企业和商标权利人两者利益时的价值取向。在笔者看来，“PRETUL”商标案中对商标贴附行为不属于《商标法》上商标使用的认定，突破了传统商标侵权认定方式，该突破与其说是执法者的执法创新，更像是执法者对定牌加工整体行业保护的结果导向；其更深层次的原因在于，从社会整体角度看涉外定牌加工纠纷，保护定牌加工行业所带来的利益大于商标权利人牺牲的利益，尤其是当下商标权利人中不少是境外企业。但随着市场发展、“中国制造”向“中国创造”升级，将有越来越多的中国自主品牌走向世界，需要我国法律对品牌商标的出口保护；以及境外企业扩大在中国境内投资后(如中外合资、中外合作等)，更多商标权利人从境外企业转变为境内企业，他们的利益将与我们息息相关。到那时，最高院在平衡定牌加工企业和商标权利人两者利益时，可能作出与“PRETUL”商标案不同的价值取向。所以，涉外定牌加工企业不能看到“PRETUL”商标案就从此高枕无忧；相反，除了提升纠纷抗辩能力和应对措施外，更要提高风险意识，了解不断变化的市场环境和法律环境。