浅析企业知识产权贯标中的知识产权对外委托业务合同管理

王磊　许淞瑞

【摘要】本文通过基于知识产权委托业务合同管理业务，结合《企业知识产权管理规范》对合同管理的相关要求，分析委外业务合同中知识产权权属约定的重要性，对于企业防范合同管理中的风险有着积极作用。

【关键词】知识产权管理体系 对外委托 合同管理

1.引言

1.1 企业合同管理

企业的经济往来主要是通过合同形式进行的。一个企业的经营成败和合同及合同管理有密切关系。企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。企业合同管理是企业管理的一项核心内容，随着企业业务的快速发展，涉及知识产权保护方面的合同纠纷发生频率相应增加。因此，如何加强合同管理，规范合同中知识产权条款进而加强知识产权保护已成为合同管理的重要组成部分。

已经有大量的学者研究了企业合同管理中的知识产权问题，包括孙建国研究了企业签订技术合同中知识产权的问题，提出在企业签订技术合同中，应当明确约定知识产权保护内容以及权利归属等内容，特别注意双方原有的背景知识产权是否可以无偿使用和新产生的知识产权的内容约定;曲进研究了基于合同管理的商业秘密风险管控对策，提出在技術类合同转让所涉及的商业秘密侵权案件中，需要对涉及的知识产权、合同履行中可能产生的新的知识产权及归属、权益以及具体技术细节进行相关保密条款的约定。在企业知识产权管理过程中，经常与代理机构之间发生知识产权对外委托业务，此时需要签订知识产权代理合同，但是，知识产权代理合同中的知识产权权属、保密等内容如何约定，目前还没有相关学者进行深入的分析和研究。

1.2 知识产权代理相关法律要求

《专利法》（主席令第8号）第十九条规定，专利代理机构应当遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务;对被代理人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。

《专利代理条例》（国务院令第706号）第十七条规定，专利代理机构和专利代理师对其在执业过程中了解的发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保守秘密的义务。

第二十五条规定，专利代理机构有泄露委托人的发明创造内容行为的，予以警告或不同程度的处罚。专业代理机构在执业过程中泄露委托人的发明创造内容，涉及泄露国家秘密、侵犯商业秘密的，依照有关法律、行政法规的规定承担法律责任。

第二十六条规定，专利代理师泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效的，予以警告或不同程度的处罚。专利代理师在执业过程中泄露委托人的发明创造内容，涉及泄露国家秘密、侵犯商业秘密的，依照有关法律、行政法规的规定承担法律责任。

由此可知，专利代理机构和专利代理师对委托人委托的内容负有保密义务，且代理师不得以自己的名义申请专利，违反规定的需承担法律责任。

2.《规范》合同管理要点解析

2.1 《规范》条款

合同管理

该条要求：加强合同中知识产权管理：a） 应对合同中有关知识产权条款进行审查，并形成记录;b） 对检索与分析、预警、申请、诉讼、侵权调查与鉴定、管理咨询等知识产权对外委托业务应签订书面合同，并约定知识产权权属、保密等内容。

2.2 条款解读

1.企业应该保证全部合同包括知识产权对外委托业务合同中有关知识产权的条款进行审查，并且保留审查记录。审查标准应达到能保障企业知识产权方面的权益，当事各方在知识产权方面的权利义务及违约责任明确，且知识产权权属、保密、争议解决及法律适用等界定清晰。

2.在各类知识产权委外业务中，企业与代理机构之间均需签订书面合同，并在合同中明确委托业务服务范围、双方权利义务、双方在权利成果上的归属、保密约定等。

3.案例分析

3.1 案情回顾

某A1企业将发明创造的技术方案委托专利代理所B1申请专利，专利代理所B1将该专利代理业务指定给某专利代理师C进行代理，该专利代理师在A1企业提供技术方案的基础上进行了改进，形成技术方案1、技术方案2和技术方案3，A1企业经过考量后，决定将技术方案1和技术方案2委托专利代理所B1进行代理，而技术方案3委托B2代理所代理。

后该专利代理师C离职跳槽至某A2企业工作，A2企业与A1企业为同行竞争对手，专利代理师C得知企业A1将技术方案3委托B2代理所申请，遂对企业A1提起诉讼，认为技术方案3为他的研究成果，企业A1无权进行专利申请，同时提交了相应的往来邮件作为证据，企业A1在应诉的过程中其声誉和经营活动均受到极大的影响。

3.2 问题及分析

在上述案例中，企业A1之所以会牵扯到诉讼纠纷中，直接原因是在委托B1代理所的过程中，签订的书面合同中未明确约定知识产权权属，假设A1与代理机构B1签订的委托合同中明确约定对于技术方案及技术方案的改进，知识产权权属均归企业A1所有，就不会因为应诉对企业经营活动造成影响。

因此，建议企业在涉及知识产权委外业务时，重视合同管理，与代理机构签订书面合同，并明确：

（1）发明创造的技术方案及在技术方案基础上改进衍生的新技术方案知识产权权属;

（2）委托业务成果，如检索与分析、预警、诉讼、侵权调查与鉴定、管理咨询的过程文件、相关报告以及申请文件的知识产权权属;

（3）申请文件或者委托业务成果的交付时限，代理费用的支付流程、时限等。

4.结论

通过案例分析可以得出，虽然在《专利法》和《专利代理条例》对专利代理机构及专利代理师的保密义务有明确规定，但企业在实际委外代理业务中，还是应该按照《规范》的规定，与代理机构签订书面合同，并且清晰约定知识产权权属和保密等内容，以保障双方的权利，避免不必要的纠纷。

参考文献：

[1]孙建国.《企业签订技术合同中知识产权的问题研究》[J]. 江苏科技信息，2018（27），21-23.

[2]曲进.《基于合同管理的商业秘密风险管控对策探析》[J]. 商务必读，2017（11），141-142.