《商标法》第59条第3款“在先商标的继续使用抗辩”评注

张 鹏

内容提要：为确保商标在先使用人因其使用行为业已形成的具体信用，《商标法》第59条第3款规定了在先商标的继续使用抗辩制度。其构成要件可以归结为三个：在先使用行为应早于在后注册商标的申请日；在先使用人应当出于善意；在先使用的标识经过持续性使用产生一定影响。援引在先使用抗辩的主体除在先使用人本人外，还包括“继受主体”“被许可人”“流通环节参与主体”等。在法律效果上，在先使用人有权在“原有范围”内继续使用，而注册商标权人有权要求在先使用人施加适当区别性标识。本文结合学理与判例对该款规定的解释与适用进行评注，在整理与构成要件及法律效果相关各论点的基础上，分析其与规范意旨的体系关联。

一、立法沿革与规范意旨

（一）立法沿革

现行《商标法》①为节省篇幅，对《商标法》的引用规则如下：《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国商标法》的决定（2013）》（中华人民共和国主席令第6号，发布日期：2013.08.30）［以下简称法（13）］。第59条第3款中规定的在先商标的继续使用抗辩是2013年修改商标法时新增的。

在此之前，对于在先使用的商标是否可以主张继续使用抗辩在司法实践中存在一定的争议。如“老糟坊”案②最高人民法院（2001）民三终字第9号民事判决书。中，法院就指出：“行为人在先使用未注册商标，后因与注册商标构成近似而未被核准注册，但仍继续使用该商标的，其行为侵犯了依法受让注册商标者的商标专用权，因而构成商标侵权。”③本文所引案例来源于中国裁判文书网及北大法宝网司法案例库；所使用的案例名称采取“‘涉案注册商标名称’＋‘案’字”的体例。

相反，在“84好帮手”案④上海第二中级人民法院（2003）沪二中民五（知）终字第9号民事判决书。中，法院指出：“注册商标只有达到驰名的程度，才能禁止其他在先权利的继续使用。原告的“好帮手”注册商标尚未达到驰名程度，因而不能禁止被告在先权利的继续使用。此外，从诚实信用原则出发，应依法保护在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。”在“狗不理”案⑤最高人民法院（2008）民三监字第10-1号民事裁定书。中，法院也以被告使用商标具有历史承袭演变的过程，没有违背市场公认的商业道德，不存在搭他人便车的主观恶意等理由，判决被告仍可以保留“狗不理猪肉灌汤包”菜品名称。除了上述从诚实信用等一般原理角度予以论证的案例外，在“花样年华”案⑥北京市海淀区人民法院（2008）海民初字第8283号民事判决书。中，在先使用的商品名称被认定为在先权利，进而得以继续使用。

学说上存在强调对注册商标的保护进而弱化在先使用商标的对抗效力的观点。⑦孔祥俊著：《商标与不正当竞争法：原理和判例》，法律出版社2009年版，第367页。但在之后的讨论中，尽管是在2013年修法导入该款规定之前，但学者间对于确立商标在先使用权制度已几无争议⑧祝建军：《对在先使用商标不侵权抗辩是否成立的思考——从两则案例出发》，载《知识产权》2011年第3期，第73页。其中即主张在商标法导入该规定前，可以依据诚实信用原则保护善意的在先商标使用人。，唯在要件构成上由于没有明确的立法规定，不同学者间存在一定分歧。⑨相关论述请参考，杜颖：《在先使用的未注册商标保护论纲——兼论商标法第三次修改》，载《法学家》2009年第3期，第132页；王莲峰：《论对善意在先使用商标的保护——以“杜家鸡”商标侵权案为视角》，载《法学》2011年第12期，第137页。

就服务商标来说，由于对其保护始于1993年7月1日，因此在《商标法实施细则》（93）第48条⑩为节省篇幅，对《商标法实施细则》和《商标法实施条例》的引用规则如下：1.《商标法实施细则》（1993修订）（国家工商行政管理局令第14号，发布日期：1993.07.28）［以下简称《细则》（93）］；2.《商标法实施条例》（2002修订）（国务院令第358号，发布日期：2002.08.03）［以下简称《条例》（02）］；3.《商标法实施条例》（2014修订）（国务院令第651号，发布日期：2014.04.29）［以下简称《条例》（14）］。《商标法实施细则》（93）第48条规定，连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或者近似的，可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用。中存在“连续使用至1993年7月1日的服务商标继续使用”的规定。在原国家工商行政管理局《关于服务商标继续使用问题的通知》⑪原国家工商行政管理局：《关于服务商标继续使用问题的通知》（工商标字［1994］第216号，发布日期：1994.08.12）［以下简称《通知》（94）］中规定，服务商标继续使用人不得扩大该服务商标的使用地域；不得增加该服务商标使用的服务项目；不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外；不得将该服务商标转让或者许可他人使用。如使用人违反规定，视为侵犯他人商标专用权。另该通知规定，按该通知可以继续使用的服务商标连续三年停止使用的，原使用人不得再继续使用。该法规现已被《国家工商行政管理局关于废止有关工商行政管理规章、规范性文件的决定》（发布日期：2004.06.30）废止。中也就其适用要件作出了详尽的规定。实践中，就《细则》（93）第48条中“公众熟知的服务商标除外”的规定存在不同理解。在“炉灶曹”案⑫北京市高级人民法院（1999）高知终字第34号民事判决书。中，一审法院以“炉灶曹”服务商标已经在炉灶行业建立了较高知名度为理由，认为满足“公众熟知的服务商标除外”的要求而排除适用《细则》（93）第48条的规定，进而认定在先使用人构成侵权。而二审法院则将“公众熟知的服务商标除外”理解为谁使得该服务商标成为公众熟知，就保护谁的利益。如果是在后商标注册人使该商标为公众所熟知，就可以排除在先使用人的使用；相反，如果是在先使用人的使用行为使得该商标为公众熟知，就应该保护其继续使用的利益。⑬姜颖：《服务商标使用在先，使用者的权利应该受到保护》，载罗东川、马来客主编：《知识产权名案评析》，经济日报出版社2001年版，第287页。

在学说上也有观点认为“公众熟知的服务商标除外”在适用上未能明确注册服务商标为公众熟知的时点，即注册商标在申请时点不为公众所熟知，因此在先使用人可以继续使用，但是注册后某时点为公众所熟知的话，则在先使用人不得继续使用，这样的判断对于在先使用人并不公平。⑭汪泽著：《中国商标法律现代化——理念、制度与实践》，中国工商出版社2017年版，第219页。正是由于“除外”情形适用上的争议，《条例》（02）第54条删除了该规定。《条例》（14）第92条第2款增加了因新放开商品或者服务项目而产生的在先使用抗辩。

（二）规范意旨

关于2013年商标法修改中增加该款规定的目的，立法释义指出：该款规定目的在于保护已经在市场上具有一定影响但未注册的商标使用人的权益。⑮郎胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第113页。对此意旨，在“启航”案⑯北京知识产权法院（2015）京知民终字第588号民事判决书。中也有详尽的说明：“商标作为商业符号的一种，其价值仍源于在经营活动中的实际使用，只有经过实际使用才可能发挥标识功能。一个已经实际使用的商标，即使未经注册，但由于其已负载了一定的商誉，亦已产生应予保护的正当利益,商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益。”

尽管商标制度承认在先使用商标与在后注册商标的共存，但是相比于商标注册人来说，在先使用人仍处不利地位，需要满足法定的要件，且承担防止混淆的义务。如立法释义就指出：“我国商标制度是以注册主义为基础建立的，虽然有必要给予在先使用的未注册商标一定的保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册主义这一基石。”⑰同注释⑮，第114页。

在学说上也有观点认为在先使用抗辩制度旨在弥补商标权注册主义制度的缺陷，制止商标抢注现象。⑱曹新明：《商标先用权研究——兼论我国〈商标法〉第三修正案》，载《法治研究》2014年第9期，第17页。也就是在后商标注册人存在恶意，本来不应获得注册的商标，即使获得了注册，被控侵权人也可以在不提起无效程序的情况下继续使用商标。但是在先使用人并不一定可以依据法（13）第13条第2款、第32条后段来阻却在后商标的注册，也就是说尚存在在先使用商标的知名度并未达到法（13）第13条第2款、第32条后段要求的程度的情况。而由于在先使用商标已经凝聚了在先使用人的具体信用，故赋予其使用者对抗注册商标权人侵权指控的抗辩权。⑲李扬：《商标在先使用抗辩研究》，载《知识产权》2016年第10期，第8页。唯可能发挥制止商标抢注功能的情况是在本可依据法（13）第13条第2款、第32条后段等撤销在后商标的注册，但由于罹于法（13）第45条第1款规定的五年除斥期间，导致在后注册商标成为不可撤销的权利时，在侵权诉讼中赋予其继续使用的抗辩权可以提供一定程度的救济。但此种功能的发挥并不是在先商标继续使用抗辩的主要规范意旨。

尽管存在“先使用权”“商标先用权”“商标在先使用权”等不同称呼，但是在先商标的继续使用的性质是一种抗辩权而不是请求权的观点已经成为共识。⑳李扬：《商标在先使用抗辩研究》，载《知识产权》2016年第10期，第4页；杜颖：《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》，载《中外法学》2014年第5期，第1367页。

对于是否可以依据在先使用抗辩提起确认不侵权之诉的问题，在“乔某面馆”案㉑广东省佛山市中级人民法院（2017）粤06民终2752号民事判决书。中法院并未施加限制条件而持肯定的见解。而在“新华书店”案㉒广西省南宁市中级人民法院（2014）南市民三初字第207号民事判决书。中法院则要求依据在先使用抗辩提起确认不侵权之诉，需在原、被告之间切实存在民事争议。其要件包括：（1）商标权人向在先商标使用人发出了侵权警告；（2）就在先商标使用人是否构成商标侵权问题，商标权人未向人民法院提起诉讼且相关部门未对商标权人的行为是否构成侵权作出认定；（3）商标权人的行为可能对在先商标使用人的权益造成损害。在该案中，商标权人要求在先商标使用人停止使用其“新华书店”商标并更名，并申请工商部门进行了查处，而在先商标使用人认为其有权使用该商标，双方的争议未解决，如果不进行处理，将会影响在先商标使用人的正常经营。

二、构成要件

在司法实践中，对于在先使用抗辩的构成要件存在包括以下几种不同认识。

“三要件”说，即在“御皇汇”案㉓浙江省嘉兴市中级人民法院（2017）浙04民初91号民事判决书。中法院指出的：（1）在先使用行为应早于注册商标的申请日；（2）在先使用的标识经过使用产生了一定影响；（3）在原有范围内使用相关标识。同为“三要件”说，亦有不同的构成，在“乔某面馆”案中法院指出：（1）在先使用人应当出于善意；（2）对特定标志的使用时间一般应早于涉案商标的申请注册日，同时早于商标注册人使用，且应为商标性的使用；（3）所使用的商标应当具有“一定影响”。

“四要件”说，即在“启航”案中法院指出的：（1）在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；（2）使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）使用的商标应具有一定影响；（4）在原有范围内的使用行为。同为“四要件”说，亦有不同的构成，如在“ABIE”案㉔陕西省西安市中级人民法院（2016）陕01民初930号民事判决书。中法院指出：（1）在注册商标申请日之前已经在同一种或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似的商标；（2）商标应当具有一定影响度；（3）在原有范围内的使用行为；（4）使用主体应限于“在先使用人”本人。

以及“五要件”说，即在“北驰”案㉕山东省高级人民法院（2016）鲁民终2304号民事判决书。中法院指出的：（1）“在先使用”发生在商标注册人申请商标注册之前；（2）在先使用的商标必须在他人申请注册商标前已经产生了一定的影响；（3）使用不能超过原来的范围；（4）使用的商标与注册商标构成相同或者近似；（5）注册商标核定使用的商品与他人在先商标所使用的商品是相同或者类似的。

学说上还存在“七要件”说：（1）涉案注册商标具有显著性；（2）对涉案标识的使用构成商标使用；（3）涉案未注册商标的使用系在涉案注册商标申请之前和商标注册人使用之前；（4）涉案双方商标相同或者近似且使用于同一种或者类似商品或者服务上；（5）对涉案未注册商标的使用已具有一定影响；（6）在先使用系出于善意或者非以不正当竞争为目的；（7）在先使用构成连续使用㉖同注释⑭，第230页。。

对于司法实践和学说中列举的诸多要件，本文主张应区分构成要件与法律效果，同时排除侵权的构成要件，从而准确提炼在先使用抗辩得以成立的构成要件。在此基础上，本文认为“在先使用的商标与注册商标构成相同或者近似”与“注册商标核定使用的商品与他人在先商标所使用的商品是相同或者类似”均是商标注册人主张在先使用人构成侵权时所须证明的要件，在不满足上述要件的情况下在先使用人的使用行为根本不构成对于注册商标的侵权，也就没有必要主张不侵权抗辩。“涉案注册商标具有显著性”是注册商标是否可以获得注册的要件，在侵权诉讼中不存在商标无效抗辩的前提下，与侵权是否成立并无关系。而在先使用不能超过原有范围（这既包括客观范围也包括主体范围）则可以划归到法律效果去考察（“悦跑”案27广东省深圳市中级人民法院（2017）粤03民初977号民事判决书。即在法律责任中讨论“原有范围”的问题）。

本文主张在先商标继续使用抗辩的构成要件可以归结为三个：即在先使用行为应早于注册商标的申请日；在先使用人应当出于善意；在先使用的标识经过持续性商标使用产生了一定影响（与“乔某面馆”案判旨相同）。其中善意要件的论证与条文文意中的“双重在先”存在紧密的联系，因此下文将结合司法实践和学说，集中“是否要求在先使用人‘双重’在先”“在先使用人应当出于善意”“持续性商标性使用并具有一定影响”三个问题。

（一）是否要求在先使用人“双重在先”

从条文文意上看，在先使用抗辩以“双重在先”为要件，要求在先使用人的使用既要在“商标注册人申请商标注册日之前”，也要在“商标注册人实际使用之前”。在立法沿革中也可以观察到这种认识，在2012年国务院向全国人民代表大会常务委员会提交审议的商标法修正案草案中对该款的规定为：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或相近似的商标的……”28同注释⑮，第206页。而在公开征求意见时就有专家指出：“在判断他人是否构成在先使用时，应当以双方的使用时间作比较。在商标注册人最先使用该商标的情况下，其他在注册前使用该商标的行为并不应该得到保护。”29同注释⑮，第242页。在此基础上建议修改为“商标注册人使用在后的，无权禁止使用在先的他人善意地继续使用该商标”。对此建议，立法机关最终采取了现行的以“先于商标注册人使用”代替“善意”要件的方案。30同注释⑭，第231页。

在司法实践中，“GREATWALL”案31广东省佛山市中级人民法院（2016）粤06民终5647号民事判决书。、“古木夕羊”案32浙江省杭州市余杭区人民法院（2016）浙0110民初18246号民事判决书。和“新华书店”案等均在抽象论旨层面持此种观点。在具体案件事实的判断上，也存在依据商标权人“使用在先、注册在后”的事实，直接否定被告主张的先使用抗辩的案例。如在“新华书店”案中，在先使用人之前得以使用“新华书店”商标是基于特定身份获得。即原南宁市新华书店也是基于其全民所有制性质获得使用新华书店服务商标，同时其自愿加入中新协成为会员也表明其愿意接受协会章程的管理。而经改制不再当然享有使用新华书店服务商标的权利的情况，在先使用人并不存在恶意或过错。但仍认定在先使用人对新华书店服务商标承载的商誉已不具有合法权益。

司法实践中也存在只强调需要满足在注册申请人注册申请日之前进行使用即可，而没有提及商标注册人是否使用在先的实践，如“八宝春”案33最高人民法院（2017）最高法民申3779号民事裁定书。（对于认定时间标准问题，以相关使用行为发生在“商标注册人申请商标注册前”为前提）、“全味永和豆浆”案34安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民终2210号民事判决书。（在先使用的时间比对是将主张在先使用人的使用时间与注册商标的申请时间作比较）等。

从原理上看，如果在商标注册人注册之前在先使用行为仅在某一狭小地域发生，而且在先使用人的使用行为发生在不与商标注册人使用地域相交叉的范围，则在现行《反不正当竞争法》35为节省篇幅，对《反不正当竞争法》的引用规则如下：《反不正当竞争法》（中华人民共和国主席令第77号，发布日期：2017.11.04）［以下简称反法（17）］。上两者互不侵犯，除非能够证明在后使用的主体具有不正当竞争目的。如果仅仅因为在先使用人的使用行为晚于商标注册人的使用时间点，就排除了在先使用人主张在先使用抗辩的话，将会使得在先使用人在原有范围内建立的商誉付之东流，有违设立在先使用抗辩的宗旨。

对此，学说上主张对在先使用人施加“善意”要件。36同注释30。在权威部门对该条款的释义中提及在先使用人出于“善意”37同注释⑮。或者“没有过错”。38袁曙宏主编：《商标法与商标法实施条例修改条文释义》，中国法制出版社2014年版，第72页。在司法实践中存在不拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语，而将在先使用是否出于“善意”作为重要的考量因素的案例（如“启航”案）。39学说上亦有此种观点，如芮松艳、陈锦川：《〈商标法〉第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》，载《知识产权》2016年第6期，第30页；佟姝：《商标先用权抗辩制度若干问题研究——以最高人民法院公布的部分典型案例为研究范本》，载《法律适用》2016年第9期，第66页。

从反法保护未注册商标的宗旨来看，即使某一主体知道或应知某一未注册商标在某一地域使用，并在与该地域不相干扰的地域使用的话，只要不是出于不正当竞争目的，在不同地域自由使用应该是反法保护未注册商标的应有之义。因此，对于在先使用人的使用时间点晚于在后注册商标的实际使用时间点的情况也不可一概否定构成在先使用抗辩的可能性，而应当对于在先使用人是否“善意”进一步作出判断。

对于“善意”要件的证明，实践中存在采取推定的判断方法，即只要是在在后注册商标的实际使用日之后使用，就推定构成恶意。如在“环球”案40北京知识产权法院（2017）京73民终991号民事判决书。中指出：虽然番禺雅思中心成立日期早于涉案商标的申请注册日，但现有证据表明环球天下公司使用“环球”标识的时间早于番禺雅思中心成立及其使用“环球”标识的时间，番禺雅思中心作为雅思英语培训行业的同业经营者，对此理应知晓。

但是本文认为此处施加“善意”要件的证明责任应该在商标注册人，且不能采取推定的判断方式。当在先使用人证明了其使用行为先于商标申请注册时，只有注册商标人证明了在先使用人的使用在注册商标人的使用之后，且具有不正当竞争目的时，才可以否定在先使用人的抗辩权。此处的不正当竞争目的的证明要求高于明知或应知的标准，而且是具体存在妨害竞争的行为。在司法实践中，对于证明责任的分配问题，在“古木夕羊”案中法院即指出，即使存在使用在先的要求，也需要由注册商标权人证明其先于在先使用人的使用，而不是相反由在先使用人证明其早于在后注册人的使用。

在学说上也存在对于立法论上以“商标注册人申请日”为判断时间点的质疑，指出应将界定时间点设置在注册商标初步审定公告日才更为科学。41罗莉：《信息时代的商标共存规则》，载《现代法学》2019年第4期，第85页。从比较法上看，同样存在“在先商标的继续使用抗辩”规定的日本法（《日本商标法》第32条），的确是以“商标注册申请日”作为判断时点。但是日本商标法的特殊之处在于商标注册申请时即发行公告（《日本商标法》第12条之二），而不同于我国商标法在初步审定之后才发行公告（法（13）第28条），因此不存在在商标申请时点与初步审定公告时点之间，由于尚未发行公报，在先使用人无法调查是否存在商标注册申请行为而导致的不能援引在先使用抗辩的现象。从这个意义上看，该立法论建议存在一定的合理性。42当然也有观点认为选择申请时点而不是注册时点的目的在于引导社会公众将其商标尽快进行注册。参见芮松艳、陈锦川：《〈商标法〉第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》，载《知识产权》2016年第6期，第30页。

（二）在先使用人应当出于善意

除了在是否要求“双重在先”的语境下讨论“善意”要件的情况外，也存在在一般意义上讨论善意要件的实践，即满足在商标注册人申请商标注册日之前使用的情况下，仍通过综合要素的衡量强调在先使用人善意要件的独立性。如在“明视达”案43最高人民法院（2018）最高法民申322号民事裁定书。中，法院就指出：“‘明视达’三字作为商标使用在眼镜行等相关服务上，具有一定程度的描述性，显著性较弱；而且明视达公司的‘明视达’商标并非单纯的文字标识，其中‘明’字为变形的表现方式，而苏太保经营眼镜店名称中的‘明视达’三字均为单纯文字，且并未突出使用，主观上不具有攀附‘明视达’商标商誉的故意。”

对此本文认为在“双重在先”语境下探讨“善意”的目的在于不拘泥于条款本身关于使用时间点先后的字面用语，而将在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，从而扩大在先使用抗辩的适用范围。因此在一般意义上独立“善意”要件的设置亦不可限缩在先使用抗辩的适用空间，给在先使用人增加过高的门槛。相比于要求在先使用人自证“善意”，应该由商标注册人证明在先使用人具有不正当竞争目的。此处的不正当竞争目的的证明要求高于明知或应知的标准，而是具体存在妨害竞争的行为。

在学说上亦有观点强调独立设置“善意”要件的重要性，并举例证明了不独立设置该要件的矛盾之处，即甲以摹仿手段在非类似商品上使用了与乙之驰名商标“A”相近似的商标“A+”，乙在后在该非类似商品上申请注册了防御性商标“A”并获准，但并未实际使用或者在后实际使用。若乙基于防御性注册商标“A”对甲提起侵权之诉，甲可以成立在先使用抗辩；若乙基于法（13）第13条第3款“驰名注册商标的跨类保护”对于甲提起侵权之诉，则应禁止甲使用。若设定在先使用须满足“善意”要件，则甲之在先使用抗辩自不能成立，就不会出现同一行为依据不同法条可以游离在合法与非法之间的现象。44同注释30。

对此笔者认为，尽管在条文上在先使用抗辩适用的范围是在同一商品或类似商品上的在先使用，当商标注册人基于法（13）第13条第3款“驰名注册商标的跨类保护”提出主张时，在其驰名的商品类别上在先使用人并未实际使用商标，但以“举重以明轻”的解释原则来看，如果在相同或类似的类别上对于在后注册的商标都能适用在先使用抗辩的话，为了保护在先使用人的预期，在跨类别的范围应该更可以适用，哪怕跨类别的注册商标构成了驰名商标。当然，这一观点并不排除在后商标注册人能够证明在先使用人在得知跨类别的驰名商标后出于不正当竞争目的在非类似商品上使用驰名商标时，不得在非类似商品上援引在先使用抗辩。也就是说，在某一商品类别上的驰名状态不足以推定在非类似商品类别上的在先使用人就具有恶意，仍需通过具体的行为证明在先使用人具有不正当竞争目的。

（三）持续性商标使用并具有一定影响

1.持续性商标使用

商标在先使用人在在后商标申请日前的使用行为必须满足法（13）第48条中“商标性使用”的要求。45同注释⑲，第9页。该条中的“商标性使用”既包括形式上的商标使用行为，也包括实质上构成用于识别商品来源的行为。即使构成形式上的使用，如果在实质上并未起到来源识别功能的话，也不能作为商标使用处理。如在“北驰”案中法院指出：“被告一方面抗辩称其对被诉侵权标识的使用是非商标性使用，仅描述产品专项用途，一方面又以在先的商标使用作为不侵权抗辩，其主张存在前后矛盾，因此受到禁反言的限制。”在“KB0”案46浙江省温州市中级人民法院（2015）浙温知民终字第8号民事判决书。中法院认为对KB0J标识的使用主要以型号为主，不构成商标性使用。

其中争议较大的问题是，在先使用人用于“出口”的使用行为是否满足该款规定的要求？由于尚未发生此类案例，仅在学说上看，有学者认为商标在先使用行为必须发生在我国境内，且定牌加工出口并不满足在先使用中商标性使用的要求。47同注释⑲，第10页。

另一个争议问题是，是否要求在先使用行为所涉及的商品必须进入交易或流通领域。在侵权判定环节，由于将商标附着于商品或商品包装的行为即满足形式上对于商标使用的要求，且作为商标发挥来源识别功能的预备行为，现实中很少存在贴上商标的商品将来不进入交易环节的情况，因此将商标附着在商品之上的行为亦满足使用要求。但在学说上存在否定性观点，即虽将商标贴附于商品上，但“封存于仓库或者呈送官厅查验均与销行市面之条件不合”，不能认为使用商标。48同注释47。司法实践中，在“神舟兴陇”案49广东省高级人民法院（2017）粤民终601号民事判决书。中法院指出：“在‘神舟兴陇’注册商标申请日之前，虽然甘肃银行在内部审批过程中使用了‘神舟兴陇卡’的表述，但是尚未实际发行该银行卡，也没有面向社会相关公众推广宣传，因此这种在内部审批过程中使用‘神舟兴陇’表述的行为，并非商标法意义上的在商业活动中用于识别商品或服务来源的使用行为，同时这种在内部审批过程中使用‘神舟兴陇’的行为也不可能在社会相关公众中产生影响。”

此外，在先使用人是通过微信公众号的名称对商标进行使用的情况下，在“子弹时间”案50江苏省南京市鼓楼区人民法院（2017）苏0106民初189号民事判决书。中法院指出：“被告的微信公众号虽然不是商标，但显然具有类似商标的使用特点、类似商标的影响力及向商标转化的潜力，故可参照此条款处理。”

而在在先使用人是借由企业名称进行使用的情况下，在“采蝶轩”案二审判决51安徽省高级人民法院（2013）皖民三终字第00072号民事判决书。中法院作出了肯定性评价，即“企业名称或企业字号是用于识别商品或者服务提供者身份，商标是用来识别商品来源，两者作为商业标识，同样能发挥识别商品来源的作用。企业字号作为商业标识在商品上使用，实际上就是‘未注册商标’的使用”。同样在“红炉”案52北京市朝阳区人民法院（2016）京0105民初26530号民事判决书。中法院也确认被告一直以红炉磨坊作为企业字号予以使用，该标识经过长期使用已经构成未注册商标。

在先使用抗辩中特别强调在先使用行为的持续性，如在“富春”案53江苏省高级人民法院（2004）苏民三终字第069号民事判决书。中法院就指出：“虽然‘富春饭店’本身在该市不同辖区内经历开办、换照、注销、又开办等手续，但对被告而言，其存在着持续经营‘富春饭店’及连续使用‘富春’字样的事实，故应当认定其在服务领域连续使用‘富春’字号或服务商标”。在“小肥羊”案54广东省高级人民法院（2014）粤高法民三终字第27号民事判决书。中法院也指出：“在先并持续使用‘小肥羊’文字标识，是被告据以主张合理、正当使用相关商业标识的事实基础。”但该案中由于卫生许可证所记载的有效期限仅显示为“1995年12月8日-1996年12月7日”，相关市场管理费收据所记载的时间亦均为1996年，并无证据证明该店在1997年后仍持续存在等认定，法院指出并无充分证据证明被告在1997年之后一直持续使用该字号。

不同于“小肥羊”案中由在先使用人承担对于持续性使用的证明，在“苏荷”案55广西省防城港市中级人民法院（2015）防市民三初字第4号民事判决书。中法院则指出应由在后商标注册人承担证明责任。该案中对被告何时首次使用“苏荷酒吧”标识、是否存在中断使用三年以上等情形，原告亦不能提供证据证明。

对于持续性要件的判断，在学说上有观点指出：“由于正当原因，在先使用人暂时停止使用的情况下，或者不可抗力原因，较为长久地停止使用的情况下，只要相关公众认为该商标仍然能够发挥识别功能，在先使用人继续使用该商标的利益就不应当由于客观原因停止使用而发生变化。”56同注释⑲，第12页。也有观点以重新使用的时间点与在后注册申请日之间的先后进行判断，指出：“如果在先使用人重新再使用商标的时间早于注册商标申请日，且早于注册商标人的在先使用时间的话,可以判定在先使用抗辩成立；如果在先使用人重新再使用商标的时间晚于注册商标申请日或者晚于注册商标人的在先使用时间的话，那么除非有证据证明其不连续使用有正当理由，否则其在先使用抗辩不成立。”57刘冠华：《商标在先使用抗辩制度的构成要件》，载《人民司法（应用）》2016年第34期，第96页。

对于持续性的判断时间点问题，本文则持不同观点，判断基准时并不应是在后商标注册申请日或在后商标注册人的在先使用时间，而应该以法院事实审口头辩论终结时为判断基准，在该时间点前存在重新使用行为即可，而判断的重点主要在于不连续性是否仍可使得相关公众认为该商标能够发挥识别来源的作用。

2.具有一定影响

对于在先使用的商标具有一定影响的判断，主要涉及不同条款中出现的相同概念是否要作同一性解释的问题。即“有一定影响”这一概念也同时出现在法（13）第32条后段和反法（17）第6条第（一）项中，通过对三个规定中“有一定影响”的体系化解释，有助于探寻法（13）第59条第3款中“有一定影响”的准确含义。

法（13）第32条后段在法律效果上体现为可以依据异议事由［法（13）第33条］和无效事由［法（13）第45条］撤销商标注册，因此，第32条后段是阻却他人注册的请求权基础。从地域范围角度来看，对于法（13）第32条后段中“一定影响”的理解，如果仅仅因为在某一较小范围内知名，而不是较大区域或全国知名，就可以阻却他人商标注册的话，对商标注册人来说，在缺乏公示机制的情况下，无法对较小范围内标识是否存在商标使用行为进行调查，而注册商标的撤销又将导致商标注册人在商标上凝结具体信用的激励也付之东流，与注册主义的宗旨相违背。因此应对“有一定影响”划定一个较高的门槛。针对此问题，笔者曾提出法（13）第32条后段的阻却效果至少应该在地域范围上达到相邻数省或较重要的经济圈内具有广泛知晓的程度。58本部分的详尽论述请参考，张鹏：《我国未注册商标效力的体系化解读》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2016年第5期，第142页。

而反法（17）第6条第（一）项作为未注册商标禁止他人利用效力的规范基础，旨在通过反法对已经形成的具体信用提供保护。与商标法通过注册主义实现这一功能不同，反法直接对具体信用进行保护，不需要使用人对标识进行注册，且仅在知名地域范围内提供排他权保护。根据商品经营所在行业特点，只要在其营业所能正常进行的最小地域范围内形成了信用，就可以承认该地域内反法上的保护。

从上述两种同样使用“有一定影响”的不同规范意旨的探寻中可以发现：法（13）第32条后段和法（13）第59条第3款中同样出现的“有一定影响”应该具有不同含义，即阻却他人注册的“有一定影响”的范围需要达到相邻数省或较重要经济圈的程度，而先使用抗辩中的“有一定影响”则可以限于较小地域范围内。也就是说作为阻却商标注册事由的先使用商标应该比在先使用抗辩中的先使用商标在影响程度和范围上要强。

而反法（17）第6条第（一）项与法（13）第59条第3款中的“有一定影响”则应当作相同解释。未注册商标使用人可以主张法（13）第59条第3款的在先使用抗辩，进而保留在该地域范围内继续使用。在该知名地域内未注册商标使用人也可以对他人行使反法（17）第6条第（一）项上的禁用权。在先使用人是否可以阻止在后商标注册人进入在先使用人产生周知性的地域范围之内进行商标使用活动，在规范上并不明确，特别是在反法（17）下不存在注册商标正当使用的抗辩。而在学说上则存在肯定见解，因此二者在某一地域范围内必然会出现共存现象，正因如此才需要在先使用人加注区别标识。59罗莉：《信息时代的商标共存规则》，载《现代法学》2019年第4期，第79页。

司法实践中，在原理层面也是将反法（17）第6条第（一）项与法（13）第59条第3款中的“有一定影响”联系起来进行判断的。如在“蚂蚁搬家”案60湖南省长沙市中级人民法院（2015）长中民五初字第00757号民事判决书。中法院指出：“商标法未对第59条第3款中的适用条件进行细化，而我国法律对于商业活动中能起到识别来源作用的未注册标识的保护主要体现在反法（17）第6条第（一）项中，即对知名商品特有的名称、包装、装潢的保护之中。因此，对法（13）第59条第3款中可受保护的未注册商标的认定应与反法给予知名商品特有的名称、包装、装潢的保护相适应，以便使得反法与商标法的适用协调统一，实现注册商标保护与未注册商标保护的衔接与平衡。”

在具体的判断标准上，在“优信金融”案61重庆市第一中级人民法院（2017）渝01民终462号民事判决书。中法院提出了是否具有一定影响的判断因素：即（1）相关公众的知晓情况；（2）使用的持续时间和地理范围；（3）对该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围；（4）其他使该商标产生一定影响的因素。

结合个案的事实可以从地域范围、相关公众的范围以及渗透度三个要素分别进行分析。

在地域范围方面，在“薇薇新娘”案62浙江省嘉兴市南湖区人民法院（2016）浙0402民初6856号民事判决书。中法院认定在嘉兴市区内已有一定影响；在“明视达”案中认定始终位于河南省武陟县，在当地能够形成一定的商誉。这样在一个较小的区域范围内仍承认满足一定影响的地域范围。

在相关公众的范围方面，在“魔都夏日祭”案63上海市普陀区人民法院（2016）沪0107民初27423号民事判决书。中法院认定在上海特别在动漫爱好者群众中已经积累一定的影响力。这样在某一特定相关公众间建立商誉的亦可满足有一定影响的要件。

在渗透度方面，主要是考察在上述地域、相关公众范围内需要达到多大程度的影响。其中存在否定满足“有一定影响”的案例。如在“优信金融”案中，上诉人目前能证明其在商标申请日之前对“优信金融”进行过使用的证据就只有一份交易合同和招聘广告，不能证明该使用行为已经达到有一定的影响。此外，上诉人优信投资公司成立于2014年7月16日，涉案商标注册申请日是2014年8月28日，两者仅仅相差一个多月，即使优信投资公司于成立之日起就开始使用涉案商标，涉案商标因优信投资公司短短一个多月的持续使用而成为“有一定影响的商标”可能性也很小。在“采蝶轩”案64最高人民法院（2015）民提字第38号民事判决书。中采蝶轩集团公司当时只有5家门店，且2003年的销售额只有7.58万元，也难言具有一定影响。此外，在“正钻”案65广东省佛山市禅城区人民法院（2017）粤0604民初9413号民事判决书。中法院也指出：“仅凭被告与极少数交易对象的销售情况是不足以证实被诉侵权商标标识经过被告长期持续使用、宣传推广在一定地域或行业内产生了一定市场影响，相关公众对该被诉侵权商标已经达到一定程度的知晓和熟悉。”

相反，也有结合个案事实肯定满足“有一定影响”的案例：如在“黑蔓”案66浙江省杭州市中级人民法院（2016）浙01民终8294号民事判决书。中法院就指出：“对‘一定影响’的认定标准不宜要求过高。远怡公司自2006年起就在巧克力上使用‘黑蔓’商标，已历时近十年；销售商家有上海大源企业发展有限公司、上海久光百货有限公司、上海第一八佰伴有限公司、浙江农华优质农副产品配送中心有限公司，销售区域较广；自2006年起，每年缴纳的进口关税、进口增值税金额多在万元以上，上述事实足以说明远怡公司的“黑蔓”商标在巧克力上的使用已具有一定规模，在巧克力这款商品上已实质上产生了识别作用。”在“贝嘉琦”案67天津市第一中级人民法院（2015）一中民五初字第0108号民事判决书。中尽管被告仅在2013年9月6日至2013年11月3日（在后商标注册申请日）的两个月内存在天猫的销售记录，但法院基于天猫网络平台的影响力以及被告的销售情况，认定被告的在先使用行为形成了一定影响。

3.使用利益的归属主体

在标识使用利益的归属方面，学说上认为应根据谁使用、谁享有的原则进行处理。68同注释⑭，第228页。在“打开音乐之门”案69北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书。中法院就指出：“在使用标识的一系列演出及宣传活动中，对外宣称的主体亦均为原告，无论被告所从事的行为是否为职务行为，亦不论其为‘打开音乐之门’系列演出和宣传活动作出了何种贡献，该标识客观上已指向了原告这一提供服务的来源，相关公众亦借助该标识建立了与原告较为固定的联系，以‘打开音乐之门’为标识的一系列演出及宣传活动所赢得的商誉亦不可否认地积累于原告这一主体之上。”在“阳光超人”案70北京知识产权法院（2017）京73民终1992号民事判决书。中法院也指出：考察商标权利归属最主要的因素并非谁是该称谓的创造者，而是该商标所附载利益的来源和消费者的认知。

三、法律效果

（一）援引在先使用抗辩的主体范围

在援引主体范围问题上，《通知》（94）第3条中规定：“不得将该服务商标转让或许可他人使用。”在“小肥羊”案中法院亦指出：“只能由原在先使用人在原使用范围内继续使用，不得超出该使用范围许可或转让给他人使用。否则，将导致该抗辩被滥用而加剧该在先使用的标识与注册商标之间的矛盾。”

学说上对于转让与许可亦持同样观点，但认为如果在先使用人因法人合并或分立，或因自然人死亡而发生业务承继关系时继受人有权继续使用。71同注释⑭，第240页。同时学说上亦有对于总代理商、批发商、零售商等商品流通环节主体可援引问题的讨论72同注释⑲，第6页。，因此以下将结合学说和司法实践分别对“继受主体”“被许可人”“流通环节参与主体”以及“股东、关联企业”等的可援引性进行分析。

1.继受主体是否可以援引

在司法实践中存在认可在先商标使用人的继受人有权主张商标在先使用抗辩的案例。在“博格西尼”案73上海知识产权法院（2017）沪73民终65号民事判决书。中法院对其理由有较为充分的说明，即：“当在先使用人因各种原因不愿或无法继续经营时，如果不允许其继受人主张在先使用抗辩，则可能导致市场上没有主体愿意继受其业务，基于在先商标所积累的经营成果和商誉只能任由其自行消逝，这对在先使用人是极不公平的。另一方面，在先使用人的继受者本质上并不是对在先使用权的受让，而是对在先使用人实体业务的承继，在此情况下允许继受者主张在先使用通常并不损害注册商标权人的利益。”

作为在先使用商标的企业字号的转让问题上亦持同样见解。如在“小肥羊”案中法院指出：“被告若要将该企业名称连同其商业实体一并转让给他人，也只能在该企业登记主管机关的辖区内予以转让，而不存在单独将企业字号跨辖区转让或许可给他人的权利。”

从该案判旨可知继受主体援引在先使用抗辩的要件是要求存在营业的继受，而不能单纯地转让抗辩的地位。特别是强调了营业主体之间应存在连续性，在“魏家凉皮”案74河南省高级人民法院（2018）豫民终1918号民事判决书。中指出：“魏和荣经营的‘新乡市卫滨区魏家米皮店’在2014年10月31日已经注销，朱琳梅于2015年7月14日才注册成立‘新乡市红旗区魏和荣魏家凉皮店’，两者之间主体不同，也不具有连续性，朱琳梅与魏和荣也不是同一法律主体。”

实践中，除营业转让之外，吸收合并的情况下亦可主张在先使用抗辩（“拍拍贷”案75上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第68号民事判决书。）。对此，在“亨得利”案76山东省青岛市南区人民法院（2000）南知初字第2号民事判决书。中法院也指出：“由于企业改革和优化结构的需要，对调整改制而设立的被告应对‘亨得利’字号的使用权存在继承性，也即该被告继受取得了‘亨得利’字号的使用权。”

相反，如果并不是连同营业进行转让的情况下，单纯转让在先使用抗辩的地位是不被允许的。该论断同样适用于自然人死亡后继承的情况，如果继承人仅仅主张享有继续使用的权益，而并不实际承继营业的话仍是不被认可的。在继承人为多数的情况下，只有实际连同营业继承的主体才有资格援引在先使用抗辩。此外，营业的转让并不考虑是否在商标权人注册之日之前发生，也即在在后注册商标申请日之后的营业转让仍可以使得继受主体援引在先使用抗辩。77罗莉：《信息时代的商标共存规则》，载《现代法学》2019年第4期，第86页。

2.被许可使用主体是否可以援引

（1）在后商标注册之前既已存在的被许可主体，在商标被注册之后是否仍可以援引在先使用抗辩

对此问题，在“蚂蚁搬家”案中法院持肯定性见解。即一般情况下，被许可人使用该商标获取的商誉应归商标权人享有，这种实际授权行为亦可视为权利人自身的使用。因此，企业对外授权使用争议商标的行为，亦应当以注册商标申请日为限，应当限于在先使用人本人及在注册商标申请日前已经获得许可使用的被许可使用人。在学说上亦存在同样观点。78李扬：《商标在先使用抗辩研究》，载《知识产权》2016年第10期，第6页；刘冠华：《商标在先使用抗辩制度的构成要件》，载《人民司法（应用）》2016年第34期，第96页。

但是当许可人为在后商标注册人时，由于被许可人在在后商标申请日之前的使用体现的仍是许可人（在后商标注册人）的商誉，因此此种情况下在后商标权人有权禁止被许可人继续使用（转化为未注册商标许可合同的解释问题）。此一论点是在“ABIE”案中提出的。79该案一审主审法官撰文认为该案是在一般意义上限定援引主体应限于在先使用人本人。参见姚建军：《未注册的商标可作为商业标识许可使用》，载《人民司法（案例）》2017年第14期，第84-88页。该案判旨指出：“虽然被告在注册商标申请日之前，已经使用了标识，但其使用系基于授权人许可，双方在授权协议中的合同地位及权利来源的因果关系是客观存在，并不会因商标注册申请、核准注册时间在授权与被授权关系形成之后而发生逆转。被告未能证明其对商标形成了独立的品牌价值或使之与被告之间建立了稳定的联系。同时，被告在其经营场所、物品上使用标识，也表明其服务来源指向授权人培训项目。因此，相对于授权人，被告不存在对于未注册商标产生在先使用权的时间和空间条件。”

（2）在后商标注册之后新产生的被许可主体，是否可以援引在先使用抗辩

对此问题，在“超妍”案80最高人民法院（2017）最高法民申2640号民事裁定书。中法院指出：“在仅就商标使用主体而言，因商标许可使用方式可能带来短时间内经营范围的迅速扩张，且被许可使用人的数量难以控制，容易对商标注册人的利益产生较大影响，故对在先使用人许可他人使用的行为，原则上应当予以限制。”具体到该案而言，“超妍”商标的申请日为1999年4月5日，李娟开始经营南京超妍美容中心秦虹路店的时间为2006年。即使南京超妍美容中心享有在先使用权益，在“超妍”商标已经注册多年之后，南京超妍美容中心亦不能再通过许可他人使用“超妍”品牌的方式扩张其使用范围与经营规模，否则将严重损害注册商标权利人的利益，危及商标注册制度。

同样，在“天安”案81上海知识产权法院（2017）沪73民终293号民事判决书。中法院亦持否定性见解。其判旨指出：“如果允许商标在先使用人的被许可人主张在先使用抗辩，一方面将使得享用商标在先使用的主体范围无限扩大，市场上可能同时存在多个主体使用该商标，导致注册商标权人市场上的对抗力量增大，也使得注册商标权人在一定程度上丧失商标再许可他人的意义；另一方面，无条件地允许在先商标使用人进行许可，可能使其经营规模快速扩张，这种行为实质上规避了商标法要求在先商标使用人仅能在‘原有范围’内继续使用其商标的规定，对注册商标专用权人的利益造成严重影响，与商标法限制在先商标使用人权利的立法目的不符。”因此，在天安公司申请涉案注册商标之后，御河公司基于默示许可而主张商标在先使用抗辩的理由不能成立。

在学说上亦有观点认为对于被许可人仅限于商标注册申请日之前的被许可人，而不包括在后商标注册之后新产生的被许可主体。82罗莉：《信息时代的商标共存规则》，载《现代法学》2019年第4期，第86页。

3.流通环节的主体是否可以援引

对于商品流通环节的主体是否可以援引在先使用抗辩的问题，在“咖啡特使”案83浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民终304号民事判决书。中法院持否定性见解。在该案中，品岸公司自2014年11月起开始在其进口、销售的巧克力商品上使用“咖啡特使”标识，晚于涉案商标申请注册时间。虽然之前品岸公司销售过标有“咖啡特使”字样的巧克力，但其作为销售者而非该标识的使用者，无权援引在先使用的抗辩。而在“马自达”案84广州知识产权法院（2017）粤73民终1164号民事判决书。中法院则持肯定意见，指出仅在其作为经销商的原有范围内可以使用。在“博格西尼”案中法院亦对经销商予以免责。

在学说上有学者在借鉴日本学说的基础上，指出：“在他人提出商标注册申请前，最先参与商品流通环节的主体，难以及时地开拓或者变更流通环节的交易者，因此要求商品流通过程中所有参与者都具备在先使用抗辩的要件，将背离在先使用抗辩的宗旨。此外，从相关公众的角度看，在先使用的商标往往指代商品生产销售源头的在先使用人，因而只要作为生产销售源头的商标在先使用人可以援引在先使用抗辩，流通环节中的参与人也应享有援引在先使用抗辩。”85同注释72，第6页。这样无论流通环节的参与者在在后商标申请日之前是否从事过销售行为，对于在在后商标注册日之后的销售行为，因流转来源于在先使用人的商品而具有援引在先使用抗辩的资格。

在服务商标的情况下，尽管不存在服务的流通概念，但是对于为在先使用人提供宣传推广，并均指向在先使用人的，认定可以援引在先使用抗辩（“启航”案判旨）。

4.股东、关联企业等是否可以援引

对于在先使用人的股东是否可以援引的问题，在“乔某面馆”案中法院持否定见解，即在先使用争议商标人是指特定的经营主体。在公司化的经营主体情况下，如果允许公司股东参与的其他经营主体使用争议商标，无疑将会使在先使用权制度落空。

同样存在关联关系的企业之间作为独立的主体也不可以援引，如在“小肥羊”案中法院指出：周一品公司类型为有限责任公司，其与周易平所经营的个体工商户“周一品小肥羊店”是两个相互独立的商业主体，不存在任何变更、合并等承继关系，不能仅仅因为周一品公司原法定代表人周易平系“周一品小肥羊”文字标识的在先使用人，就主张周一品公司可以当然地享有“周一品小肥羊”文字标识的使用权（“黑天鹅”案86广东省高级人民法院（2003）粤高法民三终字第175号民事判决书。、“文海”案87陕西省西安市中级人民法院（2017）陕01民初204号民事判决书。亦同旨）。

不过当不同关联企业对于同一标识的使用产生同一指向时，认可这些关联企业均可援引在先使用抗辩（如“报达”案88黑龙江省高级人民法院（2015）黑知终字第9号民事判决书。判旨）。

（二）在先使用抗辩的效力范围

在先使用抗辩的效力范围主要是指在“原有范围”内可以继续使用注册商标。其中对于“原有范围”的解释方法，在学说上有观点主张对“原有范围”应当进行严格解释，以避免在先使用人蚕食注册商标权人的市场。89同注释56。而就其判断要素，在“启航”案中法院指出：“‘原有范围’的要求应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析。”在判断要素上包括“商标”“商品或服务”“使用行为”及“使用主体”等要素。由于“使用主体”已在上述“援引在先使用抗辩的主体范围”部分进行了讨论，因此以下将集中在“商标”“商品或服务”“使用行为”三要素角度进行分析。

1.使用的标识范围

对此问题，在“启航”案中法院指出：“在先使用人仅可使用与原有使用的标识同一的标识，不可延及至近似的标识之上。其理由在于，在先使用抗辩制度的目的在于通过限制商标专用权以保护商标在先使用人的正当利益，其主要解决的是商标自用行为的合法性问题，而不是为在先使用人设定等同于商标专用权的权利。但对注册商标的保护则解决的是禁用问题。因在先使用人自用行为的合法性来源于其在先商标使用行为，故在其并未在类似商品或服务上使用过近似商标的情况下，后续使用行为显然无法延续到上述范围。”

特别是在先使用人不得改变原标志使之更近似于注册商标。相反，如果在先使用人对于商标的改变更加有利于区别于注册商标的话，则应予以鼓励（《通知》（94）第3条中“但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外”亦同旨）。90汪泽著：《中国商标法律现代化》，中国工商出版社2017年版，第236页。如在“悦跑”案中法院就指出：被告为了将‘悦跑圈’与原告‘悦跑’商标相区别而添加的标记，只要不构成现有‘悦跑圈’标识的一部分，且确实能发挥区分作用的，仍然属于对原有商标标识的使用。

亦有更为严格的观点指出在先使用的商标在字体或结构等上不能做任何改变。91刘冠华：《商标在先使用抗辩制度的构成要件》，载《人民司法（应用）》2016年第34期，第96页。对此不同观点指出：“如果完全不允许以改变后的标识主张在先使用抗辩的话可能会剥夺在先使用人契合时代发展趋势，特别是相关公众情趣变化需要而对于商标文字、图案、色彩、布局、书写方法的利益，进而影响在先使用抗辩发挥其制度功能。”92同注释⑲，第14页。

2.使用的商品或服务范围

对此问题，一般认为，仅在原有在先使用的商品或服务之上，不能延及至与原有使用的商品或服务相类似的类别之上。93汪泽著：《中国商标法律现代化》，中国工商出版社2017年版，第237页。如在“华美”案94重庆市高级人民法院（2018）渝民终316号民事判决书。中尽管被告在“医院、整形外科”上可以继续使用“华美”字样，但是不得在“医疗诊所、牙科”上使用“华美”字样。

对于在商品上使用的标识是否可以延及至服务之上，在“狗不理”案中法院给予了否定性意见。该案的争议焦点是被告使用“狗不理”商品名称是否侵犯原告的“狗不理”服务商标专用权。对此法院判决考虑原告注册“狗不理”服务商标前，被告持续使用“狗不理猪肉灌汤包”这一菜品名称的历史因素，因此判决被告仍可以保留“狗不理猪肉灌汤包”菜品名称，但禁止其作其他扩张性使用，即不得在企业的宣传牌匾、墙体广告等中使用“狗不理”三字。

3.使用的规模、地域、途径等范围

（1）经营规模

在“蚂蚁搬家”案中法院指出：“并不限制经营规模，在符合基本商业道德的基础上，任何企业均有自由发展的权利。故企业规模、利润、经营额等不应当受到限制。”在“启航”案中法院指出：“原有范围亦不受在先使用规模的限制，故被上诉人启航考试学校在经营活动中对于‘启航考研’的后续使用行为无论是否超出在先使用时的规模，均属于原有范围内。”在学说上亦有观点认为不宜限定在先使用人继续使用其商标的经营规模。95同注释⑭，第239页。

此外，在“启航”案中法院提出了并不限制经营规模的另一理由，即如果对使用规模进行限制,则必需考虑时间点问题，亦即在哪一时间点之前的使用规模属于原有范围内。对使用规模予以限制通常可能涉及的时间点无非是申请日、注册日或注册公告日。但无论以哪个时间点作为确定原有规模的时间点，所面临的共同问题在于，在具体案件中，原告的起诉时间距离上述时间均有相当长一段期限。

但事实上在原有范围的裁判基准时设立上，学说上指出应以法院事实审口头辩论终结时或生效裁判作出时为标准，并不是在后商标的申请日、注册日或注册公告日。96钟鸣：《商标法上在先使用的实践与问题》，载https://mp.weixin.qq.com/s/OU1jQLMWKVvRdRg5a5sWHg，最后访问日期：2019年6月28日。

（2）经营地域

在服务商标的情况下，《通知》（94）第3条规定了：“服务商标继续使用人不得扩大该服务商标的使用地域。”在“蚂蚁搬家”案中法院指出：“未注册商标经营者的实际利益产生于其经营覆盖的范围，对于服务商标而言，其服务覆盖的范围显然与地域密切相关。就相关公众利益出发，限定未注册服务商标的经营地域，既能保证其经营地域内的相关公众基于消费认知产生的识别利益受到基本保护，又能保障其他地域范围的相关公众对经过公告的注册商标的信赖利益。”该案中就使用地域而言，由于搬迁服务本身就具有较强的地域性，而被告未提交证据证明其搬迁服务已拓展至长沙以外的地区且具有一定影响，故被告“蚂蚁搬家”的影响力主要发生于长沙地区。被诉侵权行为的发生地亦在长沙地区，故被告的使用地域亦处于原有范围之内。在“蒙地卡罗”案97参见祝铭山主编：《典型案例与法律适用——商标权纠纷》，中国法制出版社2004年版，第60页。中法院指出继续使用权应当以在蒙地卡罗山庄地域范围内开发、出售、管理商品房服务范围为限。

也有案例进一步限定服务商标的地域范围为原有服务地址，如在“蒋有记”案98江苏省高级人民法院（2013）苏知民终字第0037号民事判决书。中限于现有的服务地址，法院认定南京夫子庙公司只能在贡院12号原址继续使用“蒋有记”商标，对于其在升州路30号的使用行为，因超出了原有的经营区域，不符合先用权抗辩的条件，构成侵害商标权行为（“小肥羊”案亦采取类似理解）。

对于该案中限定服务地址，而不是以服务商标通过使用而产生具体信用的地域范围的判旨，学说上存在否定观点99同注释⑭，第13页。，指出：“只要相关公众仍然将该服务商标指代在先使用人提供的服务和在先使用人,就没有理由不允许在先服务商标使用人改变其服务地址继续使用原服务商标。”同样的观点也指出：“未注册商标继续使用权的效力应限于原生产的地域范围，但在该范围内可以扩张营业面积、开设分店或者加盟店以及变更企业组织形式。”100倪朱亮：《商标在先使用制度的体系化研究》，载《浙江工商大学学报》2015年第9期，第82页。

在商品商标的情况下，存在限制商品生产地域的观点。101同注释96。也有观点认为对商品商标进行地域限制缺乏可操作性，应从附加适当区别性标识的角度进行控制102同注释⑲，第239页。。

（3）经营途径

在经营途径的范围判断上主要涉及的是线上线下两种市场上商标使用行为的边界划定问题。在司法实践中，在商品商标的情况下，对于最初是在线下实体进行商标使用，后又通过互联网络上投放广告，在电商平台上进行销售的，认定符合原有范围的要求。如在“古木夕羊”案中法院就指出：“领弦公司在其天猫店铺名称、商品标题、商品描述及在天猫平台投放相应的广告中使用‘古木夕羊’的行为系对‘古木夕羊’商标的描述性使用，故领弦公司在经营活动中对于‘古木夕羊’的使用行为并未脱离‘原有范围’的范畴。”

而在服务商标的情况下，则对于最初在线下提供实体服务，后通过网络进行商标使用的，持否定性见解。在“红炉”案中法院认定：原告无权禁止红炉磨坊公司在原使用范围内继续使用该商标。但是对于红炉磨坊公司在微信公众号上开设网店等对标志的使用，则认定原告有权要求其停止侵权并赔偿损失。

而如果在先使用人最初的在先使用行为是在网络中进行的，并不意味着其在先使用范围就覆盖整个网络，也不意味着可以渗透到线下市场。在“悦跑”案中法院就指出：“鉴于被告一开始就系通过互联网在先提供‘在线社交网络服务’，其服务范围突破了现实地域限制，已无法界定原使用范围中的‘地域性’。但被告仅能通过‘悦跑圈’微博、‘悦跑圈’微信继续提供‘在线社交网络服务’，不得通过其他方式或其他互联网产品提供以‘悦跑圈’命名的‘在线社交网络服务’，且不能以‘悦跑圈’的名义提供线下的交友服务。”

在学说上从一般意义上存在不同见解。有观点对商品和服务均持否定性见解103同注释⑲，第13页。，即如果将原有范围扩大到互联网领域，由于互联网没有国界，则意味着在全国乃至世界范围内均覆盖了商标注册权人的市场范围，将会冲击注册主义基础。同时也有观点认为如果在申请日前已经在互联网上进行使用的情况下，作为例外也可承认其在该范围内在先使用之抗辩。相反亦有肯定性见解，即随着电子商务的普及、网络购物的兴起，地域界限变得模糊，通过限制在原有的经营主体范围以及在原有的商品或者服务之内进行经营，就足以让注册商标占据了更大的市场优势，而不必施加更多其他限制。104刘冠华：《商标在先使用抗辩制度的构成要件》，载《人民司法（应用）》2016年第34期，第96页。

如果具体到司法实践中所涉之情况，对于在先使用是在线上的情况，有学者指出：“不同于‘悦跑’案判旨中指出的不能以‘悦跑圈’的名义提供线下的交友服务，这并不意味着完全禁止该案被告在线下使用‘悦跑’商标，而是禁止与其线上经营无关的线下商标使用。如其网络交易必须借助线下行为完成，则其商标的线下使用只能是线上交易的延续。”105罗莉：《信息时代的商标共存规则》，载《现代法学》2019年第4期，第87页。对于在先使用是在线下、后在线上进行宣传的情况，由于商品的流转本就不存在地域限制，因此在线上对于商品的销售亦在原有范围之内（如“古木夕羊”案判旨）；而服务往往受限于线下实体设施，而线上的宣传相当于广告行为，可能会产生引诱原受众地域外需要者的效果，因此需要给予一定的控制（如“红炉”案判旨）。

（三）附加区别性标识

附加区别性标识是在先使用抗辩制度中赋予在后商标注册人的一种法定请求权，但其效力并不是绝对的。在实践中存在不支持商标注册人要求附加防止混淆标记的案例，如在“御皇汇”案中法院就强调商标注册人的法定代表人多次在被告会所消费，明知“御皇匯”属于他人使用在先的商业标识，在注册“御皇汇”商标后，不仅从未实际使用该商标，还针对他人合法使用“御皇匯”标识提起民事诉讼，有违诚实信用原则，不应得到支持。鉴于被告使用“御皇匯”标识不会造成与原告注册商标的混淆，今后被告可继续使用“御皇匯”标识，无需附加区别标识。

在具体的标注方式上，司法实践中指出：厂名、厂址、电话的不同标注已起到了区别标识的作用（“玉兔峰”案106浙江省金华市中级人民法院（2016）浙07民终4865号民事判决书。）。类似判断如在“老米家”案107陕西省高级人民法院（2017）陕民终33号民事判决书。中法院指出：虽然在其经营店面牌匾上未突出使用“西羊市127号”，但其在店内多处突出区别使用“西羊市”“西羊市127号”标识，可以达到区分来源的目的；在“十分爱”案108重庆市第五中级人民法院（2015）渝五中法民初字第919号民事判决书。中鉴于涉案公证实物包装上已有”VICTORIA &SECRET”标识，维秘公司不需再附加其他区别标识；在“澳门豆捞”案109广东省佛山市中级人民法院（2015）佛中法知民终字第34号民事判决书。中“一哥”正是叶俊诗经营店铺的字号，叶俊诗在使用“澳门豆捞”四字时附加其店铺字号起到了区别标识的作用；在“鹿港新镇”案110新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院（2016）新28民初41号民事判决书。中法院指出被告应当规范使用字号名称，停止在字号中突出使用“鹿港新镇”字样。

有关学说亦指出附加适当的区别性标识主要目的在于能够明确将在先使用人使用的商标与注册商标区别开来、不会混淆在先使用人与注册商标权人商品来源或者法律与经济关系的标记，并以不给在先使用人造成不合理的经济负担为限。111同注释⑲，第1 5 页。