美国商标法改革对中国企业影响几何

文 《法人》特约撰稿 Doug Rettew ＆Yinfei Wu

中国企业必须坚决谨防自己的商标在美被人仿冒。如果任其发展，他人使用可能会损害或进一步侵犯商标持有人的商标权

随着电子商务与跨境贸易的发展，世界范围内的联系更加紧密。 美国近年出台的几项重大判决，将改变公司与诉讼当事人在美对商标执行力度及对商标保护的方式。

本文中，笔者列举了多个涉及商标拥有人在美国境外活动与《兰纳姆法案》关系以及构成“商标实际使用”的销售水平标准的案例，并做了探讨和分析这些案例对中国企业在美申请和保护商标权的影响。

外国公司在美国不使用商标不等于在美国不受商标法保护

在Belmora LLC 诉Bayer Consumer Care AG, 819 F. 3d 697（第四巡回法院，2016年）一案中，第四巡回法院裁定，在美国未使用其商标的境外商标持有人可以对美国同一商标持有人提出有关虚假陈述、虚假宣传以及商标撤销方面的索赔与要求。

Bayer Consumer Care AG（简称 “Bayer”）在墨西哥持有商标“FLANAX”。Bayer的“FLANAX”牌止痛药在墨西哥知名度很高，但是，Bayer从来没有在美国境内销售带有“FLANAX”商标的止痛药品。

Belmora LLC（简称 “Belmora”）在美国持有“FLANAX”商标，并自2004年在美国使用该商标。Belmora的“FLANAX”药品外包装（下图左侧）高度模仿了Bayer在墨西哥销售的“FLANAX”药品外包装（下图右侧）。

此外，Belmora在其营销资料上也采用各种宣传性措辞，暗示其生产的“FLANAX”牌止痛药与Bayer在墨西哥销售的“FLANAX”牌止痛药为同一产品。

Bayer成功向美国商标审理与上诉委员会申诉，要求撤销Belmora在美国境内有关“FLANAX”商标的注册。Bayer同时也在联邦法院提起诉讼，就Belmora的虚假陈述与虚假宣传提出索赔。两起案件被合并处理。

第四巡回法院着重指出，“此案属于非正当竞争案件，并非商标侵权案”。

巡回法院认为，《兰纳姆法案》第43（a）节并未明文要求原告在美国境内商业性活动中拥有或使用该商标。根据第43（a）节规定，原告所提诉讼如要符合“法益保护范围”，须提出被告之行为损害了其商誉或对其销售产生一定的负面影响。此处，Bayer声称，Belmora通过混淆攀系Bayer的“FLANAX”商标，误导消费者争相购买Belmora在美国销售的FLANAX产品，而放弃购买Bayer在墨西哥市场销售的产品，最终导致Bayer的收入遭受损失。与上述分析类似，法院还认为地区法院错误地推翻了美国商标审理与上诉委员会撤销商标注册的决定。

本次判决的意义不容低估，它为美国境外商标持有人，防止他人免费利用其国际声誉提供了一个重要工具——甚至是在商标持有人在美国没有进行销售的情况下。这个案件为中国企业在美国发现自己国际声誉受到损害提供了一个权利保护的渠道。

在美国以外地区使用商标，也可能构成对美国商标持有人的美国商标权侵权

第九巡回法院同样也处理了一起《兰纳姆法案》的治外法权案件——Trader Joe's公司 诉 Hallatt, 835 F.3d 960（第九巡回法院，2016年）。案例主要内容是一位美国商标持有人根据《兰纳姆法案》条例向主要发生在加拿大的一些商业活动提出索赔要求。

被告Michael Hallatt曾是一名美国合法永久居民。Hallatt在华盛顿州购买了Trader Joe's牌商品，并将商品运至加拿大，在其名下“Pirate Joe”商店进行转售。Hallatt在加国宣传中使用了Trader Joe's公司的商标，其名下的“Pirate Joe”标识的字体也与Trader Joe's公司的相近，同时，“Pirate Joe”商店所售卖的Trader Joe's牌易变质商品均未按照Trader Joe's严格的质量控制标准进行运输或储存。Trader Joe's曾收到至少一位消费者的投诉称该消费者在食用了从Pirate Joe购买的Trader Joe's牌产品后患病。

Trader Joe's在美国起诉了Hallat。为了确定《兰纳姆法案》是否适用于Hallatt在加拿大的商业行为，第九巡回法院审查了两个问题：（1）第一个是《兰纳姆法案》的治外法权应用，该问题主要涉及联邦法院的主题管辖权；（2）第二个问题则是Trader Joe's指控Hallat的商业行为影响到了美国的商业贸易，这一点是否能够援引《兰纳姆法案》中的相关保护条例？

关于第一个问题，第九巡回法院认为《兰纳姆法案》中的 “在商业中使用”条件与“商业贸易”的广泛定义赋予了该法案治外法权。这些条件源自国会在商业贸易条款下，管理州际及境外商业活动的权力。

关于第二个问题，法院运用了三段论式测试方法。如果满足以下条件，《兰纳姆法案》可适用于治外权诉讼：（1）所指控的违规行为对美国的境外贸易产生了一定影响；（2）根据《兰纳姆法案》，该影响足以产生一定危害；（3）美国境外贸易的利益和联系与境外司法管辖的利益及联系息息相关，从而足以证明治外法权适用的合理性。Trader Joe's的指控符合所有条件。

双方最后达成了和解。Trader Joe's同意撤销诉讼，而Hallat也同意关闭其在加拿大的Pirate Joe商店。

这个案件对中国企业的意义在于，中国企业应该更佳加视在美国注册和保护好其美国商标权利。如果发现在美国境外，有侵犯其国际声誉的行为，在考虑该外国商标法保护途径之外，也可以考虑是否可以因为该行为对其美国商业贸易可能产生的影响，提出保护和赔偿诉求。

商业使用，一笔买卖可能就已足够

中国企业在申请、维持和续展商标权时常常遇到的一个疑问是，什么样的买卖才能被认定为在美国已使用了商标？在基督教信仰团契教会诉 Adidas AG，841 F. 3d 986（联邦巡回法院，2016年）案中，联邦巡回法院认为仅仅一次跨洲出售两顶帽子就足以满足《兰纳姆法案》中有关商标注册的“在商业中使用”的条件。

2009年，Adidas申请了一款服饰商标“ADIZERO”，然而，美国专利与商标局拒绝了Adidas的申请，认为该商标与教会的“ADD A ZERO”过于相似。随后，Adidas开始寻找撤销教会商标的理由。在寻找过程中发现，注册之前，教会并未将商标运用于商业贸易活动中。委员会表示同意，发现2005年教会的最低销量并不满足《兰纳姆法案》有关“在商业中使用”的标准。然而，联邦巡回法院推翻了此种说法。

法院认为对于州外居民出售商品是“典型的经济行为”，此点无可争辩。法院最终给出的判决如下：“教会向州外居民出售两顶印有‘ADD A ZERO’的帽子可由国会的商业贸易条款管辖，因此，根据《兰纳姆法案》，此行为构成了‘在商业中使用’。”根据法院判决，这种交易合计来看，将会对州际商业贸易产生一定的实质性影响，教会无须对此种影响提供实质性证据。因此，法院撤案并向委员会发回重审，要求Adidas提供其他撤销理由。

无论是对中国企业作为侵权方还是维权方而言，此项判决结果均具有重要的启示作用。若要达到联邦注册的要求，中国申请人也并非一定要等着去证实商标对商业贸易的实际影响。若读者将此案与Belmora和Trader Joe's案件联系起来，本案应当改变当事人，包括中国企业在美商标执行的方式。

美国商标重审庭在申请人提供了商标共存协议的情况下仍驳回商标注册申请

与中国商标实践不同，美国商标法和实践中对于商标共存协议，注册同意书等通常持有较宽松的接纳态度。即使双方商标几乎一致，商品服务在同一类别，如果美国商标律师能将双方商品服务的内容、销售渠道、销售地理区域和针对消费群在共存协议中明确分割，美国商标局和重审庭很少拒绝接受权利人自主同意共存。在中国，注册同意书无须列出这些具体内容，只须明确商标注册和申请号码等细节。然而在美国，这些共存书中的分割细节则必须上交商标局供审查。以下的案例就是一个经审查后，仍然遭到拒绝的情况——原因在于其商标共存协议在设计上不够完善。

2016年2月25日，尽管两位啤酒商之间签订有一份商标共存协议，美国商标重审庭仍驳回了一个 “TIME TRAVELER BLONDE”的啤酒商标的注册申请，理由是该商标与另一个名为“TIME TRAVELER”的已注册商标（旗下涵盖啤酒、麦芽啤酒、贮藏啤酒等产品）极其近似。具体卷宗查看re Bay State Brewing Co., Inc.案（案件编号：117 U.S.P.Q.2d 1958）（美国商标重审庭，2016年）

首先，重审庭认定两个商标所标识的商品（啤酒）、贸易渠道（酒类商店、杂货店、便利店、酒吧和餐馆）和购买者群体几乎一模一样。重审庭称，尽管两个商标之间还差“BLONDE”一词，但这个词仅仅是一种啤酒的描述性的或概括性的语言，并不意味着两个商标之间存在多大的差异。仅这些事实就“非常有力地说明两个商标存在混淆的可能性”。

在这种情况下，重审庭认定，商标共存协议在本案中不足以避免消费者混淆的可能性。例如，重审庭发现，双方“地域限制”条款至少存在两个问题。首先，这个条款允许双方在相同的许可区域（纽约和新英格兰）内分别使用他们各自的商标。其次，在商标注册方面，所述地域限制并未反映上述商标在马萨诸塞州的注册情况。重审庭表示：“商标注册应反映市场的真实情况。”虽然商标共存协议限制了上述商标在马萨诸塞州的使用，但是马萨诸塞州仍将被涵盖有全国性效力的注册，这将使得马萨诸塞州获得其本无权享有的但推定的可享有全国性的独家权利。

重审庭还认为本案中的商标共存协议的其他规定甚至不大有效。由于商标实际上是相同的，商品也是一样的，因此，该商标共存协议并未排除公司商标使用可能产生的混淆。“商业外观”条款规定也不足，因为，该条款虽然禁止一方使用另一方的商业外观设计，但并未规定任何一方使用任何具体的商业外观。从理论上讲，双方可以使用最小的商业外观，并用小的字体显示他们的公司商标，以符合商标共存协议的有关规定，但这无法避免导致消费者混淆。此外，申请人基于使用意向在马萨诸塞州申请了商标注册，这使问题更加复杂化。

尽管重审庭承认“商业人士签订的商标共存协议的重要性及其在确定混淆可能性方面所发挥的重要作用”，但它依然认定，本案所述的商标共存协议在设计上有所不妥，无法避免混淆。 这样的想法导致重审庭觉得其没有义务接受该商标共存协议。

国际贸易委员会裁定匡威(Converse)注册了70年的帆布鞋设计商标无效

匡威“midsole”商标（美国商标登记号：No. 4398753）案件是美国国际贸易委员会裁定的、最近争论最为激烈的一个案件。在此案中［案件编号：USITC Inv. No. 337-TA-936（美国国际贸易委员会）、2016 WL 3475715（美国国际贸易委员会，2016年］，美国国际贸易委员会裁定匡威“midsole”商标无效。如下图所示，匡威的商标具体包括：（1）在鞋子中底的两条条纹设计；（2）鞋头的设计；（3）饰有菱形图案和线条图案的鞋头挡泥板设计；以及（4）前述元素彼此之间的相对位置；

匡威此前已经申请颁布了一条全面性的禁止进口命令，禁止进口带有上述设计的鞋类产品，并点名30多个被申请人，要求其遵守禁令。大多数被点名的被申请人都选择遵守这项禁令，但沃尔玛、Skechers、Highline以及New Balance则选择答辩。

在美国，一个商业外观商标（trade dress即基于商品设计的商标权）获得有效注册的前提条件是其设计要具有第二含义。本案中，委员会推翻了行政法官关于中底设计的商标具有第二含义的认定。特别是，委员会发现，行政法官并未充分重视多个第三方在过去80多年中对于所述中底设计的广泛使用，这种情况“严重背离第二含义的认定”。

委员会推翻行政法官判决的行为凸显了对第三方抄袭者（尤其是商业外观设计的第三方抄袭者）强制执行商标法的重要性。一旦允许抄袭者进入市场，权利人可能丧失市场独占权（和商业外观相关权利）。这个案件也凸显了消费者调查在兰纳姆法诉讼中的重要性。随着司法程序对在线调查的认可，消费者调查正变得越来越常见。

本案对于刚刚进入美国市场的中国企业来说也有着指导意义。在进行商标检索时，中国企业不仅要避开他人在美国其名下传统商标持有的权利，还要避开他人的商业外观商标权。中国企业对于自己的重要商品外观设计也可以考虑注册商标外观商标，以防止他人抄袭。在商品外观在美得到保护后，应对于他人侵权行为坚决杜绝，以保证不出现该案中商标权人逐渐丧失市场独占权的情况。

笔者认为，中国企业必须坚决谨防自己的商标在美国被人仿冒。如果任其发展，他人使用可能会损害或进一步侵犯商标持有人的商标权。

在美国，商标共存协议需要设计周全，必须避免一切可能的混淆，并充分考虑现实情况，才能提交商标局。设计不全的共存协议或者注册同意书并不能保证商品注册申请不会被拒。