从一件专利文件反思专利申请文件的撰写

林宏津

（宁波中嘉科贸有限公司，广东 深圳 518000）

专利申请文件撰写的好坏，在很大程度上影响了专利侵权案件的走向。以下，笔者从一件涉及专利侵权诉讼案的专利文件（简称“涉案专利文件”）入手，就专利申请文件的撰写发表一点个人的浅薄之见。

1 涉案专利文件

1.1 文件简介

涉案专利文件的申请号为CN201010105622.2，发明名称为“电子自动收费车载单元的太阳能供电电路”，其中的技术方案如图1所示。

图1 涉案专利的结构框图

在涉案专利文件的相关专利侵权诉讼案中，专利权人认为权利要求1中的“输出的充电电压”是指“充电支路正在充电时的输出电压”；而根据涉案专利说明书第[0008]段和第[0011]段的记载可知，太阳能充电支路输出的充电电压是一个固定值，是一个“设计值”，因此法院认为“输出的充电电压”也可以解释为“充电支路空载输出电压”。也就是说，由于涉案专利文件撰写上的问题，专利权人对权利要求的解释与说明书的记载不相符。

而在专利侵权诉讼中，准确地解释权利要求和确定权利要求的范围，是判断被控侵权产品是否落入专利保护范围的关键。那么，究竟怎样的专利申请文件能够经得起申请阶段、审查阶段以及后期专利权运用等阶段的严峻考验，以便为创新主体或专利权人提供更加完善的保护？

1.2 文件分析

笔者刚转入专利代理行业时，前辈教导道：“专利申请文件具有短板效应，其撰写并无参考答案，也无满分一说，只有减分或扣分。”以下笔者通过对涉案专利文件进行分析，试图找出其不足和纰漏，以反思专利申请文件的撰写。

阅读涉案专利文件，从说明书第[0007]至[0015]段可知，具体实施方式部分提供了五个实施例：第一实施例为第[0007]至[0011]段，第二实施例为第[0012]段，第三实施例为第[0013]段，第四实施例为第[0014]段，第五实施例为第[0015]段；然而，虽然提供的实施例有五个之多，但对于最核心的第一实施例，并没有一个很好的描述，甚至笔者认为该具体实施方式部分的内容是直接照搬发明人提供的技术揭露书。

在第一实施例中，撰写人采用看图说话的方式进行撰写，即直接对照着前述图1进行描述，例如第[0007]段描述了图2中存在的各个元器件及其连接关系。然而，在说明书撰写时，采用看图说话的方式不是不好，而是在机械领域，图呈现的内容有时比文字描述更全面且形象。但是，图能呈现的只是一种示例性的内容，并不能非常好地呈现出创新点，尤其是在电学领域。一般地，在技术揭露书中，发明人是以给出若干示例来阐述其创新的内容，但并未能很好地提炼出创新内容的核心所在（即本文所称的创新点）。因此，如果采用看图说话的方式来撰写具体实施方式，若说明书中不给出创新点的相关描述，则容易出现问题，例如权利要求上位概括而导致专利实质审查时出现“权利要求书得不到说明书支持”“独立权利要求缺少必要技术特征”等问题。

撰写人直接用具体数值描述上述电路中各元器件的电压，例如第[0008]段描述了第一稳压电路输出4 V的稳压电路，二极管DS3的压降为0.12 V，等等；又例如第[0011]段直接用具体数值描述太阳能充电支路的充电电压、后备充电支路的充电电压、后备电源的电压。说明书撰写时给出具体数值作为支持是可以的，尤其在生化领域，但是，说明书其他地方需要给出相应的解释或补充，以此来使得具体实施例更为全面，且对权利要求的支持更稳。

以涉案专利文件为例，由于第[0011]段的记载，即“当太阳能供给充足时，太阳能充电支路输出的充电电压为3.88 V”，使得法院认为太阳能充电支路输出的充电电压是一个固定值，其与太阳能供给是否充足相关，而与负载状态无关，这与专利权人在庭审中解释的“太阳能充电支路输出的充电电压是充电过程中的实时电压”是不相符的，因为充电过程中储能器件的不同状态会导致测量的充电电压不断变化，而非一个固定值。并且，这样的具体数值描述的方式，在撰写时如不注意，将成为陷阱，仍如第[0011]段的记载“为了让太阳能电源优先于后备电源对储能器件充电，需要设计成太阳能充电支路输出的充电电压3.88 V高于后备充电支路输出的充电电压3.78 V”，申请人本意应当是想要“使太阳能充电支路输出的充电电压高于后备电源的电压，而不管这些电压值具体为多少”，但因撰写时不注意，导致法院认为太阳能充电支路输出的充电电压是一个“设计值”，其显然不应随着储能器件状态的变化而发生变化。可见，说明书的撰写中缺少相应的解释和补充会导致后期维权时被动。

撰写人关于单向导流元件作了具体限定，第一实施例将其限定为二极管，第五实施例限定为可控硅。虽然试图用若干例子来说明单向导流元件并不局限于二极管，但是并未能够真正察觉出发明人的意图，即在太阳能充电支路（或后备电源）和储能器件之间串接一单向导流电路。单向导流电路可以是由一、二极管构成，也可以由一可控硅构成，还可以是由能够实现单向导流功能的多个元件组成的一电路构成等。换言之，撰写人没有很好地挖掘出创新点，使得说明书的内容不够丰满。而鉴于上述对具体实施方式部分的分析可知，撰写人并未挖掘出创新点，导致撰写的权利要求仅限于说明书附图的方案。此外，文件中还有一些问题，例如“本专利”等用语，在此不再详述。

2 撰写质量的考量维度

既然涉案专利文件存在许多不足之处，假设将涉案文件的原始说明书视为技术揭露书，撰写人需要从哪些方面进行考虑，以撰写出扣分尽可能少的专利申请文件呢？笔者认为需要从以下多维度来考量发明或实用新型专利申请文件中五书（即摘要、摘要附图、权利要求书、说明书和附图）的撰写质量，尤其是说明书和权利要求书。

2.1 合规审查维度

合规维度，是指创新内容的主题要符合《中华人民共和国专利法》[1]（以下简称《专利法》）第2，5，25条的规定，这是专利申请的基本要求，在此不再详述。

2.2 形式审查维度

形式维度，是指撰写的五书要符合《专利法》第26.4、31条以及《专利法实施细则》[2]第17～23条的规定。例如，权利要求书的形式问题包括出现明显不符合规范的用语，术语或用语不一致，权利要求的序号不连续，标号未加括号，引用错误，引用关系不清楚，序号错误，一个权利要求中出现多个句号或末尾无句号，不符合单一性要求，不够清楚、简单地限定专利保护的范围，等等；又例如，说明书的形式问题包括技术领域不当（例如概括不恰当、与主题无关、直接写成发明本身等），背景技术不当（例如技术上明显不接近、与主题不相关、包含发明点等），发明内容与权利要求技术方案明显不一致，缺少或多余附图说明，附图标记与附图不一致，等等。当然，错字、多字、少字、明显的标点错误、病句、句子歧义等是不应该犯的基本形式问题。

2.3 实质审查维度

实质审查维度，是指撰写的说明书和权利要求书要符合《专利法》第26.3，26.4条以及《专利法实施细则》第20.2条。例如，权利要求书不可出现如下基本实质问题：独立权利要求中加入了非必要技术特征或缺少必要技术特征；无特殊情况下直接将发明人提供的具体实施例写成独立权利要求；未将发明人提供的若干实施例进行上位概括或概括不当等。又例如，说明书中不可出现如下基本实质问题：发明内容部分描述的发明目的不恰当（例如解决的问题不明确、解决问题过多或过细导致增加必要技术特征等）；无特殊情况下缺少针对权利要求中上位概念的支持；没有忠实反映发明人的技术；公开不充分等。

对于必要技术特征，撰写专利申请文件之时，要解决的技术问题是发明人宣称的技术问题，此时必要技术特征是能够解决发明人宣称的技术问题的基本特征元素的组合；在专利实质审查阶段，要解决的技术问题是相对于审查员引证的对比文件而确定出的技术问题，此时必要技术特征会因此确定出的技术问题而可能发生改变。于撰写人而言，只需要考虑发明人宣称的技术问题来确定必要技术特征即可。然而，有时候发明人宣称要解决的技术问题中可能存在多个技术问题，此时，需要撰写人选定一个技术问题作为基本问题，然后视创新高度（这需要撰写人根据自己的专业知识进行判断）看是否需要作另案申请，或者是将其他要解决的问题依附在该基本问题之下。

2.4 保护维度

保护维度，是基于创新点，从保护价值的角度来考虑专利申请的权利要求布局。如前述，创新点是指撰写人根据自己的专业知识，从技术揭露书中提炼出发明人创新内容的本质、核心所在。这要求撰写人对相关技术的积累要足够厚实，否则无法透过现象（发明人提供的揭露书中的具体实施例）看本质（创新点）。在挖掘出创新点之后，需要撰写人再次根据自己的专业知识，考虑除了发明人提供的方案外，是否还有其他可以实现创新点的技术方案，由此丰富发明人提供的技术方案，扩大权利要求的保护范围，此时撰写人相当于是“第二发明人角色”。

在明确相关创新点及实现创新点所采用的技术方案后，需要考虑权利要求的布局，包括保护主题和权利要求的层次结构等。对于保护主题，可以从针对可能的侵权对象、创新点涉及的执行主体个数等方面入手。针对可能的侵权对象构造不同的独立权利要求的保护主题，此时需要从产业链分布方面，考虑市场的各个环节（这些可以通过与发明人充分沟通来了解），只要是可独立销售的产品，都应当考虑是否需要保护。如果创新点涉及两个以上的执行主体（例如发送端和接收端）的创新点，若每个执行主体都有涉及不同于现有执行主体的地方，则保护主题需要对应执行主体的数量，以及执行主体在执行操作方面的方法类主题。此外，除了保护主题为相应的执行主体外，还可考虑这些执行主体联合起来构成的系统及系统对应的方法类主题。对于涉及计算机程序的创新点，权利要求布局时需要考虑方法类权项、与方法类相对应的装置类权项、存储器类权项以及软硬结合类权项。

对于同一个保护主题下的权利要求，需要将其设计为具有树状式或链式层次结构，例如设计成三层结构，依次为合理概括出的独立权利要求→中间层→具体实施例，以避免后续专利审查过程中被审查员以“得不到说明书支持”等理由将独立权利要求直接从最上位概括的方案直接限定到具体实施例的方案。当然，对于说明书的撰写，其具体实施方式部分，将依照权利要求的布局及层次结构来设计实施例。

2.5 逻辑性维度

逻辑性维度，是指撰写出的权利要求书和说明书的内容符合逻辑的同一律和充足理由律的要求。具体地，权利要求书和说明书的逻辑性要求：①必须保持用词用语在内涵和外延的同一性，不存在同一个词项指向不可共存的两个属性，也不存在一个词项包含互相否定的内容；②权利要求的技术方案、背景技术列出的技术问题以及说明书列出的技术效果这三者前后保持一致性，即权利要求的技术方案能刚好解决背景技术列出的技术问题，根据该技术方案能够刚好推导出说明书列出的技术效果，并且背景技术列出的技术问题得以解决后能刚好得到说明书列出的技术效果。此外，说明书和权利要求书在内容上存在联动，具体地，保护主题、区别技术特征（指技术揭露书中区别于已有技术的、用来解决发明人宣称的技术问题的技术特征）、必要技术特征（指技术揭露书中用来解决发明人宣称的技术问题的基本特征的总和）、背景技术和技术效果这五项内容互相影响。为保持逻辑性统一，改变其中一项，其他项也需要有相应的改变。

另外，根据《专利法》第59.1条的规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为主，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”可知，判断一产品或一方法是否侵权的根基在于判断该产品或方法是否落入权利要求的保护范围。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》[3]第7条的规定“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”可知，需要将该产品或该方法与权利要求记载的技术特征逐个对比，如果该产品或方法包含权利要求的全部技术特征，则可判断该产品或方法是否构成侵权。而进行特征对比的前提是需要对权利要求进行合理准确的解释，解释的前提需要能够理解权利要求，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第2条规定“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容”可知，无论权利要求是否存在模糊不清的地方，法院都要一开始主动参考说明书及其附图来理解权利要求。因此，权利要求书和说明书保持符合前述逻辑性要求是必须的。

回到前述涉案专利文件例，正是因为权利要求书和说明书存在逻辑性问题，在一定程度上妨碍了专利权人的维权。

3 结束语

专利申请文件的撰写对于专利授权及之后的专利权运用具有举足轻重的地位，而且专利的确权及维权等都取决于专利申请文件撰写的质量，因此，需要重视专利申请文件的撰写。在撰写期间及撰写出专利申请文件的初稿后，撰写人应从前述多个维度对撰写予以考量，以尽量全面体现发明人的创新点，使专利申请人的利益最大化。

［1］全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国专利法（2008修正）［S］.2008-12-27.

［2］中华人民共和国国务院.中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）［S］.2010-02-01.

［3］中华人民共和国最高人民法院，法释〔2009〕21号.最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释［S］.2010-01-01.