商业秘密中消极信息的性质认定

崔 汪 卫

(安庆师范大学法学院，安徽 安庆 246133)

一、问题的提出

从某种程度上说，社会公众对消极知识的使用是普遍和没有争议的。几乎所有艺术和科学的创造都建立在过去的实践、过去的创造性作品和过去的失败的基础上，前辈认知的错误或个人发现的错误，能够引发新的想法。事实上，有创造力的人往往详细了解以前的研究方法以汲取经验教训。使用消极知识是很普遍的，在化学、物理、天文等领域，有影响的科学发明往往都建立在以往理论无法解释新发现的异常情况和问题，需要打破或借助旧理论的基础上[1]。如亚里士多德在柏拉图错误形式理论的引导下发展了哲学本质的思想，英美诗人在借鉴前辈经验和“错误”的基础上创造了新体诗歌[2]。

然而，商业秘密法中消极信息的概念并不同于日常生活中所使用的消极知识。消极信息，亦称否定性信息，是指为了创造发明或完善和改进新技术，开发者花费大量精力得出的失败的数据、方法、设计、配方等，是对开发者没有任何用处也不能应用到商业活动中的信息[3]。掌握原雇主单位消极信息的雇员离职后，进入与原雇主单位有竞争关系的企业后，是否可以使用原雇主单位得出的“错误”或“失败”的结论，如果使用是否需要承担责任。换言之，雇员在原雇主单位得出的“错误”或“失败”结论是否可以作为自己的知识技能使用，或这些“错误”或“失败”结论是否构成商业秘密，离职雇员没有使用原雇主单位的积极信息而仅使用这些消极信息，是否需要承担法律责任，这些问题值得研究。本文重点研究商业秘密中消极信息的性质认定，以便更好地保障商业秘密持有人和雇员等的合法权益。

二、学界对消极信息性质的认知

通过对国内外学者研究成果的总结归纳，消极信息属性的认定主要存在以下3种不同观点。

1.消极信息不构成商业秘密，不受商业秘密法保护。其主要有以下3种理由：(1)消极信息没有经济价值或实用性。有的学者认为，具有经济价值的信息才受到保护，消极的、无经济价值的信息不受商业秘密法保护[4]；Cross认为，发明创造应当具有实用性，对于没有实用性的发明创造，不构成商业秘密，也无法获得法律保护[5]。(2)消极信息不妨碍持有人的生产生活。Shan认为，消极信息即使有点创意，为他人使用，对持有人的生产及生活也不会造成严重影响，持有人申请初步禁止令很难获得法院支持[6]。(3)消极信息是雇员在原雇主单位工作期间诚实获取的。Mcguire认为，雇员基于诚实获取的方式掌握原雇主单位的商业秘密，在其离职后可以合法披露和使用[7]。消极信息即便作为商业秘密，也是在原雇主单位诚实获取的，因此，很难受到商业秘密法的保护[7]。

2.消极信息构成商业秘密，雇员离职后不得使用或披露。孔祥俊认为，消极信息尽管是某种不利益或努力后失败的经验性信息，但它同样给权利人以启示，同样可以为权利人预防及消除不利益从而使权利人具有经济利益和竞争优势，因而消极信息发挥的仍然是“积极作用”，应当属于商业秘密的范畴[8]。张耕指出，消极信息虽然不能为所有者产生直接效用，但若被同行所知，竞争者可以从中得到借鉴，缩短其产品研发过程，避免浪费资源和时间，从而使消极信息持有人的竞争优势被削弱甚至丧失，因此，消极信息构成商业秘密[9]。Klitzke指出，经过实验证明某种工艺不可行或某种方法不可能产生某种效果的信息，也构成商业秘密[10]。田村善之以新药研发为例，对消极信息的属性进行论述，指出在新药研发过程中，当该新药因其副作用及效果等原因尚未投放市场时，利用非法手段获得该新药研发过程中所得的数据等否定性信息的人，从事新药研发过程中利用这些否定性信息必然会节省人力、时间和费用等，因此，他认为否定性信息构成商业秘密[11]。持此种观点的学者较为普遍，而且此种观点亦为我国大量司法判例承认。

3.消极信息是否构成商业秘密，应当进行严格审查。 Graves认为，消极信息的属性认定直接关系到商业秘密保护及离职雇员的自由流动，必须对其严格审查，应当以离职雇员利用消极信息所研发的成果是否与原雇主所生产的产品相同或类似的方式来辨别[3]。

本文认同第三种观点。消极信息是否构成商业秘密，应当进行严格审查，根据审查的不同情况分别作出认定，其具体理由将在本文第四部分作进一步阐述。

三、美国对消极信息性质的认定

美国立法和司法实践对消极信息的性质认定经历了漫长的过程，存在4种不同态度：消极信息不构成商业秘密；回避消极信息的属性认定；消极信息构成商业秘密；采用修改规则认定消极信息的属性。本文结合美国经典案例阐述这4种不同态度，为消极信息属性认定提供有益借鉴和参考。

(一)消极信息不构成商业秘密

美国1939年《侵权行为法重述》关于商业秘密的定义中不包括消极信息。该重述要求商业秘密必须对原告有用，它含蓄地排除了最消极的信息(因为信息持有人不继续使用认为是错误的信息)。美国大多数法院在《统一商业秘密法》被采用之前采用1939年《侵权行为法重述》，直到今日有些州仍然继续采用，不将消极信息认定为商业秘密，也不认为离职雇员对使用消极信息要承担责任。1995年《反不正当竞争法重述(第三次)》也将消极信息排除在商业秘密之外。该重述指出，需要连续使用的涉密信息，才构成商业秘密，引导人们避免失败的消极信息，如特定的过程、技术或者知识等不适合商业用途，不构成商业秘密。

司法实践中不少案例也认为消极信息不构成商业秘密。如Hurst v. Hughes Tool Co.案。原告(Hurst)主要从事渗硼工艺的研发，通过长期研究，发现渗硼可以延长油气井钻头的使用寿命。在研发过程中，被告(Hughes Tool Co.)知晓原告研发过程中的一些错误数据、失败实验等消极信息，双方并没有就这些信息签订保密协议。随后，被告在产品生产中使用了从原告处得知的消极信息，原告遂以被告违反保密关系向法院提起侵权诉讼。Simpson法官认为，原告应当就本案提供以下证据：(1)商业秘密的存在；(2)违反保密关系或使用不正当手段获取商业秘密；(3)使用商业秘密；(4)受到损害。而该案中，被告没有真正使用原告提供的积极信息，原告提供的都是消极信息，即“不去做什么”，这些消极信息不构成商业秘密。法院在判决中指出，原告提出的被告违反了保密协议的主张不成立，没有证据表明其违反协议，被告从来没有采用渗硼切削结构，也没有使用轴承销中的硼处理过程。就该案而言，法院即认为消极信息不是商业秘密，离职雇员可以自由使用。

在宾夕法尼亚州法院审理的SI Handling Sys., Inc. v. Heisley案中，原告(SI Handling Sys., Inc.)主要从事溶解干燥剂的空气干燥器的开发和制造；被告(Heisley)是原告公司的一名雇员，主要从事空气干燥器的研发工作。被告在研发过程中获得了现场测试和实验中的一些错误信息、失败数据、对问题的研究和分析等秘密信息。法院分析认为，该案中原告禁止被告使用的“诀窍”主要包括：(1)解决应用过程中出现新问题的能力；(2)避免过去错误和失败的消极技术。法院认为，“虽然我们不贬低这些‘诀窍’的价值，且技术秘密的使用需要获得所有人的授权。然而，我们并不认为解决问题的能力和知识是离职雇员应避免的误区”。宾夕法尼亚州法律规定，雇佣关系终止后，离职雇员有权使用他在原单位获得的经验、知识、记忆和技能。法院认为，允许离职雇员使用错误和失败知识符合常理和人性，不可以用“司法橡皮”抹掉雇员掌握的知识与技能。因此，上诉法院认为一审法院判定原告所主张的“诀窍”构成商业秘密是错误的，适用1939年《侵权行为法重述》规定，指出错误和失败中没有商业秘密，原告就消极信息主张权利并申请初步禁令被法院驳回。

类似的案例还有许多。如Earth Web, Inc. v. Schlack案。该案中，法院拒绝原告利用不可避免披露规则反对前雇员在新工作中使用在原雇主单位掌握的“试错过程”，认为这一“试错过程”属于雇员工作中掌握的知识技能，原雇主不得禁止前雇员在未来工作中使用。如Van Prod. Co. v. General Welding & Fab. Co. 案。原告请求法院颁布禁令防止前雇员使用包括错误和更正在内的信息。法院认为，消极信息属于雇员经验的一种形式，在其变换工作以后仍然可以使用，因此驳回原告的诉讼请求。如Winston Research Corp. v. 3M Corp. 案。加利福尼亚州法院遵循《反不正当竞争法重述(第三次)》的规定，驳回原告禁止前雇员在研发器械过程中有关“不该做什么的知识”“怎样不犯同样的错误”，认为这种理论过于严格，被告只能被禁止使用原告器械的“积极规范”。

(二)回避消极信息的属性认定

在美国，雇主为了防止雇员离职后泄露商业秘密，请求法院禁止雇员离职后为竞争对手服务，即不可避免泄露规则。在适用此规则过程中，法院很少注意对消极信息的保护，对消极信息的属性认定也采取模糊态度。如Brentwood Indus., Inc. v. Entex Tech., Inc. 案。宾夕法尼亚州尽管采用了《统一商业秘密法》，但是该案中法院仍然按照《侵权行为法重述》来审理。法院认为，雇主对有价值的信息寻求保护，除了不被被告以任何方式使用外，不能将其作为限制雇员经过个人努力得出有益经验和知识而谋取新职业的理由，法院似乎没有意识到对雇主的消极信息进行保护。

再如美国第五巡回法院适用德克萨斯州法律审理的Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc. 案。被告(Fourtek, Inc.)知悉原告(Metallurgical Industries, Inc.)如何发展锌回收炉的方法和原告研究此方法过程中产生的消极信息。法院审理后认为，商业秘密是研发某产品的方法，而研发该产品方法之前所产生的消极信息不是单独类别的信息，原告起诉的是被告使用自己的方法(积极信息)，并没有提及“死胡同”或研发失败的消极信息，因而应当将原告所主张的积极信息认定为商业秘密，“尽管我们不认为这种区别永远是徒劳的，至少在这种情况下，我们认为区分积极信息与消极信息是不明智的”。最终，法院驳回原告主张的消极信息很难从积极信息中分开因而构成商业秘密的诉讼请求。该案表明消极信息的地位具有不确定性。

(三)消极信息构成商业秘密

20世纪80年代，美国立法上对消极信息的认定态度发生了根本转变。1979年颁布的《统一商业秘密法》被40个以上的州逐步采用，改变了以前《侵权行为法重述》中对消极信息属性的认定，它认为消极信息符合商业秘密的定义。《美国统一商业秘密法重述》指出，商业秘密的定义包括了具有商业价值的消极信息，如冗长且花费昂贵的研发过程表明某一个产品的研发过程行不通，这些行不通的过程对于竞争对手来说可能具有巨大价值。该重述没有讨论当商业秘密与雇员基本知识技能出现冲突时消极信息属性如何认定，也没有讨论前雇员如何避免使用消极信息和使用这种消极信息如何进行损害赔偿。起草者没有表示将消极信息作为商业秘密给前雇员流动带来潜在影响的担忧，也没有表明前雇员应当义不容辞地避免重复原雇主的错误[3]。

《统一商业秘密法》颁布以后，法院开始倾向于将消极信息作为商业秘密进行保护。在特殊情况下，雇主还可以雇员离职后在新工作中不得使用消极信息为由，申请禁止令阻止雇员从事新工作。如Avery Dennison Corp. v. Finkle案。康涅狄格州法院针对雇员因新工作需要而使用原雇主单位部分消极信息的情况，颁布了不可避免泄露禁令阻止雇员从事新工作。在解释颁布禁令原因时，法院指出，前雇员不可能没有获知原雇主单位的消极信息，这些消极信息对于原雇主保持优势地位极为重要，构成商业秘密。犹他州法院也认为，前雇员在新工作中肯定不会重复在原雇主单位所犯的“错误”，不可避免泄露规则可以禁止前雇员将在原雇主单位中得到的消极信息应用于新工作。这也从侧面说明了消极信息是被作为商业秘密来对待的。如Novell, Inc. v. Timpanogos Research Group, Inc. 案。被告在狼山品牌研发中积累了长期和直接的经验，他们知悉公司的积极信息和消极信息。当他们离职后宣称不使用Novell公司的商业秘密，但是如果他们制造出与Novell公司类似的狼山品牌产品，人们难以相信他们没有使用Novell公司的消极信息，没有人愿意花钱做那些已知会失败的研发项目。至少在消极信息上，原告公司希望被告不使用任何消极信息发展与Novell公司具有竞争优势的产品，也不允许以违反合同和信任义务使用在Novell公司工作期间获得的信息而获得利润。法院对原告的诉求予以支持，适用不可避免泄露规则颁布禁止令，限制被告从事与原告有竞争关系的工作。

值得注意的是，不仅是技术研发过程中的消极信息构成商业秘密，有些法院认为，消极客户名单信息也可能构成商业秘密。如加利福尼亚州法院审理的Cinebase Software, Inc. v. Media Guar. Trust, Inc. 案。法院适用《加州统一商业秘密法》，将消极客户信息作为商业秘密保护起来。法院认为，对原雇主产品不感兴趣的客户身份，一般不在客户名单之列，但是原雇主为此也付出精力和时间，如通过逐个打电话、上门拜访等方式获得“不感兴趣客户列表”，但其他竞争对手并不了解这些客户身份，这些“不感兴趣客户列表”构成商业秘密，离职雇员不得在新工作中使用。

(四)采用修改规则认定消极信息的属性

修改规则允许轻微地、非实质地使用商业秘密(包括消极信息和积极信息)，只要使用的结果或产品是不同的，就可以避免任何人重犯毫无意义的“错误”和误入“死胡同”。加利福尼亚州联邦法院在审理Digital Dev. Corp. v. Int′ l Memory Sys. 一案中指出，依据修改规则要求前雇员承担责任，依赖于有证据证明被指控的侵权人以精确的形式使用了商业秘密，哪怕侵权人在使用商业秘密细节上有所修改或改进。

修改规则在商业秘密法与版权法上的适用是不同的。商业秘密法认为，在没有复制最终作品的情况下，允许在发明创造中使用他人作品。如Sony Computer Entm′ t, Inc. v. Connectix Corp. 案。法院认为，通过反向工程，中间复制他人软件，没有出现在最终作品中不算侵权。这是因为商业秘密法涵盖了非公开思想的使用，不管它们是否拷贝他人的表达方式和过程。如威斯康辛州法院在M. Bryce & Assocs., Inc. v. Gladstone一案中解释修改规则时指出，在修改规则问题上，商业秘密法和著作权法存在明显不同，商业秘密法允许中间的侵权复制作品，但最终产品要求没有复制。商业秘密保护与著作权保护之间的界限是清晰的，商业秘密保护的内容与表达形式无关，而著作权保护表达形式而不是潜在的思想。从这个意义上说，消极信息的使用主要应用于发明创造的过程中，而且不是以有形载体的形式表现出来，故很难认定消极信息是否被前雇员使用，只能从前雇员所研发的最终作品上加以判定。由此可见，修改规则认为，消极信息可以作为雇员知识技能使用，但是使用其所产生的研发结果不能与原雇主单位产生的结果相同或相似。

经过几十年实践，修改规则在美国已被广泛接受，其应用具有相当的合理性。由于消极信息与积极信息总是联系在一起，而且难以厘清它们之间的界限，为了避免离职雇员借助修改规则在使用消极信息的过程中侵犯原雇主的积极信息，美国法院对修改规则作了进一步完善。如加利福尼亚州联邦法院对修改规则作出如下定义：责任的归属不依赖于证据证明指控的行为人使用和披露商业秘密的精确形式，即使行为人使用商业秘密的细节上存在不同，对商业秘密有所修改或改进，他也将承担责任。修改规则在商业秘密领域的应用类似于专利法中的等同原则，要求某人对使用他人商业秘密的行为承担法律责任，他使用所接收到的商业秘密形式没有任何要求，即便他经过自己的努力修改或改进了别人的商业秘密并加以使用。细节的差异性不能排除没有使用他人商业秘密的嫌疑，不能因此排除使用人承担侵权责任。只有持有人对商业秘密的贡献较小，研发商业秘密还存在其他来源的情况下，离职雇员是免责的；即使在此种情况下，离职雇员仍然要对其行为引起的泄露和占有原雇主商业秘密的损害行为承担责任，离职雇员对商业秘密所作的修改或改进程度将直接影响损害责任的承担及损失的计算[3]。

四、消极信息的性质认定

就理论上而言，消极信息符合商业秘密的构成要件，是商业秘密的重要组成部分。它虽然不具有实际或潜在的独立经济价值(这里的独立经济价值是指信息可以独立使用，而不依附于其他信息或雇员知识技能而存在的价值)，但如果保持其秘密性，将可以使竞争对手花费大量时间和经费，从而使得竞争对手研究滞后，而对消极信息持有人保持其在某一领域的竞争优势。但倘若固守既定的构成要件来认定消极信息是否构成商业秘密，无益于社会发明创新的推动。如果对研发过程中的错误、失败实验、过时方法、“死胡同”等授予知识产权，势必有违知识产权设立和保护的初衷。因为即使不保护这些错误信息，公司也会继续开展发明创造。同时，将消极信息作为商业秘密加以保护，必将迫使前雇员毫无意义地从形式上重复前原雇主的“错误”，并促使前雇主的竞争对手像前雇主那样花费大量金钱和时间来重走“弯路”。只有这样，才能避免存在不重复“错误”之嫌，进而规避前雇员因侵权行为所应当承担的责任。这与商业秘密保护目的相悖离。因此，消极信息属性应当视不同情况，分别作出认定。

1.被证实不能应用于实际生产的消极信息的性质认定。该类消极信息一般不构成商业秘密。消极信息是雇员在研发过程中产生的，这一研发过程势必会利用自己现有的知识、经验和技能，倘若雇员不具备这方面的知识、经验和技能，将无法进行技术研发，当然无法产生包括消极信息在内的信息。但消极信息与积极信息存在根本不同，积极信息能为雇主带来经济利益，使其在市场竞争中处于优势地位；而消极信息不能为雇主带来经济利益，只是如果被竞争对手知悉会缩短其研发时间，可能会使雇主在市场竞争中的优势地位被削弱。然而，消极信息与雇员在原知识技能基础上所增长的知识技能存在一定程度的融合而难以区分。一般而言，那些对消极信息持有人没有任何价值，对竞争对手也毫无价值的消极信息，不构成商业秘密。

2.对于离职雇员在原雇主消极信息基础上进行的研发创造的性质认定。若离职雇员在原雇主消极信息基础上进行的研发创造超越前人的技术成果，那么使用原雇主消极信息不构成商业秘密侵权，离职雇员所研发的技术成果属于离职雇员个人所有。一方面，这符合“大众创业、万众创新”的基本精神，有助于鼓励技术人员的创业及创新，充分发挥技术人员的创新潜能。如果强行对其加以禁止使用，势必会阻止技术进步和人类发展。另一方面，可以充分发挥消极信息应有的价值，符合知识产权保护的真正目的，即保护智力成果权人的利益，激励他们创造出更先进的技术成果，打击损害知识产权人合法权益的侵权行为。离职雇员在前人基础上进行的技术研发，不但不是不劳而获，而且还推动技术进步和人类发展，这和知识产权保护目的是一致的。

3.对于离职雇员在原雇主消极信息基础上进行无实质性的修改或改进行为的性质认定。离职雇员在原雇主消极信息基础上进行无实质性的修改或改进，所生产的产品与原雇主生产的几乎无异，这就存在侵犯原雇主积极信息的嫌疑，此类消极信息一般构成商业秘密。这是因为，消极信息和积极信息之间经常处于混沌状态，有些技术成果的成功与失败犹如硬币的两面，非此即彼，避免重复原雇主的消极信息很可能意味着使用原雇主的积极信息。如果离职雇员在进行研发创新过程中，只是对自己知悉的原雇主的技术信息进行无实质性的修改，此类信息虽然汲取了原雇主信息的“营养”，但并未凝聚离职雇员的个人智慧和创新，是一种侵权行为。在这种情况下，消极信息不宜被认定为雇员知识技能，否则对原雇主和社会创新都是不利的。

4.能够从中直接得出持有人想保密的积极信息的消极信息的性质认定。这些消极信息构成商业秘密，不宜被认定为雇员知识技能的范畴。消极信息总是与积极信息的开发相随的，在开发积极信息过程中会产生一些错误数据、失败试验结果等消极信息。尽管这些对自己没有任何经济价值，但能够从消极信息中直接得出持有人想保密的积极信息，那么此类消极信息不宜被认定为雇员的知识技能，否则，必将使得积极信息遭到他人的使用或披露。如雇主为了得到某个有价值的技术信息，经过无限次的反复实验及计算，花费了大量人力及物力，在实验及计算结果即将产生之际，从事该工作的技术人员离职，那么该技术人员就不能够使用在实验及计算过程中产生的失败和数据，因为实验及计算失败次数越多，离成功研发的目标就越近，雇员离职后很容易通过少量的实验及计算便可以得到原雇主想保密的积极信息。因此，此类消极信息构成商业秘密，不能视为雇员知识技能。相反，如果雇员刚从事某技术研发不久便离职，那么其掌握的消极信息一般不构成商业秘密。

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