标准必要专利禁令救济规则的国际新进展及启示

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(1.浙江工业大学 法学院，浙江 杭州 310023； 2.浙江工业大学 中国中小企业研究院，浙江 杭州 310023)

标准必要专利(Standard-Essential Patent，SEP)，是指实施某一技术标准必不可少的专利。近年来，信息通信技术(ICT)产业的迅猛发展，以及产业技术标准的普及，使得具备双重属性的SEP成为了私权与公益激烈交锋的场域。SEP的许可及禁令救济问题一直备受各国关注。SEP的垄断性和公益性在禁令的加持下，引发了专利“劫持”(Hold-up)和专利“反向劫持”(Hold-out)之争。各国司法实践也在不断探索调整以期获得相关主体及公众的利益平衡。专利侵权涉及的常见禁令有临时禁令和永久禁令。临时禁令属于诉前阶段民事保全制度的程序法救济措施，永久禁令则是法庭经过实质审理认定侵权，判令侵权人在专利剩余保护期内停止侵权的一种实体救济措施。本研究所讨论的“禁令”如无特别说明，系指永久禁令。

一、美国司法实践确立的标准必要专利禁令救济规则

英美法系的禁令救济(Injunctive Relief)源于衡平法规则，旨在克服普通法救济措施的不充分。美国专利的禁令救济分为司法和行政两种途径，分别由有管辖权的法院和美国国际贸易委员(ITC)审查颁发。有关SEP禁令救济规则伴随着判例发展在司法实践中不断予以修正。

(一)确立SEP禁令救济回归“四要素检测”标准

2006年，美国联邦最高法院在eBay案中推翻巡回上诉法院维持损害赔偿、颁发禁令的判决，将案件发回弗吉尼亚东部地区法院重审，要求地区法院适用衡平法原则中禁令颁发的“四要素检测”(Four-Factor Test)标准*eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006).，即专利权人为获得禁令需证明：(1)已遭受不可挽回的损害；(2)法律规定的其他救济方式不足以补偿此损害；(3)综合衡量对原被告双方的影响，禁令救济是正当的；(4)禁令救济不会对公众利益造成危害。

该案判决标志着推翻了联邦法院长期以来适用的“自动禁令”规则，回归“四要素检测”标准，强调非绝对化、非类型化及非推定的个案分析方式。该案判决对美国专利乃至知识产权诉讼的禁令颁发产生了深远影响。

(二)明确FRAND承诺并不意味着放弃禁令救济

2014年4月，美国联邦巡回上诉法院对Apple诉Motorola案做出的二审判决，虽然维持了地方法院拒绝颁发禁令的裁决，但否定其关于SEP权利人一旦做出公平、合理、无歧视(FRAND)许可承诺，便意味着认可专利许可费足以弥补损失，而当然无法获得禁令救济的判决主张[注]Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901,913-914 (N.D. Ill. 2012).；强调SEP禁令救济适用eBay案中确立的“四要素检测”标准；承认SEP权利人证明其遭受不可挽回的损失存在举证困难，进而指出当侵权人拒绝FRAND标准的许可条件或单方面不合理地推延谈判损害权利人利益的情形下可能获得禁令救济。

该案是美国司法首次对SEP的禁令救济作出判决。在FRAND承诺对禁令救济的影响这一争议性问题上，二审法院摒弃了先前实践中FRAND承诺意味着SEP权利人放弃禁令救济的观点[注]FTC曾持类似观点，认为FRAND承诺是拒绝颁布禁令、给予许可费不会造成不可挽回损失的强有力证据。Federal Trade Commission, The Evolving IP Market Place: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (2011), March 2011, 235.。

(三)确立FRAND承诺下禁令救济的合同法规制路径

2015年7月，美国联邦巡回上诉法院就Microsoft上诉Motorola违反FRAND许可承诺一案作出判决，认定Motorola申请禁令的诉讼违反了FRAND承诺构成合同违约，判令Motorola不得执行已获的禁令。该判决不再将FRAND制度仅视作SEP权利人对标准组织的承诺，而将标准实施者作为标准组织专利政策的第三方受益人，提出合同违约诉讼适格。强调禁令之诉尽管并不当然违反FRAND承诺，但应当基于个案因素综合判断，例如要约是否具备诚意、许可费率是否合理、禁令申请是否违背各方对合同的合理正当期待等。

该案的判决提升了通过《合同法》路径实现禁令防御的可操作性，在反垄断途径举证困难重重的情况下，通过违反FRAND条款提起合同违约之诉成为了标准实施者的首选。

(四)确立FRAND承诺不排除“337调查”所涉救济措施

2013年6月，针对Samsung诉Apple的“337调查”，ITC明确了FRAND承诺不排除《关税法》第337条的救济措施，并向Apple颁发禁令。然而，该禁令旋即极为罕见的遭到奥巴马政府的否决(Disapproval)[注]这是自1987年美国前总统里根以来，历任总统首次行使否决权驳回ITC的判决，并由美国贸易代表办公室(USTR)执行发布，参见http://www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF，2018年4月3日。。美国贸易代表处(USTR)重申了《关于FRAND原则标准必要专利救济方式的政策声明》[1]，强调ITC对受FRAND承诺约束的SEP颁发禁令可能引发专利劫持，损害公平竞争。要求ITC考虑公共和消费者利益，在充分评估是否存在“专利劫持”和“专利反向劫持”的基础上，作出禁令颁发与否的裁决。

由此，以FRAND承诺为基础的禁令抗辩转化为专利劫持和反向劫持两个竞争理论。该案的否决是美国政府出于对专利劫持的担忧而作出限制禁令的标志性案件，对涉及SEP的禁令之诉带来重大的国际影响[2]。

二、美国标准必要专利禁令救济规则的新进展

2017年11月，美国司法部反垄断局新任助理总检察长Makan Delrahim在洛杉矶举办的“竞争政策在技术和知识产权许可中的应用”会议上有关“FRAND承诺下标准必要专利许可回归长期政策”的发言[注]该演讲被美国专利商标局前局长David Kappos评价为“司法部在我数十年的法律实践中最重要的反垄断讲话”。演讲内容参见https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center，2018年3月8日。，以及2018年1月该局副助理检察长Andrew Finch在华盛顿的一个反垄断会议上的发言[注]演讲内容参见https://www.justice.gov/opa/speech/principal-deputy-assistant-attorney-general-andrew-c-finch-delivers-remarks-heritage，2018年3月8日。引发了各界的关注。

(一)SEP权利人寻求禁令救济不违反反垄断法

Delrahim主张，SEP权利人单方面拒绝许可，以及通过禁令救济寻求SEP保护的行为属于合理行使专利权，不违反反垄断法。他强调无论是标准组织还是法院，剥夺专利权人寻求禁令救济的权利，都会破坏对创新的激励并使反向专利劫持问题进一步恶化。如果标准组织通过FRAND承诺来限制这一救济权利，那么即使在合同法救济充分的情况下，仍可适用禁令。这表明，美国反垄断部门对SEP滥用的规制重点有望回落到其私权本质上，并不因其被纳入标准而动辄以公共利益为由限制私权的行使。

(二)解决FRAND承诺纠纷的救济途径为合同法

Delrahim重申FRAND承诺并不意味着强制许可，并进一步主张合同法是解决违反FRAND承诺纠纷的最佳途径，而非并质疑反垄断法的介入。这表明美国司法部反垄断部门态度发生了重大转变。2015年，该部门曾在电子工程师学会(IEEE)专利政策修正案的审查函中，明确支持修正案中关于“作出FRAND承诺将阻却禁令的寻求和执行”的政策条款[注]美国司法部反垄断部门对电气与电子工程师学会(IEEE)专利政策修正案的商业审查函内容，参见美国司法部官网：https://www. justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated，2018年4月8日。。该观点能否为产业界接受仍有待观望。多数企业认为反垄断法对违反FRAND承诺行为的规制对于建立一个公平的标准生态系统至关重要。正如手机应用协会(ACT)就近期的高通调查案所提交的“法庭之友”意见书中所指：FRAND承诺旨在解决标准化过程中可能发生的竞争性问题，违反FRAND承诺不仅是合同法问题，也是重大的竞争法问题[3]。

(三)优先考察禁令救济的“反向专利劫持”风险

实践中，由于禁令为SEP权利人增加了许可谈判筹码，使其可以脱离专利的实际价值，要求高昂的许可费，因此基于FRAND承诺和公共利益的考虑，司法和竞争执法部门往往更关注专利劫持的风险。然而，Delrahim认为“反向专利劫持”对创新和竞争的危害和风险，比“专利劫持”更严重。他的论断并不着眼于许可谈判阶段双方博弈力量失衡将导致的竞争危害结果，而是从投资风险角度分析指出，SEP权利人投资回报的风险系数远高于标准实施者。专利权人的投资是前端的，面临的未知情形和风险更大，“反向专利劫持”给专利权人带来的风险是难以获得补偿的；而标准实施者的投资有相当一部分是在许可费率确定之后，“专利劫持”给实施者带来的风险存在一定的缓冲空间。“专利劫持”与“专利反向劫持”之间风险的不对等极易引发SEP权利人的研发投入不足等问题，继而使创新的积极性遭受致命打击。这一旗帜鲜明的表态显示接下来反垄断部门将重点关注创新和动态竞争，加强对SEP权利人的权益保护。

三、欧盟司法实践确立的标准必要专利禁令救济规则

在欧盟成员国中，对于SEP的禁令颁发与抗辩制度，德国法院有着更为成熟的司法实践。一般而言，德国法院判定专利侵权成立后“当然”颁发禁令(德国法律中体现为“停止侵权”)，而德国判例对禁令救济规则的发展主要体现在竞争法下禁令抗辩路径的构建。

(一)确立禁令的“自力救济”抗辩标准

2004年的Spundfass案是标准实施者对SEP禁令抗辩的一次尝试。2002年针对原告的禁令申请，被告主张在SEP的情形下，原告拒绝自己的许可请求，使得自己未经许可使用专利的行为构成《德国民法典》第229条的“自力救济”[注]在不能适时地获得公权救济，且不能立即行使自力救济就会导致请求权落空或者极难行使的情况下，为实现自己请求权目的而取走、破坏或毁损物品，或者扣留有逃跑嫌疑的义务人或者去除义务人对某一行为的抵抗等，皆不被认为构成不法行为。。但这一抗辩遭到了杜塞尔多夫高等法院的否决，法院认为被告未在许可请求被拒绝后请求反垄断审查或提起反垄断之诉，不符合“公权力救济途径已经穷尽”的要求，故而不支持“自力救济”抗辩。德国法院为自力救济抗辩设立了较为严苛的条件，实施者难以从这一路径防御权利人的禁令救济。

(二)确立了禁令救济的强制许可使用抗辩的适用规则

2009年的橙皮书标准案是SEP禁令救济规则的重要转折点，确立了竞争法构架下强制许可使用抗辩的适用规则。许可谈判失败后，SEP权利人寻求禁令救济，而被告主张SEP权利人的行为构成滥用市场支配地位。德国联邦最高法院基于“恶意主张”抗辩，认为拥有市场支配地位的经营者，如果拒绝许可或以歧视性许可条件不合理地阻碍第三方获得许可，那么该经营者主张排他权就构成滥用市场支配地位，此时该经营者负有强制许可的义务。在肯定被控侵权人可依据竞争法提出强制许可抗辩的同时，德国联邦最高法院也对抗辩提出了具体的限制性要求：已提出无条件、真实、合理，且易于接受的要约；预期履行其合同相关义务[4]。

该案所确立的橙皮书标准在下级法院的后续适用中得到了进一步的发展，提高了禁令救济抗辩的标准。但橙皮书标准对自由竞争产生的妨害受到了欧盟委员会的质疑，2012年欧盟委员会在Motorola和Samsung两起反垄断案中确立第三方介入机制，确认潜在被许可人承诺愿意接受第三方确定的许可费率被视为具备谈判诚意，进而阻却已作出FRAND承诺的权利人在许可谈判失败时寻求禁令救济的正当性。

(三)确立FRAND谈判规范，修正禁令救济利益保护倾向

2011年，华为就中兴侵犯其SEP的行为向德国杜塞尔多夫地区法院起诉并寻求禁令救济。该案争议焦点在于华为申请禁令救济的行为是否构成滥用市场支配地位，鉴于前述橙皮书标准和欧盟委员会标准的差异，地区法院向欧盟法院提出释疑请求。欧盟法院于2015年就此案作出的先行裁决指出：FRAND承诺所产生的信赖利益，是SEP权利人申请禁令应受到约束的原因基础；当事双方在许可谈判中是否履行义务，是获得禁令的条件；权利人只有在标准实施者采取了策略性、侵权性措施时才可寻求禁令救济[5]。从裁决结果来看，相较橙皮书案规则和欧委会标准具有的保护偏向，欧盟法院为权利人和实施者设立了具体的“程序性”行为规范，一方面加重权利人的义务负担，另一方面又强化实施者“善意”要求，从微观层面较为清晰地勾勒出有关SEP禁令之诉的竞争法边界[6]。该案确立了禁令救济的欧盟法院标准，重构了竞争法下禁令抗辩的成立要件。

(四)确立附条件生效的新型FRAND禁令

2017年，英国高院判决的Unwired Planet诉华为案是欧盟首个由法院实质性判决FRAND许可条款及费率的判例。在法院颁发禁令后的庭审中，华为指出FRAND许可协议到期时间先于禁令持续时间，会使华为在后续许可谈判中处于弱势地位。Birss法官基于此担忧创设了“FRAND禁令”。该禁令实则以禁令为条件敦促华为依据法院判决来履行许可条款并作出侵权赔偿，同时又谨慎地将禁令的专利劫持风险限制在可控范围内[7]。

四、欧盟标准必要专利禁令救济规则的新进展

2017年11月29日，作为知识产权新指导方针的一部分，欧盟委员会发布了SEP诉讼和许可的指导性文件《制定标准必要专利的欧盟方法》(COM(2017)712，简称《欧盟方法》)[8]，提出了“促进平衡、稳定及可预测的SEP框架的关键原则”。对于SEP的禁令救济，《欧盟方法》削弱了竞争法对SEP禁令救济的影响，细化了可获得禁令救济的行为规范。

(一)细化可获得禁令救济的行为规范

《欧盟方法》承认欧盟法院在华为案中禁令救济规则的可行性，鼓励双方进行善意的许可谈判、寻求相关主体及公共利益的平衡、强调根据具体案件评估比例原则。《欧盟方法》肯定了获得禁令救济是SEP权利人的法定权利，并进一步细化了欧盟竞争法框架下寻求禁令救济的行为规范。首先，强调信息披露的透明度，专利权人须确保潜在的被许可人获得足够详细的相关信息，以便判断SEP专利组合的相关性及是否符合FRAND原则；其次，明确FRAND要约与反要约的基本构成要件，包括专利纳入标准的必要性、涉嫌侵权的产品、许可费计算、FRAND原则中的非歧视条件；第三，规范反要约，反要约内容应该具体，必须明确包含具体产品中与标准相关的准确使用信息。

(二)削弱欧盟竞争法对SEP禁令的影响

《欧盟方法》虽然不具有法律约束力，但必然影响欧盟各国在SEP领域的司法与执法。一方面，为SEP权利人设置了安全条款，从根本上减少权利人在行使许可权和寻求诉讼救济时的竞争法恐惧。当实施者不愿意接受FRAND许可条件时，包括非专利实施体(NPE)在内的SEP权利人寻求禁令救济的行为并不违反竞争法。另一方面，对于SEP实施者而言，只要符合FRAND许可谈判时的行为规范，及时地提出具体的反要约，就可以提出对禁令的有效抗辩。可以预见的是，欧洲国家的法院和反垄断执法机构会借助行为规则的抗辩及禁令救济的威胁来推动诚信协商，将双方逼回谈判桌。

五、启示与建议

随着新一轮工业革命的来临，面对激烈的创新及标准竞争，美国和欧盟相继结合产业发展需要，调整或重申其SEP的许可及禁令政策原则。反垄断官员基调一致的言论，被解读为美国SEP政策走向的风向标。《欧盟方法》则旨在为SEP的实施营造透明、可预期的制度环境，力争引领全球5G和物联网等战略产业的发展。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。近二十年来，随着我国ICT产业的迅猛发展，中国继欧美市场之后正逐渐成为第三极专利诉讼市场[9]。随着第四次《专利法》修订中赔偿制度的完善，围绕SEP的立法和司法实践必将对我国跻身新工业强国带来深远影响。面对欧美的积极态度，中国也应该迅速行动起来，在平衡创新激励与公共利益的前提下，尽快完善SEP的禁令救济规则及滥用规制，构建禁令制度，为我国战略产业发展营造宽松的竞争环境。

(一)完善禁令救济规则

2016年，最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(简称《解释(二)》)第24条规定的禁令颁发标准只适用于推荐性国家、行业或地方标准，并未对国际标准的适用作出规定，强调考察许可谈判过程中双方的主观过错，既要考察SEP权利人是否有借禁令抬高专利实施许可条件，从而引发专利劫持，也要考察标准实施人在许可谈判过程中，是否为善意被许可人，以防范反向专利劫持的风险。但是，对于过错的认定标准、“故意”和“无明显过错”的情形并未给出具体阐释。对此，2017年4月，北京市高级人民法院修订发布的《专利侵权判定指南》第149条将适用范围延伸至国际标准组织或其他组织制定的标准，并通过第150，152和153条分别确立了义务对等、谨慎禁令和过错相当规则，细化了谈判义务。《解释二》第24条强调考察许可谈判过程中双方的主观过错，将双方的注意义务与法律责任对应。有学者将该条的言下之意理解为如果专利权人遵守了FRAND义务，而标准实施方有明显无过错的情况下，应该颁发禁令[10]。

现行司法实践遵循了《解释二》所确立的基本原则，即注重通过认定SEP权利人与实施者的主观过错情况判断禁令可获得性。2017年3月，北京知识产权法院对西电捷通诉索尼案作出一审判决，判定索尼在不签署保密协议的情况下坚持要求提供权利要求对照表的行为，明显具有拖延谈判的故意，存在过错故而适用禁令。

(二)完善禁令滥用规制

《解释二》仅从《专利法》和《侵权责任法》的视角来确定是否支持禁令救济，并未从竞争法的角度来考虑SEP权利人的禁令行为是否存在滥用市场支配地位的情形，是否应该以及如何进行反垄断规制的问题[11]。司法实践中，尽管最近的西电诉索尼、华为诉三星等案的SEP诉讼起到了较好的指引作用，也增强了社会公众对于SEP法律适用的可预期性。但是，两案的判决缺乏对禁令滥用问题的进一步释明，仅说明当权利人恶意协商时将无法获得禁令，并未直接涉及反垄断规制问题。

我国《反垄断法》对SEP禁令滥用的法律规制仍不完善。《反垄断法》第55条和第17条，以及2015年颁布的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第13条均未明确涉及SEP禁令的滥用问题。直到2017年3月，国务院反垄断委员会发布的《关于滥用知识产权的反垄断指南(征求意见稿)》(简称《指南》)第26条就热议的SEP禁令救济可能涉及的反垄断问题提供了一定的指引，规定拥有市场支配地位的SEP权利人利用禁令迫使被许可人接受其过高的许可费或不合理的许可条件，构成限制、排除竞争的，则可能被认定为违反《反垄断法》第17条。只是，征询意见稿发布后至今一年多，该《指南》仍未正式出台。此外，为了避免对SEP许可中相关问题进行不合理、不统一的解释和执法，应该尽快制定与《反垄断法》和《指南》相配套的规则或细则。

SEP政策的本质是国际竞争战略的制定，解决SEP禁令救济规则中的利益平衡问题，需要在知识产权法与竞争法之间寻求平衡点[12]。基于我国相关立法与司法现状，我国SEP禁令救济的反垄断规制亟待完善。

(三)构建中国的禁令制度

2018年1月的华为诉三星案，就深圳市中院所作出的禁令裁决，三星一边上诉，一边针对中国法院颁发的禁令在美国法院申请禁执令并获批准。近十多年来，随着中国信息通信企业的国际竞争力不断增强，伴随全球产业标准和知识产权竞争的白热化，除了禁止令，国内企业面对禁诉令、禁执令的情形也越来越多。

广义上的禁令制度，除了禁止令，还包括禁诉令(Anti-Suit Injunction)、禁执令(Counter-Injunction)、反禁诉令等。禁诉令，是指一国法院签发的禁止当事人从事一定诉讼行为的命令。禁诉令主要在涉外平行诉讼中出现两国管辖权冲突的时候，用以对抗挑选法院和平行诉讼的一种措施，已经被英美法系的英、美、澳、香港地区以及大陆法系的德、法等国家和地区法院所采用。禁执令又称反禁令，系指未决司法地区法院或仲裁庭应一方当事人的申请，发布禁令要求被申请方不得向发出禁令国法庭或仲裁庭申请执行禁令国法庭或仲裁庭发布的在先待生效或已生效禁令[13]。禁执令主要出现在涉外平行诉讼中两国出现裁判冲突时。禁诉令是对诉讼当事人诉讼行为的一种约束，禁执令实则是对他国司法主权的一种挑战，涉及国际礼让原则等国际纠纷解决机制。此外，Unwired Planet诉华为案中出现的FRAND禁令也值得研究。

目前，我国在禁诉令和禁执令方面所进行的制度构建和司法实践探索还远远不够，缺乏类似禁令制度的立法，也鲜有颁发禁诉令或禁执令的司法实践，仅有的相关实践是武汉海事法院针对香港法院作出的禁诉令，以“海事强制令”(反禁诉令)的形式责令被申请人向香港法院撤回禁诉令。分布在各民事或知识产权相关法律中的“停止侵权”被理解为禁止令几无疑义。因此，尚需在系统研究欧美禁令制度的基础上，体系性地创设我国的禁令制度。