企业职务发明制度研究

王春菲

[摘 要]企业是职务发明创造的核心力量，通过投入大量的人力、财力创造出新的产品、提供新的服务，形成自己的独特竞争力。本文从企业角度出发，结合司法实践案列，思考企业如何在激励研究人员的职务发明创造行为的同时，确定职务发明创造权属，完善企业知识产权制度。

[关键词]职务发明；权利归属；发明报酬；知识产权

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.22.046

[中图分类号]D923.42 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2017）22-00-03

1 我国现行法律关于职务发明制度的规定

1.1 职务发明的含义

职务发明，西方国家又称之为“雇员发明”，是专利法上的概念，包括3种专利，分别是：发明、实用新型以及外观设计。我国学者多认为职务发明，指雇员在履行本职工作中完成的发明设计，或指其在执行单位指令时完成的发明创造。这一概念将“主要利用单位物质技术条件”的情况排除在外，与当代世界范围内职务发明的范围以及我国修法的趋势相吻合。

1.2 我国职务发明的范围

我国的职务发明创造在《专利法》及《专利法实施细则》中有规定，可分为“执行本单位任务”及“主要利用本单位物质技术条件”两种类型。其中，后者又可以具体分成4种情况：①完成本职工作过程中所完成的发明创造；②执行本单位交付的本职工作外的任务所完成的发明创造；③退职、退休或者调动工作后1年内所完成的发明创造；④利用本单位物质技术条件完成的发明创造。

在上述规定中，如“本职工作”“物质技术条件”等具体含义在《专利法》及配套法规中并未给出明确规定，学界也多有争论，往往只能通过司法实践判例形式在一定程度上树立标准。

1.3 我国职务发明权属及奖酬制度

1.3.1 我国职务发明的权属制度

《专利法》第6条、第17条和《专利法实施细则》第13条规定了我国职务发明权属确定规则，即在《专利法》第6条规定的两种情况下，该发明创造的申请权属于原单位，而职务发明创造的设计人或发明人则拥有署名权，即其有权在专利中注明其为设计人或发明人。

1.3.2 职务发明奖酬制度

职务发明的发明人或者设计人的权利包括：一是发明人和设计人享有署名权及获得精神奖励的权利，即有权在专利申请文件及有关专利文献中写明自己是发明人或设计人，并可享受荣誉和精神奖励；二是取得物质奖励的条件。

我国《专利法》第16条和《专利法实施细则》第76、77、78条对职务发明的奖酬制度进行了规定，其中专利法第16条明确了发明人或设计人在专利获得授权时有权获得奖励；在职务发明创造得以实施时获得报酬，奖励与报酬具体数额的确定以约定优先为原则，无约定的，适用法定标准。

2 企业职务发明流失问题

一项发明创造的产生以相应的智力条件和物质条件为前提条件。职务发明制度主要是为了解决劳动关系中产生的专利权或申请专利权的权利（不包括署名权）在发明人和所在单位之间如何进行分配的问题。其主要目的是在个人、单位之间寻找利益的平衡点，界定发明人与所在单位之间关于职务发明的利益分配关系，进而为发明创造活动提供有效的制度空间。

根据我国专利法的规定，职务发明权利归属采取“雇主优先”模式，职务发明申请专利的权利属于发明人所在的单位。在传统观念中，企业处于强势地位，我国的职务发明制度又采取“雇主优先”原则，发明人权益相对来说处于弱势地位，通常成为保护的对象。正是由于此种保护模式的倾向性以及职务发明创造的特殊性，实践中许多原本应属于单位所有的职务发明创造成果被异化为雇员的非职务成果，成为单位专利权流失、利益受损的重要因素。

2.1 企业职务发明流失的主要表现

2.1.1 发明人私自申请非职务发明专利

研究人员作为“经济人”，有产生自益行为的倾向。研究人员将职务发明创造以个人名义申请专利导致单位专利权流失的现象十分常见。例如，天津南开大学蓖麻工程科技有限公司与张敏专利申请权纠纷案中，张敏自2006年9月7日在蓖麻公司兼职，从事蓖麻油无酚裂解制癸二酸的清洁生产工艺的中试研究。本案涉诉技术分两阶段，第一阶段为微波裂解制备癸二酸的清洁生产方法，该阶段张敏参与了研究。自微波裂解方法失败后，张敏退出第二阶段研制，该课题由南开大学化学系教授何良年等人继续研究。2008年7月23日，张敏申请了名为“蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法”的专利。张敏参与的涉案项目“用微波方法提取癸二酸”与申请专利在名称上有所不同，但两者属于同一科研课题，目的都是从蓖麻油中提取癸二酸，只是使用了不同的方法。虽然张敏在离开蓖麻公司课题组后，又进一步研制了用稀释剂的方法研制癸二酸的方法，但用微波、用稀释剂都是从蓖麻油中提取癸二酸的探索，因此该两项发明可以被认为相关发明创造。张敏申请上述专利时虽离开了蓖麻公司，但其申请专利的时间尚在其离开单位后一年之内。根据我国《专利法》及《专利法实施细则》的规定，该项专利显然属于职务发明之列，其专利权利应当归属于蓖麻公司，但张敏却在离职后，以个人名义申请了专利，无疑造成了蓖麻公司的损失。在实践中，类似的案件还有很多，如贵州工业大学立项并提供经费完成了某项合成反应堆的专业技术，发明人以“改头换面”的名称提前申请了发明专利。紧接着，该发明人办理了停薪留职手续，开始创办以此专利技术为运营基础的公司。此外，上海昱品通信科技有限公司诉上海拓鹰机电设备有限公司实用新型专利权权属纠纷案，上海其胜生物材料技术研究所有限公司、顾其胜与上海其胜生物制剂有限公司专利申请权权属纠纷案也是同类型的案件。

2.1.2 企业与发明人关系复杂，难以确定职务发明

当代的发明研究呈现出参与人的多样化与研究合作化的趋势，发明人与单位之间的关系变得复杂，不再是单一的劳动合同关系，还有可能包括投资、合作等多重关系，此时发明人在单位中身兼多重角色，职务发明与非职务发明的界限也变得模糊，部分发明人就会利用这一情况向劳动关系企业隐藏職务发明成果。例如，钱鸣与上海昂丰矿机科技有限公司专利权权属纠纷案中，2000年至2011年间，钱鸣在昂丰公司从事技术研发、产品维护等方面的工作，并按月在昂丰公司领取工资，但双方并未签订劳动合同。2005年3月，钱鸣与昂丰公司签订了《专利使用协议》。2009年9月，昂丰公司申请并获得了固体泵送装置的实用新型专利。此后，固体泵送装置的样机在测试过程中出现了很多技术问题，导致无法对固体泵送专利进行工业化生产。随后，昂丰公司对钱鸣提出对固体泵送专利作改善的要求，以实现工业化转换，被钱鸣拒绝。2013年3月6日，钱鸣申请并获得涉案专利授权。涉案专利与固体泵送专利属于相同技术领域，需要解决的技术问题一致，但钱鸣在提交专利申请前，并未将涉案专利完成并申请专利的情况告知昂丰公司。在本案中，钱鸣与昂丰公司的关系、钱鸣工作职责范围确认依据是否应是《专利使用协议》、钱鸣研发涉案专利行为性质的认定都成为案件的争议焦点。凌勇勤诉浙江诺力机械股份有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案关于涉案技术聘用协议的性质问题，深圳市康福斯保健用品有限公司与姚正礼等专利权权属纠纷案中的出资形式判断都体现了这一问题的所在。endprint

2.1.3 职务发明非职务化的“合法化”

我国专利法实施细则规定，雇员在退职、退休或者调动调动工作一年内所作出的、与其在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务相关的发明创造属于职务发明。这一规定的立法目的原本在于保持工作任务的延续性和技术创新的积极性之间的平衡，保护原单位的利益。但在实践中，有些发明人深谙其道，由于发明人的具体工作进程很难被一般人了解，因此发明人故意将任职期间所完成的职务发明创造隐瞒不报，等其从本单位离职一年后再申请专利，从而“合法”地将职务发明创造“非职务化”。

2.1.4 将职务发明转让他人

相当一部分发明人并不会以自己的名义去申请职务创造的专利，通常他们会采取将发明创造转让给他人的方式获利，受让人与原单位毫无瓜葛，由他们申请专利更好地规避了风险。也有一些发明人基于相同目的，选择由亲属代替申请专利。例如，在深圳市康福斯保健用品有限公司与姚正礼等专利权权属纠纷案中，被告姚正礼在申请涉案专利时就没有用自己的名义，而是以女儿的名义来申请的。

2.1.5 企业奖酬措施无法确认

我国明确了职务发明制度“奖酬约定优先”原则，即单位与发明人自愿约定或在其规章制度中规定职务发明的奖酬方式和数额；无约定的，适用法定标准在专利获得授权时有权获得奖励，在职务发明创造得以实施时获得报酬。这样的规定看似详尽，而且规定了企业与发明人之间“约定优先”的原则，但在实践中企业在鼓励创新时，通常会根据企业的规模、发展战略来制定奖励的方式，不区分奖励和报酬，也无法确定报酬的比例。尤其随着经济的发展，股权激励、期权、定额的激励方式在企业中越来越多，但这种激励模式并不能单纯地划分为奖励或者报酬，也无法明确地判断出比例。此时就会出现法院无法对企业已经支付职务发明报酬的事实加以认定，企业为此遭受额外的损失。

2.1.6 劳动合同关系不明造成职务发明纠纷

笔者在检索职务发明案例的过程中发现，该类纠纷在离、退职人员群体中具有较高的发生率，职责范围不明晰是权属纠纷的重要原因。在实践中，“本职工作”的确定也是常见的审判争议焦点。例如，在北京恒福X公司与曲某专利权权属纠纷案中，曲某是某项手术刀专利的发明人之一，以该项专利出资成立了恒福X公司，公司拥有该项手术刀技术的专利权。2009年，公司主张曲某私自申请的一件实用新型专利实质上为职务发明。曲某认为，双方之间的劳动合同中明确约定曲某在公司中仅从事售后服务工作，并不涉及技术研发，因此其作出的发明创造应当为非职务发明创造，权利属发明人所有。对此，公司辩称因公司规模小，并未专门设置研发部门，很多部门在职能上有重叠，曲某实际上承担着产品开发的任务。法院认为，依据生活常识判断，售后服务和研发工作完全是不同类型的工作，双方签订的劳动合同中更是明确规定曲某不从事研发工作，故本案中曲某的本职工作并不包括发明创造。因此，法院驳回了恒福X公司关于涉案发明创造为职务发明的主张。

虽然学界通说认为，在本职工作界定不清的或者界定不明的情形下，要根据雇员实际的工作内容来确定“本职工作”。但由于现行法律对“本职工作”规定并不明确，司法实践中也多由法官对此进行自由裁量，因此造成了相似、类似案件在不同法院出现了不同的认定标准及判决结果。这无疑为企业防范职务发明流失风险带来了难度。

2.2 企业职务发明流失的主要原因

2.2.1 发明人受到利益的驱动

依照法律规定，职务发明的发明人依法获得奖酬，但由于现行的奖酬制度存在标准过低且企业不申请专利时奖酬无法得到落实等原因，职务发明人付出了大量智力劳动，却得不到相应的物质利益。此时，作为“经济人”的职务发明人，便会在利益的驱动下将职务发明以自己的名义申请专利，那么实施或许可他人使用该专利所获得的收益将全部归自己。

2.2.2 企业内部管理问题

一是企业知识产权保护意识淡薄。单位负责人缺乏专利知识，轻易为发明人作出非职务发明创造条件，导致企业利益受损。二是企业发明创造缺乏管理。企业对职工的发明创造活动缺乏跟进，疏于监督管理。在这种情形下，发明人易于利用企业管理的漏洞和对发明进程的不了解，采用隐瞒发明创造、离职等手段，完成职务发明的“非职务化”。

2.2.3 现行法对职务规定的不完善

首先，我国法律直接规定基于职务发明产生的专利权归单位所有。这种权属规则设计过于单一，单位和职工间没有形成有效的分权机制，双方利益严重失衡甚至产生了对立的现象。反观域外法的规定，无论是采取“雇员优先”还是“雇主优先”原则的国家，都通过制度设计在雇主与雇员之间寻求利益平衡。例如，美国和日本的专利法中，专利所有权归雇员所有，但雇主享有非独占的实施权或工场权；而在德国，雇主则优先享有专利所有权，前提是需要向雇员提出请求并提供对价的报酬。统观各国职务发明权属的制度设计不难发现，无论制度的外观、形式如何改变，其核心都在于在雇主与雇员之间建立相互制衡的权利机制，双方均具有话语权，才能充分保障雇主和雇员的利益。

其次，职务发明“非职务化”的违法成本太低。雇员或他人明知是职务发明创造，却有意将其申请为非职务专利，此行为即使暴露，最坏的结果不过是真正的权利人通过法律手段收回专利申请权或所有权，并没有针对该行为的任何懲罚性措施。同时，由于企业的发明创造都属于技术秘密，未实施、未转让，也无法计算经济损失。这样看来，雇员毫无风险地就可以将职务发明“非职务化”，导致职务发明创造的大量流失。

3 避免职务发明流失的对策

3.1 完善有关法律

3.1.1 完善职务发明奖酬制度

立法部门应提高职务发明奖酬标准和制度可操作性，以及为职务发明人提供权利救济途径，保障职务发明人获得合理经济利益的权益。合理的制度设计可以保障企业与职务发明人的利益平衡，职务发明人通过合法途径就可以获得物质奖励，自然减少了其私自申请专利的动机。我国立法趋势对这一点已经有所体现。《专利法（送审稿）》第16条规定“应当给予发明人或者设计人奖励”，同时明确奖励报酬的主体是被授予专利权的发明人或设计人所在单位。此外，草案第6条还规定，发明人或设计人可以与单位约定“利用本单位的物质条件所完成的发明创造”归单位所有。同样体现了对职务发明制度现行奖酬制度的完善。endprint

3.1.2 职务发明“非职务化”的行为应当受处罚

如雇员故意采用隐瞒、欺诈、提供假材料、骗取证明等手段将职务发明以自己的名义申请专利，此时行政部门应当认定其主观“恶意”地将职务发明“非职务化”，并采取行政处罚或责令其向单位支付惩罚赔偿金的方式，来增加其违法成本，减少该行为的发生几率。

3.2 加强企业日常管理制度

3.2.1 与员工建立劳动关系

职务发明是企业获得原始专利权的主要来源，而职务发明的基石是单位与发明人间建立了合法的劳动关系，包括临时劳动关系在内。这种劳动关系的作用在于排除双方是委托、合作关系的可能性。因为依据《专利法》第8条及《专利法实施细则》第12条的规定，在双方未签订合同或者合同对专利权属未作规定的情况下，企业委托发明人或者与发明人合作开发，只有在企业派出人员对发明创造作出实质性贡献的情况下，企业才能获得专利所有权，否则专利权属实际研发人员所有。因此，企业在切实保护发明人利益的同时，应严格审查企业的劳动合同签订情况，检查与员工是否建立了正式的劳动关系以及劳动关系是否存在漏洞，确定开发研究人员的本职工作，谨慎确定每项职务发明创造的发明人。

3.2.2 完善对相关退休、离职的从事研发员工的后续跟踪管理

参与研发员工在退职、退休或者工作调动后1年内，取得的与本职工作或原单位指派任务相关的发明创造仍然属于职务发明范畴，原单位对该专利享有权利。因此，企业应当加强对研发人员、关键技术人员的管理，对于该类员工离职后的就业去向也要进行及时了解和跟进。此外，企业还可以根据《劳动合同法》的规定，与员工签订竞业限制协议，防止员工将企业的核心知识产权带到同行业竞争企业中，既保护了企业的知识产权，也可以保障企业的核心竞争力。

3.3 提高企业内部职务发明的管理水平

3.3.1 建立企業职务发明管理制度

企业应当建立企业职务发明管理制度，由专人对员工的研发工作进行登记、记录，并定期追踪研发情况，依据登记材料判断发明创造的属性，并依据判定结果对职务发明是否应该申请专利保护提出初步处理意见。另外，该项制度还要求对已取得专利权的职务发明的发明人及时给予奖酬。

3.3.2 保护知识产权阶段性成果

企业的研发活动即使没有取得成功，但可以作为后续研发的技术基础，也是知识产权财富的一部分，应当受到重视。企业应当妥善规划专利战略，对于需要申请专利保护的专利，要及时申请；对于应纳入商业秘密保护的技术，要及时采取保密和管理措施。专利对企业的价值并非仅仅体现在实施方面，战略防御、交叉许可、技术预研和储备等也都是企业知识产权战略的一部分，对研发活动的结果及时采用专利保护或商业秘密保护，明确专利权属，监督员工的保密义务是企业保护知识产权的有效方式。

4 结 语

企业在激烈的市场竞争中，为形成自己独特的竞争优势，投入大量的人力物力创造出新产品。与此同时，企业也应当加强企业管理、完善企业知识产权制度，对职务发明人依约或依法给予奖酬，激发发明人的创造热情，从而取得长足发展。

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