实用新型专利审查中依职权修改问题探析

摘 要：本文对现行中国专利法规进行分析，探究目前实用新型审查中依职权修改问题，具体分析对于权利要求书的依职权修改，并提出合理化建议。

关键词：专利法；权利要求书；依职权修改；修改范围；合理化

专利权是一种民事权利，申请人对其专利申请文件有处置权，因此在一般情况下，国家知识产权局不能代替申请人对其专利申请文件进行修改。而为了避免过于延长审查周期， 2001年修改的《专利法实施细则》时在第五十一条中增加了第四款：国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。“审查员依职权修改”属于一种申请文件的修改方式，其他两种方式为“申请人主动修改”及“针对通知书指出缺陷的修改”

根据《专利法》第五十九条的规定，权利要求书的作用在于确定发明或实用新型专利权的保护范围。权利要求书在后续对专利权的运用和保护中都起着重要作用。无论是对于申请人还是审查员来说，对权利要求书的修改必定十分慎重。本文将结合具体案例，对目前实用新型审查中依职权修改所遇到的问题提出合理化建议。

一、依职权修改的范围

《专利审查指南》第二部分第八章第6.2.2节规定，在发出授予专利权的通知书前，允许审查员对准备授权的文本依职权作出修改。其中，权利要求书方面包括：改正错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号。但是可能引起保护范围变化的修改，不属于依职权修改的范围。依职权修改一般应当符合如下要求：

（1）专利申请本身具有授权前景，是经过审查员的依职权修改后即可授权的案件，对于不具有授权前景的案件无须进行依职权修改；

（2）依职权修改仅限于文字和符号的明显错误，修改不能对专利权的保护范围产生实质影响；

（3）对作出的修改应当及时通知申请人。

二、案例分析

《专利审查指南》中详列了能够依职权修改的项目，但仅是例举，审查员在实际操作中依职权所做的修改会涉及所例举案例之外的修改。对此，审查员的把握尺度不尽相同。下面按照具体问题类型探讨是否能够进行依职权修改。

案例一：科技术语不一致。

对于权利要求中存在科技术语表述不一致，且两种表述方式均正确的情形，由于修改方式不唯一，审查员通常会让申请人进行修改。但对于将不一致的科技术语统一修改为任何一种表述方式均不会导致权利要求保护范围变化的情形，如再发通知书让申请人修改会延长审查时间。借鉴欧洲专利局的规定，对于修改不具有唯一性的情形，如果能够推（断）定申请人不会反对，也就是修改后申请人并不会有疑义，则审查员可以进行修改。

案例二：引用关系错误。

涉及到改变权利要求引用关系的，一般不可依职权修改，《专利审查指南》中也未有此类举例。当从属權利要求引用关系错误，但修改方式唯一、确定时，审查员可以进行依职权修改，如“2.根据权利要求2所述的……”中，由于权利要求2只可以引用权利要求1，可以依职权将修改为：“2.根据权利要求1所述的……”。

案例三：语句重复。

权利要求书中遇到重复段落时，或是电子申请中，申请人误将申请文件的说明书、摘要或其他部分内容提交入权利要求书端口下，可以将重复或是多余的段落删除。

案例四：主题名称不一致

在权利要求的主题名称中删除某个限定词，即可能造成缺少某项功能限定，使得权利要求不清楚、不完整，并扩大了保护范围，不属于依职权修改范围；或是增加了限定词，也是不被允许的；对于改变的限定词，要分析是否为可以明确界定的错别字的情况，如果不是，一般不能进行依职权修改。

三、建议

针对权利要求书审查中所遇到的应依职权修改未依职权修改或进行了不当的依职权修改而使保护范围发生变化或依职权修改但未告知申请人等问题，提出如下几点建议：

1.补充案例

在《专利审查指南》中例举更多、更具典型性和现今出现的虽修改方式不唯一但有确定修改结论的案例，让审查员、申请人以及公众明确哪些情形可以由审查员代为修改，哪些情形不应由审查员“依职权修改”，从而尽量避免审查员的修改超出职权范围。

2.增加渠道

为避免审查员所作的依职权修改不适当，或者之后申请人对审查员所作的依职权修改有异议，审查员可以事先与申请人进行沟通确认，核实要更改的内容。可以通过电话与申请人进一步沟通来实现，并填写相关记录表，必要时也可选用电话录音的方式。

3.明确救济手段和期限

增设“申请人对其申请中审查员可能做出的修改的认可、确认过程”的审查程序，明确申请人有提出异议的权利。可以设立一个期限，告知当事人可以在指定期限内对依职权修改的内容提出异议，期限内未提异议的，视为无异议。

4.拓展知识

依职权修改是所属技术领域人员能够通过本领域技术知识识别出的错误。审查员应当进行相关知识的拓展，不仅要熟知本领域的技术知识，一些公共分类号的或者其他领域的知识也要有所了解，并掌握检索的技巧和方法。提高自身的能力后，在依职权修改时将会更加准确的找到问题点，并进行适当的修改。

四、结语

《专利法实施细则》第五十一条第四款的设立，在能保证客观、公正与准确的前提下，将 “明显错误”修改为 “唯一的正确的答案”，使案件经过审查员合理修改走向授权，避免不必要的文件来往，有利于加快专利审查的审批程序。通过补充案例、拓展知识，明确依职权修改范围，依法行使 “依职权修改”这一权利，避免依职权修改中可能存在的问题，使依职权修改向着范围清晰化、操作规范化、流程合理化的方向发展。

参考文献：

[1]中华人民共和国专利法 中华人名共和国专利法实施细则[M].北京：知识产权出版社，2010（3）.

[2]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[3]尹新天.中国专利法详解[M].知识产权出版社，2012（9）.

[4]Guidelines for Examination in the EuropeanPatent Office， Part C，2005.

[5]王冬杰.对专利法实施细则第51 条第4 款的理解[J].审查业务通讯第14卷第2期，2008（2）.

作者简介：

刘佳佳（1989～），女，北京人，工作单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，职务：专利审查员，研究方向：实用新型专利审查。