日本规制专利权滥用之立法实践借鉴

张继文

[摘 要] 规制专利权滥用是中国知识产权理论及实务界关注的热点话题和难题。日本形成了由专利法与反垄断法所组成的双模式：一是确立了专利权无效情形下专利权滥用抗辩规则，并且在《专利法》中新增加了允许受理侵权诉讼的法院判决专利无效的规定；二是借鉴欧盟与美国的立法思路和立法经验，历经数十载颁行《知识产权利用的反垄断法指南》，有助于专利权滥用的反垄断规制的可操作性。对我国而言，与日本同处大陆法系，对专利权滥用规制有共同的产业发展需要与社会发展需求，应积极研究并学习日本立法实践，重视专利法对专利权滥用的规制手段；适时颁布专利权滥用的反垄断执法指南；增强反垄断执法指南的可操作性与可预见性，从而更好地服务创新型国家建设，提高消费者福利。

[关键词] 专利权滥用； 反垄断法；专利无效；执法指南；竞争

[中图分类号] D93 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129（2017）08-0038-07

为了提升制造业的技术能力及国内产业的整体竞争力，进而带动宏观经济的全面复苏，日本政府寄希望于知识产权制度改革的政策效果。在国际层面，日本依据TPP、TTIP等新规则，完善本国知识产权制度；積极参与构建国际知识产权治理机制，构建一流的国家创新体系。在国内层面，日本在“二战”之后制定了技术立国的国策；2002年升级为知识产权立国的国策，并推行有首相担任部长的知识产权战略本部；2004年国会通过《日本知识财产高等法庭设立法》，正式设立知识财产高等法庭；2010年起每年定期发布“日本知识产权推进计划”报告；2015年日本国会通过了《专利法》《反不正当竞争法》等法律修正案，目的在于进一步提高知识产权的保护力度，并着重防止日本技术的非法外流。日本政府通过国际和国内两个层面推动知识产权立法的完善与落实，为日本企业知识产权创立和保护提供了便利，进而带动日本科技强国目标的实现。无论在地缘位置、文化渊源、科技发展的进程乃至法律传统的日本，都与我国具有相同或相似之处，因而日本知识产权立法实践可以为我国提供借鉴。而近年来，专利权人过度追求私人利益而致使专利权边界范围与权利内容不断扩张，以至于专利制度在一定程度上偏离了激励创新、维护公平竞争和增进社会福利的目标，更容易导致专利制度在国际范围内被异化，因而成为知识产权理论及实务界关注的热点话题和难题，当然专利权滥用的规制也是立法实践中的必然选项，在现实社会中有着广泛的需求。与美国不同的是，美国法中的专利权滥用是指对合法的专利权行使超越了权利的范围；而在日本法中，专利权滥用则是和专利权无效联系在一起，也就是说，在日本专利侵权诉讼中，涉嫌侵权行为人可以以专利权无效为理由进行权利滥用的抗辩。另外，日本还出台了若干单独法律文件，对具有反竞争性的专利许可行为进行规制。日本专利权滥用的法律规制与美国相比具有独特之处，有值得我们借鉴的地方。日本对专利权滥用的法律规制主要有两种方式：一是作为私法的《民法》禁止权利滥用的一般原则与《专利法》所体现的私法规制；二是《反垄断法》所体现的公法规制。这种双模式制定是日本政府在制定专利政策时对国家利益与私人利益权衡的结果，即将集体利益与国家发展作为整体予以衡量，倾向于维护公共利益并注重为本国企业保驾护航的法律思维，发展理念与我国国情相适应，值得我们借鉴。

一、专利权无效情形下专利权滥用抗辩规制的司法确立与发展

日本《民法》第1条第3款规定：“不得滥用权利”。即要求民事主体在行使民事权利时应当尊重他人利益和社会公共利益，不得滥用权利。跟其他国家民法一样，作为一般原则，对构成要件、法律后果等表述不具体，留给法官较大的自由裁量的空间，主要是起到宣示与弥补法律漏洞的作用。这一条文在2004年日本修改《专利法》明确专利权滥用法律规定之前，一直作为当事人权利抗辩的原则，但是这一现象经过日本社会普遍关注的Kilby案与Patent Troll案后，日本确立了专利权无效情况下的日本专利权滥用抗辩的司法规则：对于明显无效的专利权行使行为的权利滥用进行抗辩。Kilby 案的判决给日本的专利诉讼实务具有较大变革的划时代意义。现在日本专利侵权诉讼中经常采用的专利权无效情形下专利权滥用的抗辩制度，就是来源于该案的判决。该案原告是日本企业富士通，被告是美国半导体制造企业德州仪器。原告向法院提出“确认损害赔偿不存在之诉”，该诉讼是日本所特有的诉讼制度，即涉嫌侵权人可以在权利人发出侵权警告函但还没有起诉前向法院先行起诉，一般主张专利权人的专利无效或者自己没有侵犯专利权人专利等。关于专利无效程序制度，日本深受德国影响，审理专利侵权案件的法院不能直接对专利的有效性进行审理，在日本也只有特许厅有权决定专利是否有效。在特许厅的无效裁定没有生效前，即便存在明显无效的情形，法院也只能根据被告的侵权事实作出侵权判决，或者中止该案件的审理，等待无效裁定生效后再作出判决。这样无效专利、本身存在问题的专利，就可以起诉他人侵权、限制排除竞争对手、使竞争对手承担较大的诉讼成本，明显具有不合理性。

最终该案经过东京地方法院一审、东京高等法院二审和最高法院三审之后，于2000年4月11日，最高法院判决认定被告专利权存在明显的无效理由，从而判断被告专利权行使行为构成权利滥用。接着日本最高法院依据“滥用专利权理论”，在Kilby案件的判决书中变更了日本最高法院1903年和1921年的两个判决，创造了由法院直接审查专利有效性的判决。对于该案，最高法院认为“即使在专利的无效宣告生效前，审理专利侵权的法院也是可以对专利无效理由的存在是否明显进行判断的。如果审理的结果认为存在明显的专利无效理由，那么，只要没有特殊情况，基于该专利权所提起的停止侵权、损害赔偿等诉讼请求则属于权利滥用，是不予允许的”。

允许专利权人依据明显无效的专利权进行诉讼，有违社会公平正义，也违专利制度的宗旨。日本最高法院通过该案件，使受理专利侵权诉讼的法院取得了宣告专利无效的权力，对只允许日本特许厅宣告专利无效的传统作出了积极的改变。理所当然，这种制度得到了社会的广泛赞同。据日本知识产权协会第一委员会第三小委员会的统计，Kilby专利案判决之后，在2000年5月到2002年4月两年间，与专利权有关的225件侵权诉讼中有71件案件的当事人主张权利无效，与实用新型有关的74件侵权诉讼中31件案件当事人主张无效，其中22.6%的专利权与27.5%的实用新型被法院判决无效。该案件的影响越来越广，为更多的案件当事人所采用，这是日本法对专利权滥用制度的贡献，将“权利滥用”扩大解释为“专利权人依据明显无效的权利来主张权利”，是日本专利制度独树一帜的创举。

当然，Kilby案件的判决在日本法学界引起了强烈的争论，持反对观点的学者认为：“权利滥用”的法理本质在于有效无瑕疵的权利违法行使的问题，而“专利权无效”的法理是对无效权利行使的规制，在专利权无效的情形下，不可能形成“权利滥用”。还有学者认为，法院认定专利权滥用的要件是，法院认为专利权无效的理由明显，才可以判断专利权滥用，“明显理由”要达到什么程度，难以度量。为了解决这些问题，日本在2004年对《专利法》进行了修改，增加了允许受理侵权诉讼的法院判决专利无效的规定。这次修改增加了专利权人等权利限制条款，即《专利法》第104条之3，“在侵犯专利权或者专用实施权的诉讼中，如果该专利通过无效审判将被认为无效，专利权人或者专用实施权人不得向对方行使权利”“对于依前款规定的攻击或者抗辩的方法，如果被认为是以不正当推迟审理目的而提出时，法院可以依动议或者依职权作出不予受理的决定”。根据该条的规定，法院可以判决专利权无效，而且不以Kilby案判决中“明显无效理由”为构成要件。

二、日本对专利权滥用反垄断规制的立法经验

以维护竞争自由公平和经济活力为己任的反垄断法在日本通常被称为《禁止垄断法》，该法制定于1947年，后经过多次修改，但是在协调专利权与反垄断法关系方面一开始就有专门的条款，如同我国《反垄断法》第55条。该法第23条规定：“本法规定，不适用于被认为是行使著作权法、专利法、实用新型法、外观设计法或者商标法规定的权利的行为”，这就明确将行使专利权的行为纳入禁止垄断法的适用除外领域。但是，如果对该条进行反面解释，专利权人行使权利超出了正当的范围，不正当的限制市场竞争，那么，也仍然会受到《禁止垄断法》的规制。正如法学家庞德所指出：社会科学的三大任务之一便是使人们在权利行使过程中不断减少摩擦。为了便于专利权滥用反垄断规制的可适用性，减少因为法律语言的模糊性而带来不必要的摩擦，日本在《禁止垄断法》专门条款的同时，还专门制定若干配套条文、指南，对《禁止垄断法》予以细化。具体如下：

1968年日本公正交易委员会发布了《国际许可协议的反垄断指导方针》，对《禁止垄断法》第6条关于企业不得签订内容含有不正当交易限制和不公正交易方法事项的规定予以细化，并要求企业在签订合同时，必须将合同呈报公正交易委员会。该指导方针分别规定了9项不公正的国际许可证协议限制条款和5项在国际许可证协议中不被视为不正当限制的条款，而且该指南授予日本公正交易委員会对反竞争性的许可协议条款有权要求当事人予以修改。根据日本公正交易委员会的相关资料，在1975-1980年间，15.7%的由其审查的合同被退回修改；在1980-1987年间，该委员会修改比例降低到7.3%。在修改合同中，43%的合同因为不公平的回授条款和另外43%的合同因为不公平限制使用竞争性技术或产品的条款而被打回修订。

1989年，日本公正交易委员会颁布了《关于管制专利和技术秘密许可协议的不公正交易方法的指导方针》，该指导方针借鉴美国、欧盟的做法，将限制条款分为白色条款、灰色条款与黑色条款，类似于欧盟的整批豁免或者整体豁免制度。另一方面，这一指导方针对特定类型限制的必要性及其对竞争不利影响可能性问题进行了权衡，表现出与美国合理分析原则类似。

1999年日本公正交易委员会再次颁布了《专利和技术秘密许可协议中的反垄断法指导方针》替代代替1989年旧的指导方针。该指导方针根据日本最新的国内与国际发展情况，对专利权领域适用《禁止垄断法》提出了全面、系统的指导意见。与1989年指导方针相比，新指导方针有利于提高专利权反垄断的透明度，方便当事人在市场经营活动中准确把握政策，预防反竞争行为的发生。从内容上来看，新的指导方针总共有4部分，第一部分说明了专利和技术秘密转让活动中适用禁止垄断法的基本问题；第二部分阐述了公正交易委员会关于专利许可协议与禁止垄断法第23条关系的观点；第三部分从以具体的事例阐明了不合理贸易限制和私人垄断的角度对有关专利技术或技术秘密许可协议的观点；第四部分从不公正交易方法的角度对有关专利和技术秘密许可协议作出了明细规定。

8年之后，即2007 年 9月日本又颁布了《知识产权利用的反垄断法指南》（以下简称指南），该指南提出了知识产权领域适用反垄断法的基本原则，分别从私人垄断和不合理交易限制以及不公正交易行为的角度分别对各种不同类型的排除限制的行为进行了分析。该指南与欧共体委员会2004年发布的《对技术转让协议适用条约第1条（3）的规章》（772/2004 号规章）和美国司法部和联邦贸易委员会2007年联合发布的《反托拉斯执法与知识产权： 促进创新和竞争》报告为蓝本，对新世纪初世界三大重要经济体和三大法域各自就知识产权领域适用反垄断法所表明的基本政策发表了指导性意见。指出它们之间既有相同的原则和规则，又有各自不同的侧重点和分析方法，因而各具特色。同时指出，日本指南因为出台相对较晚，所以对前两者立法经验有较多的吸取。比如受到美国指南的影响，日本指南在立法条文中插入事例从而有据有并有操作性；受欧盟指南的影响，日本指南明确强调了权利穷竭原则、引入市场份额门槛与“安全港”等规则。因此，在一定程度上讲，该指南在与日本国情相适应的同时，广泛借鉴了欧美国家的先进经验，经过近十年的社会实践，更值得我国借鉴。

2016年1月21日，日本公布了最新修订的《知识产权利用的反垄断法指南》。该修正案主要是在2007年指南的基础上进行细节性的修订，指南的基本框架、基本原则、分析方法等都与2007年的指南相一致。

三、日本规制专利权滥用对我国的启示

2016年日本公布最新指南修订案；美国运行20余年的《知识产权许可反垄断指南》于2016年开始对修订内容对外征求意见；我国由国家工商总局负责起草的《关于滥用知识产权的反垄断执法指南（第七稿）》也于2016年开始向社会征求意见。在我国，如通讯、医药、医疗器械、汽车等专利密集型产业依旧属于技术引进产业，对外依存大，核心专利掌握在跨国公司等行业巨头中，当跨国企业滥用市场支配地位，扰乱市场竞争秩序时就会受到反垄断法的规制。2015年高通公司因滥用市场支配地位，收取高价专利许可费、无正当理由在标准必要专利许可时搭售非标准必要专利以及基带芯片销售中附加不合理的条件等，被国家发展改革委员会处以60.88亿日元罚款。日本规制专利权滥用的立法实践对我国的主要启示如下：

1.重视专利法对专利权滥用的规制手段。日本在Kilby案件之后，大多数专利侵权诉讼案件当事人都可以以专利权滥用作为抗辩事由，当事人可以不经过特许厅的专利无效宣告程序，直接由法院对专利是否有效作出判决，这对法官的素质提出了较高要求，除了具备法官所应有的法律素养外，还需要对涉案的技术背景有所了解，更要熟知特许厅专利无效审查程序。日本通过专利无效程序，有效减少了专利无效程序的重叠性，从而有效节省了当事人的诉讼时间成本，不仅能有效规制专利权滥用，更有利于专利纠纷的解决。

2.适时颁布与更新专利权滥用的反垄断执法指南。指南要做到专利制度与竞争政策的协调与平衡，要防止僵化的反垄断执法对创新的阻碍作用，又要防止专利权的不当行使对竞争秩序的扭曲，日本反垄断执法指南历经数十载，颁行数个法律文件，才达到目前的效果。因此，我国同类指南要做到及时颁布与更新，必须符合经济社会发展的需要与专利保护的现实情况，从而更好地服务创新型国家建设的目标。

3.增强反垄断执法指南的可操作性与可预见性。日本反垄断执法指南除了阐述反垄断法的指导思想和原则外，还列举了典型的知识产权权利行使行为具体表明公平交易委员会的观点。此外，日本指南还在第三章列举了公平交易委员会裁决范例，在第四章为了便于参考，加入了参考案例。这样，日本通过规制原则的说明、典型案例的陈述、参考案例的指引等多种方式，使社会公众、政府机关、专利权人等主题对指南有更清晰的理解，从而对自己行为具有准确的预期判断。我国《关于滥用知识产权的反垄断执法指南（第七稿）》从征求意见的文本看，与日本指南相比，由于缺少相关案例及判例的指引，在可操作性与可预见性上还有待提高。

《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》提出：“完善规制知识产权滥用行为的法律制度，制定相关反垄断执法指南”，旨在通过规制滥用知识产权排除、限制竞争有关行为，实现保护竞争、激励创新和维护消费者利益的最终目的。专利制度是一个“双赢”设计，专利权是一种天生的“合法垄断权”，正当行使专利权的行为是受法律所保护的合法行为，只有当专利权滥用垄断地位损害社会公共利益才需要法律的特别规制。日本规制专利权滥用的立法吸收了美国、欧盟、德国等国家的立法经验，与我们具有相类似的法制发展需求与产业发展需要，因此，我们在《专利法》第四次修改与《关于滥用知识产权的反垄断执法指南》的制定过程中要积极借鉴日本专利权滥用的规制经验。

[参考文献]

[1] 陈友骏.解析日本知识产权新政[J].日本学刊，2016，（01）.

[2] 张冬.专利权滥用认定专论[M].北京：知识产权出版社，2009.

[3] 梁心新，徐慧.知识产权制度异化的国家博弈分析[J].知识产权，2013，（09）.

[4] 张伟君，单晓光.滥用专利权与滥用专利制度之辨析——从日本“专利滥用”的理论与实践谈[J].知识产权，2006，（06） .

[5] 伊藤贵子.日本限制专利权滥用制度及其启示[J].知识产权法研究，2009，（01）.

[6] 王珍愚，单晓光.日本的知识产权公共政策及对中国的启示[J].财贸研究，2008，（06）.

[7] 增井和夫，田村善之.日本专利案例指南[M].北京：知識产权出版社，2016.

[8] 梁煕艳.权利之限：侵权审理法院能否直接裁决专利权的有效性[J].知识产权，2005，（04）.

[9] 国家知识产权局条法司.外国专利法选择：（上）[M].北京：知识产权出版社，2015.

[10] 王先林.日本关于知识产权滥用的反垄断控制及其借鉴意义[J].知识产权，2002，（02）.

[11] 罗斯科？庞德.法律史解释[M].北京：中国法制出版社，2002.

[12] 张玲，王洋.专利权滥用的反垄断法规制[J].南开学报（哲学社会科学版），2007，（04）.

[13] 王先林，潘志成.反垄断法适用于知识产权领域的基本政策主张——日本《知识产权利用的反垄断法指南》介评[J].电子知识产权，2008，（01）.

[14] 陈奇伟，孙玉芸.知识产权滥用与反垄断法的适用标准探析——以美国、欧盟的反垄断立法为主要考察对象[J].南昌大学学报（人文社会科学版），2009，（06）.

[责任编辑：谭晓影]