从一个案例出发浅谈“缺乏必要技术特征”法条必要性

夏铭梓

摘 要：本文从一个案例出发，从审查员与申请人沟通有效性的角度探讨了 “缺乏必要技术特征”法条在提高我国专利申请的质量过程中的重要作用。

关键词：缺必特；不支持；有效性

一、前言

1984年制定的《专利法实施细则》写入了缺必特的法条，2010年修改《专利法实施细则》时，关于此条法则，出现了较大的争议，有人提出该款法条与专利法第二十六条第四款（以下简称A26.4）存在竞和与重叠，权利要求中同样的缺陷，也能通过A26.4来指出，专利法实施细则第二十条第二款（以下简称R20.2）并无存在的必要。本文试图从一个案例出发，探讨R20.2法条存在的必要性。

二、问题的思考

1.一个案例引出的问题

案例1

具体案情：该申请针对现有技术中发球机器人发远球和近球以及整个球场覆盖难实现的问题，提供了一种毽球训练机器人。

权利要求1如下：“毽球训练机器人，其特征在于：它由电机、蜗牛式壳体、漏斗、支撑架、槽轮及道轨组成，蜗牛式壳体经法兰与电机、漏斗连接，支撑架经支撑轴与电机、漏斗连接，电机经螺栓与支撑架连接，槽轮经轴承与支撑架连接，槽轮在道轨上滚动”

在说明书中具体记载了本申请毽球训练机器人的工作原理和使用方法：在毽球场地设置两道同心半圆弧形道轨，半圆弧形道轨开口朝向球网，将该机器人放在道轨上，然后启动该机器人，机器人具有三台电机，第三台变频电动机驱动机器人的槽轮在半圆弧形道轨上往返移动，传动杆连续调节发球口发球角度；第二台步进电机使得毽球经漏斗下口落入蜗牛式壳体内的发球器内，发球器在第一台变频电动机的驱动作用下产生的离心力使毽球从发球器传动到第二台步进电机轴上的击发器，并触碰到控制开关使得毽球脱离发球器经蜗牛式壳体出球口飞向训练员场区。如果对训练员某个动作进行训练，可将该器材设定在道轨上某个位置，再用传动杆上调节孔调节即可。

对于案例1有两种观点：

观点一：说明书中披露了完整的技术方案，但是独立权利要求没有反映这样的技术方案，因此独立权利要求现有的技术方案与说明书中的技术方案不一致，本领域技术人员并不能从说明书公开的内容中得到或概括得出这样一个不完整的技术方案，导致该权利要求囊括了过大的保护范围，那么也必然存在不支持的问题，因此可以简单指出权利要求1所限定的技术方案并不能解决本申请所要解决的发球以及调节发球角度的技术问题，该权利要求没有以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

观点二：独立权利要求中应当完整地反映发明的技术方案，而不能仅仅反映其中的几个组成部分，权利要求1中仅记载了毽球训练机器人的部分构件以及各个构件之间的连接关系，权利要求1的技术方案并不能解决申请人声称要解决的任何技术问题，不能体现出申请人的发明构思，且技术方案是不完整的，因此权利要求1缺少必要技术特征。

2.从后续程序角度出发分析

2010年版《审查指南》具体举例说明了权利要求得不到说明书支持的几种情形。从立法本意上分析，A26.4的初衷是避免申請人以较小的公开内容，换取较大的保护范围，从而损害了公众的利益。在具体审查实践中，引入上述法条，审查员一般会指出上位概括包含的下位概念或功能性限定所包括的某种方式不能解决发明所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果。申请人克服缺陷的主要方式一般是“将特定的实施方式、下位概念”补入独立权利要求。具体到本案，其不属于指南中举例说明的几种情形，权利要求的最终症结，并不是上位概括、功能性限定概括过宽的问题，那么在经过检索发现本申请权利要求具备新创性的情况下，如果审查员想以A26.4来指出本申请独立权利要求的缺陷，在引入法条时，如果仅从权利要求1所限定的技术方案并不能解决本申请所要解决的发球以及调节发球角度的技术问题，则该权利要求没有以说明书为依据，不符合A26.4的规定的角度来进行说理。申请人在收到通知书时，并不能明了独立权利要求缺陷的症结是缺少了使得权利要求完整的技术特征，而会一直困惑本申请现有独立权利要求究竟如何不能解决技术问题，为何会不支持。在后续答复过程中，可能会盲目地进行权利要求的合并，或者直接将说明书中具体实施例的内容全盘抄写到独立权利要求中，此时极其容易造成添加的技术特征依旧不能使得权利要求技术方案完整，或者申请人保护范围过小的问题，造成后续审查流程的拉长。

2010年版《审查指南》指出“必要技术特征是指发明或实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案”。由此可知，R20.2的立法本意是指权利要求本身应当是一个能够解决技术问题的完整技术方案。而技术方案的完整性缺失，恰恰是本案独立权利要求存在的真正问题。

如果还原本申请的发明构思，则可以发现，本案中现有的毽球训练机器人存在发球覆盖面不广，远球近球调节难以实现的问题。基于这个实际需求，发明人提出了解决该技术问题的想法：蜗牛式壳体通过内部离心作用，并配合发球器和击发器发射毽球，壳体通过安装在其上槽轮在道轨上的移动以及壳体上发球口的上下移动，实现球落点位置的全场可调节。而本申请现有的独立权利要求仅记载了部分特征及部分特征的连接关系，关于蜗牛式壳体内部的发球器通过怎样的结构来实现离心，击发器与发球器怎样与蜗牛式壳体连接与作用实现发球功能，体现这部分的特征在独立权利要求中均未记载。如果引入R20.2，从发明构思角度出发，从解决技术问题入手，通过分析向申请人说明独立权利要求中记载了某些部件以及某些部件之间的关系，但是，体现发明构思的某些部件及它们部件之间的关系缺失，申请人并未完整记载解决技术问题的技术手段。申请人也能够更明确自己现有权利要求技术方案与可授权技术方案之间的差距，明确修改方向。

三、结论

从上述案例出发，可以发现，从审查员与申请人沟通有效性的角度，在技术方案不完整的情况下，R20.2比A26.4更加具有指引性。此款规定能够在一定情况下保证独立权利要求技术方案的完整，也在一定程度上反映出“缺乏必要技术特征”法条在提高我国专利申请的质量过程中的必要性。