外观设计专利侵权诉讼中的近似性判断

吴晓曼

浙江工商大学法学院，浙江 杭州 310016

外观设计专利侵权诉讼中的近似性判断

吴晓曼

浙江工商大学法学院，浙江 杭州 310016

法院在判断外观设计专利近似性时，现有审理思路主要是，以一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计与被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，此种判断标准在判断授权外观设计的设计特征对整体视觉效果的影响时，仍然存在一定的主观空间。可以引入现有设计与设计空间等客观因素，剔除授权外观设计的现有设计特征，并在考虑产品设计空间大小的基础上，对外观设计近似性加以客观判断。

外观设计；现有设计；设计空间；近似性判断

一、问题的提出

近年来，外观设计专利侵权纠纷案件常被选定为典型知识产权案件，例如2013年中国法院50件典型知识产权案例中马培德公司与阳江市邦立贸易有限公司等侵害外观设计专利权纠纷申请再审案、2015年中国法院十大典型知识产权案件中高仪股份公司与浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷再审案以及2016年中国法院十大典型知识产权案件中上海晨光文具股份有限公司与得力集团有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案。①其中在马培德公司与阳江市邦立贸易有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案中，一审与二审法院认为剪刀上的彩色图案区别在产品正常使用时容易被普通消费者直接观察到，对外观设计整体视觉效果更具有影响力，剪刀上的柳钉区别属细微差异，在正常使用时不容易被直接观察到。而再审法院持相反观点，认为在整体视觉效果上构成实质性差异的系剪刀上的柳钉区别，彩色图案系额外增加的设计要素，不应对外观设计专利侵权判断产生实质性影响。虽然一审、二审与再审法院均根据现有法律与司法解释规定的相同审理原则进行判断，最终审判结果也相同，即认定被诉侵权设计不构成外观设计专利侵权，但审判理由不同，在外观设计的差异对于整体视觉效果影响的判断上存在较大的主观空间。究竟何种设计区别对外观设计整体视觉效果更具有影响？其判断依据是什么？如何才能对外观设计专利近似性进行客观合理的判断？本文主要讨论现有法院判断外观设计近似性的审理思路以及如何较为客观的判断外观设计专利的近似性。

二、我国外观设计专利近似性判断的法律渊源

现有法律行政法规以及相关司法解释对外观设计专利近似性判断作了有关规定，主要体现在《中华人民共和国专利法》(以下简称“《专利法》”)、《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称“《专利法实施细则》”)、法释【2009】21号、法释【2016】1号、以及国家知识产权局颁布的《专利审查指南》(2010年版)中。

(一)外观设计专利权的保护范围

认定被诉侵权行为人的行为是否构成侵权行为，首先应当确定外观设计专利权的保护范围，关于外观设计专利权的保护范围，应当以“表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”，并以简要说明加以解释。其中简要说明主要是外观设计专利申请人在专利申请时写明的产品设计要点，专利行政部门并不进行实质审查，只是经初步审查没有发现驳回理由的，则授予外观设计专利权。落入外观设计专利权的保护范围的产品，未经外观设计专利权利人的许可，被诉侵权行为人对该产品实施受外观设计专利权人控制的行为，包括制造、许诺销售、销售、进口等行为，除具备法定许可或者法定不视为外观设计专利侵权的情形外，构成外观设计专利侵权。

(二)外观设计专利权近似性判断原则

认定是否落入专利权保护范围，需要判断被诉侵权设计是否与授权外观设计相同或者近似，这是审理此类案件的关键也是难点。《专利法》并未明确具体判断标准，司法实践不断努力为外观设计近似性判断提供审理思路，并归纳在审理侵犯专利权纠纷案件的两部司法解释中，分别是法释【2009】21号与法释【2016】1号，形成现有的审理思路，即以一般消费者的知识水平和认知能力，“根据授权外观设计与被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”，这一审理思路可以概括为“整体比对、综合判断”原则。[1]这一审理思路是司法实践的结果，以一般消费者的视角进行判断，正是为了避免判断主体受主观因素的影响，不同于以本领域普通技术人员的视角对发明和实用新型进行判断，因为外观设计专利产品的主要作用在于对消费者产生视觉上的吸引力。[2]但在判断授权外观设计的设计特征对整体视觉效果的影响时，仍然存在一定的主观空间，受主观因素的影响。

三、美国外观设计专利近似性判断标准的新变化

他山之石，可以攻玉。美国早期法院在判断外观设计专利近似性时，确立的判断标准是同时满足普通观察者检测与新颖点检测。[3]首先根据在Gorham案中确立的普通观察者检测，判断是否构成实质性相似，再根据在Litton案中确立的新颖点检测，判断被诉侵权设计是否包含授权外观设计的全部新颖点。同时满足两项检测时，则构成近似。其中普通观察者检测的具体内容是，在普通观察者看来被诉侵权设计与授权外观设计相似到能够欺骗观察者，诱导他以为是授权外观设计而购买了被诉侵权设计的程度。但单一的普通观察者检测并未考虑到授权外观设计与现有设计的区别，因此应当同时符合新颖点检测，即无论在普通观察者看来两者是如何的相似，被诉侵权设计应当包含授权外观设计的全部新颖点。

但对于越新颖的外观设计，其新颖点越多，被诉侵权设计必须包含所有的授权外观设计的新颖点才能认定侵权，这会使拥有较多新颖点、与现有设计区别较大的外观设计专利权难以得到有效保护，这也与专利法鼓励与刺激人们投身于发明创造活动的立法目的不符。[4]因此，美国联邦巡回上诉法院在Egyptian案中调整了判断标准，认为被诉侵权设计与授权外观设计之间相近似的程度必须依据现有设计的情况来进行判断。②因此，现有的美国外观设计专利近似性的判断标准是引入现有设计的修正的普通观察者检测。[5]

四、影响外观设计专利近似性判断的客观因素

根据现有法律与司法解释的规定，我国外观设计近似性判断主观随意性较大。分析我国现有对外观设计近似性“整体比对，综合判断”的审理思路，导致主观判断的原因之一是在判断时仅局限于相同点与不同点对整体视觉效果的影响大小，而忽视了外部环境的影响。可以引入现有设计与设计空间等客观因素，以减少主观因素的影响。

(一)现有设计对外观设计专利近似性判断的影响

现有设计是外观设计专利近似性判断首要考虑因素，否则将会扩大外观设计专利的权利保护范围，导致本不属于侵权设计产品的外观设计被认定为构成专利侵权，这与专利法鼓励与刺激创新的立法目的不符。所以在判断外观设计专利近似性时首先应当引入现有设计特征，即使被诉侵权行为人未提出现有设计抗辩，法院也可以主动要求专利权人出具专利行政部门对授权外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为证据使用。因为我国对外观设计专利的审查不同于发明专利，在授予外观设计专利时进行形式审查即可，导致实务中存在不少原本不具备授权条件的外观设计专利。专利评价报告实质上就是在专利侵权纠纷发生之后，由专利行政部门对授权外观设计进行的实质性审查，用以判断其区别于现有设计的新颖点。在进行比对时，首先应当剔除授权外观设计的惯常设计。

(二)设计空间对外观设计专利近似性判断的影响

设计空间是指外观设计者在设计产品时的自由度。设计空间的大小将会影响一般消费者对于外观设计近似性的判断。在国家知识产权局专利复审委员会与浙江万丰摩轮有限公司摩托车车轮外观设计专利无效行政纠纷案中，一审、二审与再审法院在有关外观设计近似性判断时，均引入了设计空间因素。③但对于产品设计空间大小的判断存在偏差，一审与二审法院均认为摩托车车轮的外观设计空间较小，在产品正常使用时被诉侵权设计较小的差异容易引起一般消费者的注意，对整体视觉效果产生显著影响，不同于现有设计特征。而再审法院认为在保持摩托车车轮功能性设计不变的前提下，仍然可以对其形状设计出区别较大的各种设计，存在较大的设计空间，因此，在产品正常使用时被诉侵权设计细微的差异不容易引起一般消费者的注意，与现有设计特征构成近似。对此，在判断设计空间大小时，应当考虑现有设计、技术、法律、观念等多种因素对设计空间的制约和影响。[6]设计空间的引入有助于在判断外观设计近似性时较为客观的判断授权外观设计与被诉侵权设计的差异对产品整体视觉效果的影响。

五、结论

正如前文所诉，现有审理思路易受主观因素的影响。笔者认为，在外观设计专利侵权纠纷诉讼中，外观设计专利近似性的客观判断方法可以分为三步，首先，通过引入现有设计，判断授权外观设计的新颖点；其次，根据授权外观设计的新颖点，找出被诉侵权设计与特有设计点的相同设计特征与差异性，排除主要由设计功能决定的设计要点。最后，根据设计空间大小，以一般消费者的知识水平和认知能力比较相同点与不同点分别对外观设计的整体视觉效果的影响大小。如果外观设计产品设计空间较小，授权外观设计包含较多的惯常设计，其新颖点较少时，被诉侵权设计较小的区别则对外观设计整体视觉效果产生较大的影响，普通消费者在产品正常使用时能够注意到该区别特征，那么被诉侵权设计与授权外观设计不构成近似。相反，如果设计空间较小，被诉侵权设计细微的区别不足以使其产生整体视觉效果的影响，构成授权外观设计的近似设计。

[注释]

①最高人民法院(2013)民申字第29号民事裁定书，最高人民法院(2015)民提字第23号民事判决书，上海知识产权法院(2016)沪73民初113号民事判决书.

②See Egyptian Goddess Inc.v.Swisa，Inc.543 F.3d665(2008).

③最高人民法院(2010)行提字第5号行政判决书.

[1]张晓阳.外观设计专利侵权判断中的现有设计考量[N].中国知识产权报，2017-3-1.

[2]王迁.知识产权法教程[M].北京：中国人民大学出版社，2016：328.

[3]张晓都.美国外观设计专利侵权判定标准的新变化[J].中国发明与专利，2009(4).

[4]马云鹏.外观设计专利侵权判断模式的比较与选择[J].电子知识产权，2014(3).

[5]李秀娟.外观设计侵权判断中的新颖点分析——以美国外观设计新颖点测试为中心[J].电子知识产权，2014(6).

[6]梅远.以设计空间为视角对外观设计相近似性判断的在思考[J].中国发明与专利，2017(1).

D923.42

：A

：2095-4379-(2017)28-0099-02

吴晓曼(1992-)，女，汉族，江西上饶人，浙江工商大学法学院，研究生在读，研究方向：民商法学。