从Enfish案和TLI案简析美国软件专利适格客体的判断标准

林委之

Alice Corp. v. CLS Bank案是美国最高法院在2014年针对美国专利法第101条专利适格主题作出的重要判决，在此案例之后，不论是在美国商标专利局的专利审查程序还是在双方复审（Inter Partes review，IPR）无效程序中，与软件相关的专利申请都倍受挑战而被大量驳回或者被无效。据统计，Alice案之后，软件相关的美国专利申请的授权率由47%骤降至3.6%，而受其影响，利用双方复审程序无效成功率也创新高，达到惊人的87%。

后Alice时代美国软件专利适格主体的判断

为什么后Alice时代美国专利软件会面临这么大的困境，这就不得不提到Alice案中最高院对Mayo两步测试的新解释，最高院认为所有被挑战不满足专利适格客体的软件专利（或者其他有客体问题的专利，例如商业方法），均需要通过Mayo两步测试才能被认定有效。

所谓的Mayo两步测试，第一步是判断该专利要求保护的内容是否属于自然规律、自然现象或者抽象概念；如果属于三者之一，第二步再行判断该专利是否存在足以确保整体专利方案“明显多于”（significantly more）非适格客体的发明概念，也就是说专利的技术方案是否带来了与众不同的技术改良，而使得该专利被转换为适格客体。

而对于大部分美国软件类专利而言，往往在第一步时会被认定属于抽象概念（abstract idea），然后在第二步时被认为仅仅是利用了计算机实现了常规的组织行为或者商业方法，因此不属于适格的专利客体，从而被认定不具备可专利性。

Enfish案和TLI案

而最近的一个美国联邦上诉巡回法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，下简称CAFC）的案例（Enfish LLC v. Microsoft Corporation，Fed. Cir.， 2016，下简称Enfish案）给后Alice时代的美国软件专利带来了一缕曙光。

Enfish案的背景是2012年美国一个专利流氓公司Enfish在加州中区地方法院起诉Microsoft等五家公司，涉案专利是US 6，151，604（下简称604专利）以及US 6，163，775（下简称775专利），涉嫌侵权的产品是NET Framework平台中的ADO.NET数据存取技术。其中，604专利和775专利都是软件类发明专利，保护的是一种应用于计算机数据库（database）的自我参照模型（self-referential model），简单的说，该模型能够将不同的但有关联性的表格数据进行整合，并形成一个单一的的表格，以此来提升数据库的效率。

和其他软件专利一样，起初，地方法院毫无悬念的同意Microsoft关于简易判决的申请，判定两个涉案专利由于涉及抽象概念而不属于美国专利法101条的专利适格客体，因此无效。地方法院应用Mayo测试，分析说：人类自古以来已经有利用表格化的方法来整理和存放数据的习惯，604专利和775专利的权利要求请求保护的内容属于使用表格来组织、存储和获取数据的抽象概念。另外，权利要求中的元素仅仅是利用公知的计算机硬件来运行一个常规的使用表格的方法，因此没有“明显多于”（significantly more）非适格客体的发明概念。

然而，这个无效的判定却被美国联邦巡回上诉法院（CAFC）反转。CAFC认为，涉案专利不属于抽象概念（abstract idea），因此也没有必要进行第二步测试的讨论。涉案专利属于适格的专利客体。CAFC的主要理由和分析有以下几点：

首先，CAFC认为最高院在Alice案中并没有排除所有软件专利的可专利性。实际上，很多重要的计算机技术的发明都涉及对软件和程序的改良，这些改良往往仅仅涉及逻辑架构或者处理方法。如果认定它们都属于抽象概念把这些发明都归类到“非适格客体”一棒子打死，显然将否定计算机领域的很多优秀发明成果。

其次，CAFC认为美国最高院至今未对什么叫抽象概念进行具体的解释，而地方法院在判断专利的方案是否属于抽象概念（Mayo第一步测试）的时候，不应该仅仅针对权利要求中的语言和内容进行判断，因为很有可能权利要求中描述的语言太过抽象，而其方案的实施却和实体世界紧密相关。地方法院应该更多地参考说明书的内容，从整体上判断权利要求请求保护的方案的本质，是否属于抽象的概念。此外，最高院并没有说所有通过计算机来实现的软件技术，均属于抽象概念的范畴而需要进行Mayo第二步测试。相反，CAFC认为软件技术也可以创造出不属于抽象概念的技术创新和改良，而不是仅有硬件可以。CAFC认为本案的软件技术对计算机的效能有改进作用，因此属于适格客体。

第三，如果专利发明的目的是为了提高计算机的效能，而其通过计算机实施并无不妥。若其仅仅是把众所周知的常规性活动和知识（例如一般商业惯例或者数学公式）来通过一般的计算机硬件来实施，则其不属于适格客体。因此回到Enfish案，本案实质的争议点就在于，该专利属于将自参照模型技术应用在计算机数据库上来改善计算机的效能，还是将其归纳为使用计算机来实施的一种数据处理的抽象概念。对此，CAFC认为该专利属于前者，因此不属于抽象概念，属于满足美国专利法101条的专利适格客体。

可见，CAFC在Enfish案中采取了对软件专利相对正向的态度，更希望地区法院能够从技术的本质去公平的看待软件专利，如果该专利确实带来了很大的、不一般的技术改良，则不应该滥用专利适格性来打压其有效性。

接着，仅仅不到一周，CAFC就在TLI Communications LLC v. AV Automotive， L.L.C.（下简称TLI案）以相反的角度进一步解释了其在Enfish案中的部分观点。TLI案的背景是TLI公司在2014年利用一个与数字图像存储和管理技术相关的软件专利（US6，038，295，下称295专利）在美国地区法院对包括Automotive等多家公司提起诉讼，而在地区法院阶段，295专利被认定属于抽象概念，并仅仅涉及用公知的计算机元件实现了对图像的分类和组织方法，因此不属于适格客体。

CAFC认定了地区法院的观点，CAFC表示：在Mayo第一步测试中，虽然295专利的权利要求中出现了具体可见的硬件元素（例如服务器），但是这样的元素并不能使其脱离“抽象概念”的范畴，正如Enfish案中权利要求虽然描述是纯粹的软件方法，也不能直接认定其必然属于“抽象概念”一样。

对于295专利，CAFC认为：即使把说明书的描述考虑在内，该专利也仅仅是把硬件元素（例如服务器）当成相关方法实施的运行环境，而专利的方案本身并没有给这些硬件或者环境带来任何技术上的改进，此外，说明书中提到硬件元素的部分，皆采用了功能性的、模糊的语言进行描述，缺乏技术细节。因此，295专利属于使用公知的计算机解决分类和组织图片资料的“抽象概念”。

而在Mayo第二步测试中（判断是否存在“明显多于”的发明概念），问题也出在说明书：虽然权利要求中出现了类似“控制单元”和“分析单元”这种可能被认为是“明显多于”的元件，但是CAFC认为说明书中对这些元件的描述仍然是含糊抽象、不具有技术细节的，因此不足以使得该发明成为适格的专利客体。此外，295专利虽然限定了其使用在特定环境（移动电话系统）下，但是这仍然并不影响其不适格的事实。

对撰写美国软件专利的启示

那么，上述两个新的案例对我们撰写美国软件类专利有什么启示呢？

首先，在撰写权利要求的时候，不用刻意地加入硬件元素。从上述两个案例可以看到，权利要求中是否包含硬件元素并不影响法院对专利是否属于“抽象概念”的判断，法院会结合说明书的内容进行整体和实质的判断。但是，CAFC也给出了一些他们认为“适格”和“不适格”的例子，这些例子需要在撰写权利要求时给予足够的重视（特别是“不适格”的例子需要予以避免）。CAFC给出的“适格”的例子包括：“指向计算机功能改进的权利要求（Enfish案）”、“指向特定技术问题的解决方案的权利要求（Diamond v. Diehr，1981）”或者“互联网特殊存在的挑战和问题 （DDR Holdings， LLC v. Hotels.com， L.P.，Fed. Cir. 2014）”，而“不适格”的例子包括“简单引入计算机元件来实施已知商业行为的权利要求”、“利用通用计算机来实施抽象的数学公式的权利要求”、“数学公式的单纯计算机实现的权利要求”以及“使用常用的计算机行为来执行的无显著特点的步骤”。

其次，在撰写美国软件类专利的说明书时，无论是其中发明内容、发明领域、解决的问题以及具体实施例的部分，都必须强调本发明解决了哪些硬件、硬件功能或者环境的具体技术问题，例如Enfish案中申请人在说明书中阐述了要解决的问题是“对特定电脑功能（数据库的自我参照模型）的改善”，这些就可以将该发明和那些仅仅把计算机元件当作工具的抽象概念区分开来。

最后，说明书中的具体实施例部分，如果涉及到权利要求中出现过的硬件部件或者功能元件，特别是与本发明要解决的技术问题密切相关的硬件部件或者功能元件，务必要写清楚相关的技术细节，而不应该仅仅以功能性或者模糊的措辞来描述它们。