化解跨境电商知识产权风险

文/朱韶斌 王宁玲 编辑/刘丽娟



化解跨境电商知识产权风险

文/朱韶斌 王宁玲 编辑/刘丽娟

中国电商企业需要建立关于知识产权的法律意识与风险意识，尽量避免发生侵犯他人知识产权的问题；如发生相关诉讼，应积极应对，通过法律途径维护自身权益。

对外贸企业而言，跨境电子商务在带来大量商机的同时，也带来了诸多不同于传统出口模式的新风险。其中，知识产权问题尤为突出。电商时代，外贸企业可以足不出户就把产品销往世界各地，但也可能足不出户就在其他国家或地区被诉知识产权侵权。这一方面源于国外竞争对手越来越频繁地利用知识产权诉讼来阻止、延缓、限制中国电商企业进入其市场；另一方面，则是由于企业、产品及其销售信息的网络化，使知识产权持有人很容易就能收集到电商企业涉嫌侵权的证据。因此，中国电商企业需要建立关于知识产权的法律意识与风险意识，尽量避免发生侵犯他人知识产权的问题；而如果发生相关诉讼，则应积极应对，通过法律途径维护自身权益。

大量太阳镜电商被诉商标侵权

“雷朋”（RAY-BAN）原是美国博士伦公司（Bausch & Lomb）于1937年创立的高端眼镜品牌。1999年，博士伦公司以高达6.4亿美元的价格将包括RAY-BAN、WAYFARER、CLUBMASTER等雷朋系列太阳镜商标卖给了意大利陆逊梯卡集团（Luxottica Group）。对于上述天价购入的国际知名商标，陆逊梯卡集团一直不遗余力地打击侵权，维护品牌价值。自2014年起，陆逊梯卡集团在美国多个联邦地区法院发动了40多起商标侵权诉讼，起诉包括上万家中国中小电商在内的个人和企业侵犯其雷朋系列太阳镜商标，冻结其Paypal账户，引起了中国销售太阳镜的中小电商的恐慌。

在陆逊梯卡集团诉Zhang Yufeng等人（2015年）的案例中，原告在伊利诺伊州联邦北区法院状告近2000家电商企业和个人商标侵权，其中大部分被告来自中国。原告起诉这些被告有商标侵权、假冒商标、原产地虚假标示以及违反反域名抢注消费者保护法和伊利诺伊州统一欺骗性贸易行为法案的行为。陆逊梯卡集团在诉状中指出，数千家网站链接了网店和互动网页，销售假冒的雷朋眼镜，违法行为包括：网站使用了雷朋系列太阳镜商标，甚至将雷朋商标作为其网站地址的一部分，并且提供24/7即时客服，网页上还标有McAfee防计算机病毒安全、VeriSign安全支付、Visa 和MasterCard信用卡以及Paypal的标识，使消费者误以为其是雷朋的官方网站或销售的是正牌雷朋眼镜；网站使用未经授权的搜索引擎优化策略或通过社交网络的大肆推广，使其在消费者搜索雷朋眼镜时被列在搜索结果的顶部；网站使用虚假的姓名和地址注册，且不止注册一个，以备一个网站被诉侵权而关闭后可以立即启动新的网站。基于上述情况，陆逊梯卡集团诉求法院判决强制被告停止侵权行为，将侵权非法所得的利润赔付给原告，或赔付原告两百万美元的法定商标侵权赔偿。

诉讼发生后，大多数被告因其Paypal账户余额只有几万美金，不想为此支付昂贵的美国律师费用而放弃了应诉，既没有应答原告的临时禁令动议，也没有出席法院对该动议的听证会。最终，法院缺席判决每个放弃应诉的被告商标故意侵权，勒令被告停止侵权行为，把雷朋商标作为其网站地址一部分的网站将被转至陆逊梯卡集团名下，对其故意侵权行为判罚两百万美元的侵权赔偿，并强制划归这些被告现有的及将来新开的Paypal账户的全部余额给原告，直到付清两百万美元的侵权赔偿为止。

陆逊梯卡集团在伊利诺伊州联邦北区法院及其他联邦地区法院提起了许多类似诉讼，法院对放弃应诉的被告也都做出了类似的判决。在2016年以来的部分案件中，陆逊梯卡集团将被告名单通过保密方式提交法院，法院也允许原告以电子邮件形式单独向每个被告送达法院传票和诉讼文书。在这样的情况下，很多中国电商企业与个人仅知道自己或部分同行被诉，但不知道究竟有多少店家被诉。这在中国太阳镜电商圈里造成了更大范围的莫名恐慌。

陆逊梯卡集团的商标维权诉讼，是知识产权持有人清理电商侵权行为常用的手法。除了太阳镜，其他消费产品领域的知识产权持有人也正在或将要启动类似的大规模维权行动，以遏制电商企业的知识产权侵权行为。面对此类商标维权诉讼，中国电商企业需要从不同层面加以应对，尽量做好事前防范与事中控制。

首先，不要故意侵权。在明知某个标识是他人商标时，企业不要不经授权就使用他人商标或使用能造成消费者混淆产品来源的标识。这是企业应该具备的基本法律意识。其次，聘请产品销往地的知识产权律师进行尽职调查，对产品所使用的商标、产品推介用语、技术特征的描述等进行检索、分析，以判断是否侵犯他人商标权。再次，当尽职调查结果对自己有利时，如有必要，中国企业可以聘请有资质的当地知识产权律师出具法律意见书，进行非故意侵权保护。例如面对美国市场时，中国企业善意地依赖于有资质的美国律师的合理、有据的不侵权法律意见，会有效地降低被判定直接故意侵权及间接侵权（辅助、诱导侵权）的风险。当尽职调查结果发现可能侵犯他人商标时，企业应该避免再使用他人商标或与他人商标容易混淆的标识，也可以与商标权人进行商业协商，达成商业合作或取得商标许可。最后，诉讼发生后，企业应当积极应诉，减少损失。比如在知悉案件发生后，企业可以通过律师在第一时间主动与原告律师取得联系，积极商谈和解；如果确实侵权，可以签署同意令（Consent Order），承认侵权，承诺停止侵权，并支付一定和解费，以避免诉讼程序全面启动后产生昂贵的诉讼费用及被缺席判决的被动局面。

菲思特参展CES遭遇展品没收

除了线上推销产品，电商企业还需要经常参加国际展览会，在线下推介其产品。常州市菲思特国际贸易有限公司（Changzhou First International Trade Co.Ltd，下称“菲思特公司”）就是一家在自建网站上用英文宣传其电子独轮踏板车产品，并在阿里巴巴平台上销售该产品的外贸企业。2016年1月6日至9日，菲思特公司在美国拉斯维加斯参加国际消费类电子产品展览会（CES）时，由于被竞争对手美国硅谷创业公司Future Motion起诉专利侵权，而被美国联邦法警没收了参展物品，引起了市场的广泛关注。

成立于2013年的Future Motion开发了自动平衡独轮电子滑板车Onewheel，并在2014年的CES上发布了该产品，为该产品申请了五项美国专利，还分别于2015年8月和2016年1月获得一项美国发明专利和一项美国外观设计专利。Future Motion在美国及其他44个国家销售该产品，在2015年实现了三百万美元的营业收入。而菲思特独轮电子踏板车是菲思特公司和常州千代车业共同研发的产品，于2015年4月在中国申请了专利，2015年8月领到专利证书，并于2015年12月初向美国专利局递交了专利申请。

当得知菲思特公司将要参加2016年的CES展会时，Future Motion就在菲思特公司网站和阿里巴巴网站上收集了大量关于菲思特独轮电子踏板车的信息，比照其美国专利做了侵权分析，并由律师在展会开始前一周按照菲思特公司网站上的电子邮件和通信地址，给菲思特公司发去专利侵权警告函。由于没有收到菲思特公司的回复，Future Motion在展会开始前一天在内华达联邦地区法院起诉菲思特公司专利侵权，并在展会第一天通过紧急动议，向法院详细说明菲思特公司参展的独轮电子踏板车侵犯其专利，取得了法院的临时限制令（temporary restraining order），阻止菲思特产品参展CES。美国联邦法警在展会第三天当场没收了菲思特公司参展的独轮电子踏板车、牌子和其他宣传材料等物品，使菲思特公司在展会上无物可展。

随后，菲思特公司聘请了美国律师，对原告的临时禁令动议进行抗辩，提出详实的论据，提交了大量申明、证据，反对原告的临时禁令动议。其中，根据美国法律对取得临时禁令的要求，菲思特公司向法院做了详细说明：第一，菲思特公司没有侵犯Future Motion的专利以及这些专利无效；第二，Future Motion无法证明因为菲思特公司而丢失了市场份额，也无法证明菲思特公司不能在金钱上充分补偿其市场份额损失，进而无法证明其遭受了无法挽回的伤害；第三，平衡授予临时禁令对菲思特公司的伤害和不授予临时禁令对Future Motion的伤害，倾向于不授予临时禁令；第四，公众利益鼓励竞争，并且Future Motion没有证据证明它可以提供足够的产品来满足消费者的需求，因而公众利益也不支持授予临时禁令。另外，菲思特公司还要求，一旦法院决定不授予临时禁令，Future Motion应补偿菲思特公司因此案发生的费用及造成的经济损失，如参展费、潜在的销售损失（Future Motion要求阿里巴巴下架菲思特产品）和对商誉的伤害。

在菲思特公司对原告临时禁令动议提出抗辩反对后的一周内，Future Motion主动撤诉。随后，菲思特公司向法院递交了要求原告赔偿费用及损失的动议。在动议中，菲思特公司指出，Future Motion对菲思特专利侵权的指控没有根据，故意非法伤害菲思特公司的生意；CES展会是菲思特公司推介其产品的重要机会，Future Motion通过没有根据的临时限制令和法警没收菲思特公司展品，造成菲思特公司的销售和公众商誉损失；Future Motion利用此案借助媒体大肆进行宣传，提高知名度，并且据此获得320万美元的投资。基于以上原因，菲思特公司请求法院：判令Future Motion把临时禁令的10万美元保证金支付给菲思特，以补偿其参展费、销售损失和商誉受到的伤害；判令Future Motion赔偿菲思特近22万美元的律师费；判令Future Motion通过媒体公示其已经撤诉；颁布命令，明确撤销法院前面下达的临时限制令。截至2016年5月中旬，该案仍在进行中。

菲思特公司的经历，对中国电商企业海外参展、应对参展中的知识产权风险具有警示作用。通过海外参展，中国电商企业可以达到推广产品、寻求合作伙伴和吸引投资的效果。但需要注意的是，参展之前，中国电商企业应认真了解展会所在国的知识产权法律，并对参展面临的知识产权风险进行评估，再根据相关法律和评估情况，采取相应的措施，以降低风险，保护参展的创新产品；在风险发生时，则应采取及时、有效的策略，化解危机。具体可关注以下几个方面。

一是应在专业律师的帮助下，建立有效的知识产权策略，使用专利、商标、版权、商业秘密来保护自己的创新产品，并要对创新进行详细的记录，防备被控抄袭他人产品，同时防范参展产品被他人抄袭侵权。二是在参展前，应该对参展产品进行 “自由运作”（Freedom to Operate）的尽职调查，对竞争对手，尤其是参展竞争对手的知识产权进行分析研究，判断是否可能侵犯对方的知识产权，并采取规避措施。如果菲思特公司在参展前能聘用美国专利律师对Future Motion专利的侵权及有效性进行分析，采取出具有利的法律意见、商谈商业合作、交叉许可、在美国专利局无效其专利等措施，也许就不会发生美国联邦法警在CES展会上没收菲思特产品的轰动新闻。三是在收到他人侵权警告函时，中国企业需要及时做出回应，要求对方提供指称侵权的具体根据和技术分析，答复自己会在进一步分析对方知识产权后做出正式回复。在这种情况下，企业应该立即聘请相应国家的知识产权律师，分析企业产品是否侵权。如果不侵权，应由律师正式回复对方，指出不侵权的具体理由，并告诉对方就此了结；如果可能侵权，企业则需要采取规避设计、商业合作、交叉许可、在专利局无效其专利等措施，以降低风险。菲思特公司如果在参展前对Future Motion的侵权警告函及时答复，并采取以上相应措施，Future Motion可能就会考虑败诉的风险而不再发起诉讼。最后，参展企业需要制定应急方案，在面临他人维权、申请法院临时禁令时，应马上由律师出面及时应对，以掌控局面、减少损失。虽然菲思特公司在最初没有对诉讼和临时限制令做出及时的应对，但由于随后及时聘请了美国专业律师积极应诉，因而扭转了局势。

作者单位：美国飞翰律师事务所