企业名称与商标冲突疑难问题解决路径探讨

文/陈璐旸

企业名称与商标冲突疑难问题解决路径探讨

文/陈璐旸

面对企业名称与商标之间冲突产生的两个难题：一是当事人以在后注册商标侵犯其在先登记企业名称权为由起诉时，如何应对并切实保护在先合法权益；二是当企业名称与驰名商标产生冲突时，企业名称如何避让驰名商标。应从具体案例着手，并从法律、法理、学说等不同角度寻求解决方向和路径,即逐渐放开在先企业名称与注册商标冲突时侵权者责任承担的形式，妥善运用联想理论对驰名商标权利人的合法权益予以保护。

企业名称；驰名商标；在先权利；权利冲突；联想理论

企业名称与注册商标之间的纠纷，一直是法院审理的难点和理论界探讨的热点。由于企业名称专有权和商标专有权的取得方式不同，注册登记机关也不同，因此企业名称（字号）和商标之间很可能会因为相同或近似，产生权利冲突。在后权利也可能因为想搭在先权利的“名气便车”，而产生侵权或不正当竞争行为。简单来说分为两类：第一类是在先企业名称和在后注册商标之间的纠纷。如广州市高士实业有限公司与好美家装潢建材有限公司商标专用权纠纷案1上海市第二中级人民法院（2009）沪二中民五（知）初字第26号一审民事判决、上海市高级人民法院（2010）沪高民三（知）终字第44号二审民事判决。、江苏红蚂蚁装饰设计工程有限公司诉上海红蚂蚁装潢设计有限公司侵害商标权及不正当竞争案2上海市高级人民法院（2013）沪高民三（知）终字第7号民事判决。、苏州小羚羊电动车有限公司诉天津捷安达车业有限公司、高启萍侵犯企业名称权纠纷案3江苏省苏州市中级人民法院（2009）苏中知民初字第0317号民事判决。等。第二类是在后企业名称和在先注册商标之间的纠纷。如上海克莉丝汀食品有限公司诉苏州市克莉丝汀食品有限公司等商标侵权纠纷4上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民五（知）初字第92号民事判决。、施华洛世奇有限公司诉北京施华洛婚纱摄影有限公司侵犯商标专用权及擅自使用他人企业名称案5北京市第二中级人民法院（2008）二中民初字第10067号民事判决。等。

一、问题提出

法院在处理这类权利冲突时遵循诚实信用原则和保护在先权利原则。需要注意的是，在先权利不能僭越原来使用范围，擅自改变使用方式，否则亦会构成侵权。然而，由于我国法律对于商标采取的是“强保护”，对于企业名称采取的是“弱保护”，现实中遇到具体案件，两个权利碰撞在一起时，保护的天平可能会向商标倾斜。例如，一些企业攀附某知名企业名称商誉，将其字号或企业名称简称注册为商标使用，对于这类现象，是否能以在后注册商标侵犯在先企业名称权提起诉讼？根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》，原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法起诉规定的，人民法院应当受理。但有人质疑：注册商标之间的纠纷，法院尚且难以直接受理，当事人需通过商标争议程序获得相应救济6参加《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条第2款。，若当事人以注册商标侵犯其企业名称专有权为由起诉，法院受理后所能采取的裁判方式对受侵害方权益维护能否起到切实作用，是否会僭越行政程序？一旦认定侵权，法院能否根据诉请判决商标持有人停止使用注册商标？值得探究。

若在后登记与注册商标相同或类似的字号在相同或相类似商品上突出使用，容易引起相关公众误认，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，该行为属于侵犯注册商标专用权行为。若将他人驰名商标登记为企业名称中的字号，并将字号标注于不相同或不相类似的商品、服务上，可否认定为侵犯驰名商标专用权的行为？实践中，驰名商标的反淡化保护已经渗透至字号领域。若将字号标注于不相同或不相类似的商品、服务上，已经构成商标法上的商标使用行为，自然可以适用商标法对驰名商标进行保护。但若仅作为字号或企业名称进行使用，比如在签订合同、商务宣传中使用字号（企业名称），这种非传统商标法意义上的使用行为是否构成对驰名商标的侵犯，可否适用反不正当竞争法加以保护？

二、解决路径探寻

上文提出的两个问题：一是当事人以在后注册商标侵犯其在先登记企业名称权为由起诉时，如何应对并切实保护在先合法权益；二是当企业名称与驰名商标产生冲突时，企业名称如何避让驰名商标。如何解决这两个疑难问题，笔者将尝试从不同视角探寻路径。

（一）在先登记企业名称与在后注册商标冲突

若一方以在后注册的商标侵犯其在先登记的企业名称为由，向法院提起诉讼，这类案件如何处理才能切实保护在先权利人的利益？现阶段我国主要由《反不正当竞争法》对侵犯企业名称权的行为进行规范。《反不正当竞争法》规定，擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人商品的经营行为构成不正当竞争。企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法意义上的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法意义上的“企业名称”。从上述规定、法律及司法解释可以看出，企业名称要受到真正意义上的司法保护，必须满足下列要件：1.境内企业名称必须经过核准登记，取得专用权。2.外国企业名称必须在中国境内进行商业使用。3.知名度也是在审理侵犯企业名称权案件的重要考虑因素。反不正当竞争法调整的行为本身以存在主体竞争关系为前提，对于企业名称的保护也以引起主体混淆为结果要件，总而言之，反不正当竞争法对于企业名称的保护限制条件多、不够全面。如上海精密科学仪器有限公司诉被告上海精学科学仪器有限公司、成都科析仪器成套有限公司擅自使用他人企业名称一案7上海市浦东新区人民法院（2010）浦民三（知）初字第769号民事判决。，法院最终认定原告企业名称简称“上海精科”、“精科”在业内具有一定知名度，被告注册“精科”商标并使用该注册商标的行为侵犯了原告企业名称权，构成不正当竞争，判决停止该不正当竞争行为，然而对于被告是否还能继续以其他方式使用该注册商标并未体积。从表面上看，判决将原告所指控的被告关于注册商标现有的使用行为一网打尽，却并不能防控未来。由于被告仍具有该注册商标专有权，若其将该注册商标换种方式进行使用，是否还会构成不正当竞争，则需要另行辨析，可能引起又一场诉讼。所以注册商标侵犯企业名称权时，反不正当竞争法对于企业名称的保护并不是根本性保护。若想要反不正当竞争法对具有广泛知名度的企业名称进行较强的保护，那么需要被告存在攀附恶意并存在不规范使用注册商标的情形。如苏州小羚羊电动车有限公司诉天津捷安达车业有限公司、高启萍侵犯企业名称权纠纷案，法院认定被告行为主观上具有攀附小羚羊公司商誉的故意，客观上超出核定使用范围不规范使用注册商标，因此判决被告立即停止销售带有“小羚羊”字样的电动自行车。然而，在先知名企业名称不可能像驰名商标那样获得跨类保护，反不正当竞争法在侵权认定条件、侵权责任承担方式、赔偿数额设置上均不尽如意，给在先权利者的保护和对侵权者的打击力度显得“力不从心”。

可否从《商标法》中寻求对在先企业名称的保护途径呢？《商标法》第32条明确规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，正是由于商标权容易与一些他人已经取得的权利，如外观设计专利权、著作权、企业名称权等发生冲突，在先权利人可以通过三个月异议程序以及五年的无效宣告程序对自己的权利进行救济，五年一过，在先权利人若提起诉讼，法院裁判并不能从根本上禁止被告使用恶意注册商标，只能依据反不正当竞争法对已经发生的行为予以规范。对于经过行政程序予以确立的两种权利的冲突，法院司法经历了形式主义向实质主义的转变，根据实质主义观点，被控侵权的权利是否经过行政程序授权，对于将有关知识产权权利冲突纳入民事诉讼范围并无影响8孔祥俊著：《商标法适用的基本问题》（增订版），中国法制出版社2014年版，第162-164页。。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，被告使用注册商标复制摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权，人民法院可以依诉请判决禁止被告使用该商标。该司法解释的规定已然放宽了责任承担的方式。既然如此，何不顺势放开侵犯在先知名企业名称纠纷侵权方责任承担的形式，从而切实保护在先权利人的合法权益，免除其后顾之忧，也能对注册商标搭知名企业名称便车的行为起到一定的威慑作用。

对于在后注册商标，但是经过长期使用，已经足以与在先企业名称区分开来，是否还需要考虑其最初的“恶意”？根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，对于此类诉争商标与在先商业标识的冲突，应准确把握商标法保护在先商业标志权益，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。这条处理原则给司法者留下足够的裁量空间。

（二）企业名称对驰名商标的避让

商标法对于驰名商标的特殊保护，即跨商品类别保护，是以在商品或服务上商标性使用与驰名商标相同或类似的标识为前提的。适用反不正当竞争法对驰名商标进行保护也需要首先存在市场竞争关系，不同行业类别之间很难认定成立竞争关系。因而，若一企业将与驰名商标相同或类似的企业名称规范性使用，且其生产或经营的内容也与驰名商标对应的商品或服务不搭界，则按照现有的法律，该企业使用企业名称的行为不构成商标侵权，也不构成不正当竞争。根据驰名商标“反淡化理论”，这种使用行为削弱了商标的显著性和识别性，也是一种侵害商标权行为。然而“反淡化理论”给予驰名商标的绝对保护并未在司法实践中广泛适用。另一种相反的观点是传统“混淆理论”，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》对企业名称侵犯注册商标专用权的行为是以传统的混淆理论为基础。然而对于驰名商标的保护早已突破了混淆理论。第三种观点则认为解决该问题的方式是“联想理论”。该理论基于反淡化理论，只要这种使用造成了消费者的联想，就削弱了或减低了有关商标指示商品或服务来源上的能力，削弱或淡化了该驰名商标与特定商品或服务之间的强有力的关联9林山泉：《驰名商标与企业名称权冲突之解决——以“联想理论”为思考基准》，载《知识产权》2006年第3期，第50页。，因而构成对驰名商标的侵害。根据该理论，企业对于企业名称使用的性质并不限于商标性的使用，例如企业在对外签订合同时使用与某驰名商标相同或类似的企业名称，将企业名称标识于所生产的产品上，这种使用若削弱或减低了驰名商标与特定商品或服务之间的关联，则根据“联想理论”，该种行为即构成侵犯对方商标权的行为。

笔者认为，“联想理论”确实能提供一种解决企业名称与驰名商标之间纠纷的思路。但是需要注意的是，适用“联想理论”具有如下前提：首先，被控侵权的企业名称与驰名商标之间所涉商品或服务领域并没有特定的关联性，若存在关联性则可以直接从侵犯商标专用权方向寻求保护；其次，驰名商标的知名度需要达到家喻户晓的地步。这是因为，家喻户晓的驰名商标与特定行业内相关公众知晓的驰名商标，其受到保护的范围肯定是不一样的。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》指出，对于已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，要注意与其驰名程度相适应。运用“联想理论”时，广泛知晓的驰名商标显著性和标识性更强，即使所属行业不一样，使用与该驰名商标相同或类似的企业名称也会造成消费者某种程度的联想。如星巴克咖啡，若有一家生产服装的企业，其企业名称也是星巴克，在对外宣传或企业形象经营过程中，人们必定会将其与星巴克咖啡联系起来，未必会造成经营主体的混淆，但会减损注册商标星巴克与其特定商品的关联。将特定领域驰名的商标登记为不同领域的企业名称，则未必会引起这种减损效果，因为离开该领域，知晓的群体并不多，在联系其他行业考虑某种关联时，商标的驰名度已经被天然稀释。

三、余论

企业名称作为一种商业标识，凝聚了巨大的无形财产价值，越来越受到重视。然而涉及企业名称的相关法律、法规，却寥寥无几。反不正当竞争法的特质决定了其并不能作为全方位保护企业名称的法律。对于司法者而言，没有法律可循的情况，可从现有的法律体系中寻找可以参考借鉴的法律原则，如诚实信用原则与保护在先权利原则。但是原则并不能代替具体法条，否则很容易造成这样一种局面：由于对原则的理解和把握存在偏差，相同类型案件处理的思路与结果不甚相同。因此，笔者建议，是否可以参照国外系统立法的模式10例如德国现行《商标法》全称《商标和其他标志保护法（商标法）》，该法保护商标、商业标志和地理来源标志。，将一些本质、功能上具有联系和共性的商业标识纳入商标法的保护体系。

Discussion on Solution Paths to the Problems between Enterprise Name and Trademark Conflict

There are two problems between enterprise name and trademark conflict：one is concerning that when parties prosecute because of registered trademark infringing the earlier registered enterprise name right, how to deal with and to protect the legitimate rights and interests of earlier；The second is how to avoid the well-known trademark when the enterprise name conflicts with well-known trademark and enterprise name.We should find out directions and paths to solutions from the specific cases in hand, and from different angles the of laws, legal principles, and theories.Furthermore, we shall gradually liberalize forms of infringer liability when prior registered enterprise name and trademark conflict, and properly use the association theory to protect well-known trademark obligee's legitimate rights and interests.

enterprise name; well-known trademark; prior rights; conflict of rights; association theory

陈璐旸，上海知识产权法院知产二庭。