我国企业预防美国337调查的策略

柳春

美国是我国企业出口的最大目标市场，而且我国企业出口美国的产品技术含量日益提高。然而，我国企业频频遭遇美国337调查。337调查成为我国企业产品进入美国市场的障碍。本文试图提出预防337调查的策略。

一、何为337调查

所谓337调查，是指基于原告美国境内企业（下称美国企业）起诉，美国国际贸易委员会（下称委员会或ITC）根据美国《1930年关税法》第337条规定对货物所有人、进口商或收货人进口到美国的货物、为进口美国而销售的货物或进口后在美国销售的货物侵犯美国专利、登记版权、注册商标、登记的掩模作品或外观设计等知识产权的行为及其他不公平行为进行调查并裁决的活动的总称。实践中，大部分337调查涉及进口货物侵犯美国知识产权。其中，90%以上337调查涉及专利侵权问题。经调查，如果委员会裁决进口货物侵犯美国知识产权，签发有限禁止货物进口令，禁止被告进口的货物进入美国，或者签发全面禁止产品进口令，禁止所有侵权产品进入美国市场而不考虑产品来源或进口商。委员会还可单独或同时发布制止令，要求停止进口或销售侵权产品。违反制止令进口或销售货物的，每天罚款10万美元或违反制止令进口或销售货物的国内价值两倍，以较高者为准。如果货物因禁止进口令被禁止进入美国，货物所有人、进口商、收货人试图继续将货物进口美国，委员会可发布没收令，将货物予以扣押和没收。

二、337调查严重阻碍我国企业产品进入美国市场

（一）我国企业已连续13年成为337调查的主要对象

自1986年我国企业遭遇第一起337调查以来，我国330 多家企业遭 遇 337 调查，涉及下游企业多达上万家。中兴通讯、华为公司、联想集团、三一重工等企业均未能幸免。其中，2011年以来，华为、中兴连续遭遇七起美国337调查。而且，近年来，我国企业遭受337调查的比例一直在30%以上。2013年美国共发起337调查42起，涉及我国企业17起，占比高达40%。2014年我国企业337调查案件一共12起，占总量的30%。自2002年以来，我国企业已连续13年成为337调查的主要对象。

（二）337调查导致我国大部分涉案企业失去美国市场

在已判决的337调查中，委员会裁决我国60%涉案企业败诉，并签发有限或全面禁止产品进口令，我国败诉企业乃至相关行业产品在涉案知识产权有效期内不得进入美国市场。其中包括两种情形：一是应诉企业败诉，涉案企业乃至行业产品被排除美国市场之外。如在我国企业应诉“地板锁扣”专利337调查案中，ITC终裁圣象集团等17家中国地板企业侵犯美国Unilin Beheer等地板公司专利，并签发全面禁止产品进口令，禁止我国企业复合木地板（深圳燕加隆公司“一拍即合”锁扣地板除外）在涉案专利有效期内进入美国。二是被诉企业缺席337调查。根据第337条规定，如果被告不应诉，委员会推定起诉状中指控的关于缺席被告的事实属实，并发布有限或全面禁止产品进口令。我国相当比例的企业因缺席337调查被裁定败诉，涉案企业乃至相关行业因此失去美国市场。如2011年，委员会对我国输美玩具无线电遥控发射器和接收器启动337调查，最终我国企业缺席应诉撤出美国市场。

（三）337调查致使我国胜诉企业付出高昂诉讼费用

应诉337调查费用一般在200万美元以上。如果因337调查上诉到美国联邦巡回上诉法院乃至美国联邦最高法院，则需要花费巨额费用。如2011年8月起，华为、中兴连续遭遇5起337调查，两家公司经过两年诉讼胜诉，耗费近2亿美元诉讼费。而中美无汞碱性电池337调查从2003年5月ITC立案到2009年3月美国联邦最高法院驳回劲量公司申诉，我国电池企业耗时近6年，仅律师费达300 万美元，相当于当年电池行业出口利润总额。因此，虽然我国企业在一些337调查中胜诉，但337调查不仅使我国企业在1年或数年间奔波于中美之间，影响生产经营，而且使企业付出高昂诉讼费用，极大地消耗企业财力。

此外，即使与美国企业达成和解，我国企业也支付了巨额专利使用费。

三、我国企业遭受337调查的原因分析

（一）我国企业在美知识产权少

截至2014年底，我国发明专利申请量已连续4年位居全球第一，商标申请量连续13年位居全球第一。但我国企业在美国注册专利和商标少。我国每年在美国只有不到2%的专利申请量。2000-2013年，中国企业和个人在美国申请专利总数为79 113件。 至2014年12月31日，我国在美国有效专利36440件。 马德里商标国际注册体系是我国企业申请注册美国商标的重要途径，但目前我国申请人每年的马德里商标国际注册申请量才2000 件左右。

美国是我国企业出口的最大目标市场、高新技术产品出口的主要目标市场和机电产品最大出口国。而我国一些企业没有自己的知识产权，出口到美国的工业制成品中，有很大部分是缺乏自主知识产权而通过仿制生产出来的产品而侵害了美国企业的专利权。 因此遭遇美国企业发起337调查。自1975年以来，337调查涉及中国内地企业330家，其中，84.84%的涉案中国企业在美国没有专利。

（二）美国企业频频以337调查之“名”行商业竞争之“实”

根据第337条规定，美国企业只要证明进口货物侵犯其知识产权，与知识产权相关国内产业存在或在建立之中，即可发起337调查。对受知识产权保护的货物，如果原告在美国在厂房和设备上进行重大投资，或雇佣大量劳动力或使用大量资金，或在开发知识产权包括设计、研发或许可方面进行相当大的投资，即存在相关产业。 如果原告能以事实证明正积极开发知识产权且相关产业在将来很可能建立，即可证明产业正在建立之中。 而被诉企业应诉费用高昂，不应诉则自动败诉，胜诉得不到补偿。这种亲知识产权权利人的337调查制度诱使美国企业频频以337调查为商业竞争工具对我国企业发起337调查。如美国Nuance公司因收购上海汉翔信息技术有限公司（下称触宝科技）失败，于2012年向ITC指控触宝科技侵犯专利，企图使触宝科技退出美国市场。为迫使我国企业支付高额赔偿金或专利许可使用费，非专利实施实体（NPE）越来越多地对我国企业发起337调查。2011年以来，美国数字交互集团（InterDigital）、Technology Properties Limited LLC（TPL）、闪点科技公司（Flashpoint Technology ， Inc.）等NPE，已多次对中兴通讯、华为公司等发起337调查诉讼。

四、我国企业预防337调查的策略

美国市场是我国企业最大目标市场，然而337调查涉及我国企业比例高，我国企业败诉率高，败诉企业乃至相关行业产品被迫退出美国市场。胜诉企业耗费巨额资金，取得和解的企业也支付了巨额专利使用费和诉讼费用。随着输美产品数量增加、技术含量提升，我国企业仍不断地面临337调查。为使我国企业产品顺利进入美国市场，必须预防337调查。

（一）在美国取得知识产权或取得美国企业知识产权使用许可

目前，在我国企业遭受的337调查案中，90%以上涉及专利且败诉率高。其中原因之一是涉案企业缺乏美国专利。日本、韩国企业一度是337调查的主要对象。后来日本、韩国企业在美国积极申请专利，遭受337调查越来越少。因此，我国企业应根据研发及出口实际，结合国家相关科技创新计划及所在省、市或县鼓励创新的措施，加强原始创新、集成创新和引进技术消化吸收再创新，或者与其他企业、科研院所和高校，与美国一流科研机构、著名大学、企业合作或在美国设立研发机构，实施创新。然后，根据市场调研和《美国专利法》，通过《保护工业产权巴黎公约》（下称《巴黎公约》）途径、《专利合作条约》（PCT）途径或直接在美国专利商标局（USPTO）将发明或发现新颖而实用的工艺、机器、制造品，或物质组合，或其任何新颖而实用的改进，或者制造品的新颖、独创和装饰性外观设计申请美国发明专利、外观设计专利，并通过马德里商标国际注册途径或依《美国商标法》直接在美国专利商标局注册商标。必要时，在美国登记版权（含计算机软件）或掩模作品。

实施创新并获得美国专利并非一日之功。在短期内无法通过创新获得美国专利或无法绕过美国企业核心技术或规避设计成本过大而美国企业专利对我国企业产品影响大时，我国企业可与美国企业达成协议，实施专利（交叉）使用许可、成为OEM制造商、设立合资企业或收购美国企业专利和品牌。华为公司在实施创新并积极申请美国专利的同时，已与高通等公司签署多份专利（交叉）许可协议；中兴通讯先后与高通、微软等企业达成知识产权交叉许可。联想集团先后收购了美国国际商业机器公司（IBM）的个人电脑业务、IBM X86服务器业务及摩托罗拉移动。中兴通讯、华为公司和联想集团因此拿到进入美国市场“入场券”。

在产品出口美国市场之前，我国企业在美国注册专利和商标或取得美国企业知识产权使用许可，乃至收购美国企业知识产权，即可避免因进入美国市场产品侵犯美国企业知识产权而遭受337调查。如果我国地板企业在美国获得“地板锁扣”专利或取得美国Unilin Beheer等地板公司“地板锁扣”专利使用许可，我国木地板企业就不会遭受337调查。此外，最好的防守是进攻。如果美国企业侵犯我国企业在美知识产权，在法院或委员会起诉美国企业，以扭转我国企业频频遭受337调查局面。

（二）调查美国企业是否使用或拥有相同或类似知识产权

在研发、制造前，我国企业通过中国国家知识产权局、美国专利商标局免费专利检索系统，或德温特世界专利索引等商业数据库，对美国企业相关技术、工艺或外观设计专利进行检索，研究美国企业专利产品设计、权利要求、功能及特征，并根据美国企业申请专利时披露的在先技术、答复审查意见中的限制性解释和放弃的权利要求或审查员列举的对比文件进行规避设计。出口前，再次检索美国企业相关技术、工艺或外观设计专利，将其与我国企业产品技术、工艺或外观设计进行比对分析。若认定我国企业产品技术、工艺或外观设计不侵犯美国企业专利，签订出口合同。若断定我国企业产品技术、工艺或外观设计与美国企业相关专利相同或类似，可能侵犯美国企业专利的，修改产品技术、工艺或外观设计以绕过相关专利权的覆盖范围并避免可能构成的等同侵权，必要时在美国申请专利。由于非注册商标也可得到美国普通法保护，在对美国企业注册商标进行检索的同时，还应对美国企业是否在相同或类似商品上使用相同或类似非注册商标进行市场调查，并消除商标侵权风险。

此外，企业还应关注美国联邦公报（the Federal Register）、委员会网站最新337指控（http：//www.usitc.gov/petitions_and_complaints）和 337调查公告（http：//www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337.htm），看到其他生产相同或类似产品的企业遭受337调查时，通过EDIS系统（http：//edis.usitc.gov）检索美国企业起诉状及相关附件，并通过美国专利商标局检索美国企业相关知识产权，将美国企业知识产权、涉案进口产品与本企业出口产品分析对比，认为我国企业存在侵权风险的，对产品设计或标识进行修改。

在出口前对美国企业知识产权进行调查并消除侵犯美国企业知识产权的风险，我国企业即可防范337调查。

（三）及时请求USPTO驳回或撤销美国企业的不当知识产权申请或授权

根据《美国专利法》规定，第三人可在下列两个日期中的较早日期之前向USPTO提交与专利申请审查可能有关的专利申请、专利证、公开的专利申请或其他印刷出版物的记录，作为审查参考：（1）在USPTO向专利申请人发出或邮寄核准专利申请的书面通知之日；或（2）在USPTO首次公布专利申请后满六个月或审查员在审查专利申请过程中首次驳回专利权利要求之日的后发生之日。非专利所有人可在授予专利权或重新颁发专利证书之日起9个月内以专利或权利要求不可专利、缺乏新颖性和非显而易见性、或不符合《美国专利法》对说明书和重新颁发专利证书的要求，请求USPTO启动授权后重审程序（PGR）以撤销一项或多项不可专利的权利要求。 非专利所有人可在专利授权之日起9个月后或授权后重审程序终止之日（如果启动授权后重审程序）的后发生之日，基于专利及印刷出版物构成的在先技术向USPTO质疑专利的新颖性及非显而易见性，请求启动双方重审程序（IPR）以撤销一项或多项不可专利的权利要求。 因此，我国企业应实时监视、检索美国企业专利申请或授权信息。发现美国企业专利申请有缺陷并构成威胁的，在其专利申请被公开后到USPTO发出或邮寄核准专利申请的书面通知之日，或者在首次公布专利申请后满六个月或审查员首次驳回专利权利要求之日的后发生之日，在前述两个日期的先发生之日前，向USPTO提交与专利申请审查有关的专利申请、专利证、公开的专利申请或其他印刷出版物作为在先技术，请求USPTO减缩美国企业权利要求范围或驳回专利申请。发现美国企业专利授权存在缺陷并构成威胁的，在美国企业被授予专利权或重新颁发专利证书之日后9个月内，基于印刷出版物、在先专利、公开使用或销售等构成的在先技术，以缺乏新颖性、实用性或非显而易见性，主题不可专利、说明书不支持、不符合重新颁发专利证书要求、公开不充分或权利要求不明确等理由，请求USPTO启动PGR程序以撤销美国企业不可专利的权利要求或权利；在美国企业专利被授权之日起9个月后或授权后重审程序终止之日的后发生之日，依在先专利及印刷出版物，以美国企业专利缺乏新颖性和非显而易见性为理由，请求USPTO启动IPR程序以撤销美国企业不可专利的权利要求。我国企业还可基于专利或印刷出版物构成的在先技术影响特定专利权利要求可专利性如新颖性和非显而易见性，随时书面请求USPTO启动再审程序（ reexamination）撤销不可专利的权利要求。为防止日立金属株式会社（下称日立金属）再次向中国钕铁硼企业发起337调查，中国稀土永磁产业技术创新战略联盟向美国专利局申请日立金属工艺专利中三件核心专利无效，经过两年多的努力，美国专利商标局裁定日立金属的两件核心专利被无效。同时，监视、检索美国企业商标申请或注册，发现其商标申请或注册将损害或损害其权益的，及时请求USPTO驳回美国企业商标注册申请或撤销注册商标。

实时监视、检索美国企业知识产权申请或授权，并及时向USPTO异议美国企业不当知识产权申请或授权，使美国企业不能获得新的不应获得的知识产权或失去不当的知识产权授权，美国企业便失去对我国企业发起337调查的基础。

（四）关注联邦公报上，在委员会启动337调查前与原告达成和解协议

原告提交起诉状后，委员会秘书将通过联邦公报发布起诉公告，邀请建议被告（proposed respondents）就起诉和潜在禁止令和/或制止令引起公共利益问题提交意见。委员会在收到起诉状后30日内决定是否启动调查，在委员会投票是否启动调查之前，原告有权随时书面通知委员会撤回起诉状。因此，企业应关注联邦公报上发布的起诉公告，在看到被起诉公告到委员会决定启动调查的30日结束之前，在规定时间向委员会提交有关公共利益书面意见的同时，检索分析原告专利。如果认为涉嫌侵权，与原告达成包含仲裁条款的和解协议，我国企业停止侵权、实施绕道设计或实施专利（交叉）许可，必要时支付赔偿金，原告在委员会启动337调查前撤回起诉状。这样，企业在最后关头避免337调查。

此外，收到美国企业律师函后，我国企业尽快咨询专利律师，分析研究美国企业专利。经分析，涉嫌侵权的，与美国企业达成如上所述的包含仲裁条款的和解协议。如果认为美国企业专利无效或不可执行，请求联邦地区法院确认我国企业不侵犯专利和/或专利无效或不可执行，或请求USPTO撤销不可专利的权利要求或专利。一旦与美国企业达成包含仲裁条款的和解协议、法院确认我国企业不侵犯专利和/或专利无效或不可执行，或USPTO撤销美国企业专利，美国企业日后就无法对我国企业发起337调查。

（作者：浙江湖州职业技术学院）