美国专利非显而易见性Graham-TSM判定标准及其对我国的启示——基于“Pfizer vs. Apotex案”的实证分析*

丁锦希　傅凌宇　孟立立　王安庐（中国药科大学　南京　211198）

美国专利非显而易见性Graham-TSM判定标准及其对我国的启示
——基于“Pfizer vs. Apotex案”的实证分析*

丁锦希**傅凌宇孟立立王安庐
（中国药科大学南京211198）

创造性判断标准是专利法的中争议最大，最难以掌握一项审查标准。现阶段，我国专利创造性司法审查标准中存在较大法律误区，增大了涉及专利创造性案件审判的不确定性。本文以近期美国发生的“Pfizer vs. Apotex案”生物医药专利纠纷案例为实证分析主线，通过剖析美国专利非显而易见性判定原则的历史演进，为完善我国专利创造性的司法审查标准提供可行性建议。

非显而易见性创造性Graham-TSM判定标准

作为专利三性的重要部分，创造性（在美国专利法中称为非显而易见性non-obviousness，下文统称为非显而易见性）判断标准是专利法中争议最大、最难掌握的一项审查标准，其判断极具主观性，且司法实践过程中不仅涉及事实审查，更牵涉到法律适用和司法解释问题，有“专利之终极要件”之称[1]。

生物医药产业作为一个对专利保护高度依赖的高新技术行业，对专利判定标准的变化具有较高的敏感性。但现阶段，我国创造性司法审查标准中存在较大法律误区，增大了专利创造性案件审判的不确定性。在本文中，笔者将以近期美国发生的“Pfizer vs. Apotex案”的实证分析为主线，通过剖析美国专利非显而易见性判定原则的历史演进，为完善我国专利创造性的司法审查标准提供可行性建议。

1　引入案例

本案原告美国Pfizer（辉瑞）公司是全球领先的新药研发企业，系本案项下争议药品络活喜（英文商品名：Norvasc）的研发企业和专利持有人，该药品的主要成分是氨氯地平的苯磺酸盐，用于治疗高血压和心绞痛。本案争议专利US.4879303（以下简称303专利）涉及氨氯地平的药用盐，尤其是苯磺酸盐的改进，其权利要求1-3保护了氨氯地平的苯磺酸盐及其药物组合物和制剂[2]。

被告Apotex公司是著名的非专利药制造企业，也是美国第8大仿制药供应商。辉瑞公司向伊利若斯北部地区法院提起对Apotex的诉讼，称Apotex曾向FDA提交ANDA申请，试图在络活喜专利到期前将其仿制药（苯磺酸氨氯地平片）用于商业销售，此举侵犯了其303专利中的1-3项权利要求。

对此，被告Apotex公司向美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit， CAFC）提起反诉（以下简称反诉人），称根据Graham-TSM判定标准，303号专利因缺乏非显而易见性而无效。其主要观点为：首先，辉瑞于1982年申请的4572909号专利（下简称909专利）及Berge等[3]于1977年发表的论文“Pharmaceutical Salts”（“药用盐”），分别提供了氨氯地平的化学结构和药学上最可接受的盐的种类，为研发氨氯地平的苯磺酸盐提供了潜在的教导和启示；其次，发明者在制造氨氯地平片剂时所遭受的困难和发明时的市场需求为本领域技术人员寻找氨氯地平的最佳盐形式提供了动机；最后，Apotex得出结论：在上述教导、动机和启示的推动下，通过常规的最优化实验，本领域技术人员就能发现最优的苯磺酸盐，因此303号专利不具备非显而易见性。

对此，Pfizer公司认为，Apotex的上述推导过程并不符合Graham-TSM判定标准的要求，303专利具有非显而易见性。

美国伊利诺伊州北部地区法院一审作出判决，支持Pfizer的观点，判定303专利具有非显而易见性。然而，2007年，二审法院CAFC作出判决，指出地区法院过于僵化地运用了Graham-TSM判定标准，撤销一审判决，判定Apotex侵权行为不成立。Pfizer公司不服判决，上诉至联邦最高法院，最高院支持CAFC的判决，驳回重审请求。

美国一审、二审法院之所以会对同样的案件和事实做出截然不同的判决，其原因在于对非显而易见性的判断流程和判断标准有着不同的理解，因此本案的争议焦点是：本案项下争议的303号专利是否具备非显而易见性？在进行专利非显而易见性的判定时，法院应采取何种标准？

2　美国专利非显而易见性判断标准剖析

2.1美国专利非显而易见性

美国专利法第103条（a）款规定：“一项发明，虽不与第102条规定之已为人知晓或已有叙述的情况相一致，但其与已有的技艺间差异甚为微小，以致在该项发明完成时对于本专业具有普通技艺人员是显而易见的，则不能取得专利”。非显而易见性的判断要件自1850年由美国的法院判例确立以来，其判断标准经历了长时间的发展变化，并且始终备受司法界关注。

2.2美国专利非显而易见性判断标准沿革

2.2.1Graham判断流程

早在1952年美国国会即在重新颁布的《专利法》中首次将非显而易见性作为可专利性要件法典化。1966年，美国联邦最高法院在Graham vs. John Deere案中确立了Graham标准。即在分析专利是否具有非显而易见性时，应遵照如下判断流程：① 认定现有技术的范围和内容；② 确定现有技术与有关权利要求之间的区别；③ 确定已解决的相关技术领域的一般技术人员的水平；④ 在这个背景下，考虑有关商业上的成功，长期悬而未决的难题和他人的失败等此类次要因素。

上述判断流程为专利非显而易见性的司法判定奠定了基石。然而，专利非显而易见性的审查是一种“事后审查”，审查人员是在充分理解发明技术方案的前提之下对其非显而易见性进行判断的，即使在Graham流程的指导下，审查人员或法官也往往会认为该发明极其简单而否认其创造性，即所谓的“后见之明”[4]。因此，除判断流程之外，还应有一套相应实质判断标准。

2.2.2TSM判断标准

作为专利案件的专门上诉法院，CAFC自1982年成立起，即致力于建立更为统一和稳定的非显而易见性的判断标准，从而避免“后见之明”的产生。经South Corp. vs. United States案、In re Howard Sernaker案、Dennison Mfg. Co. vs. Panduit Corp案等一系列案件的总结和提炼，CAFC逐步发展出一套“教导-启示-动机”判断标准（Teaching-Suggestion-Motivation Test，下简称TSM判断标准）作为具体的工作准则。根据TSM判断标准，现有技术中存在某种动机、启示或教导，促使人们做出该发明中的组合时，该发明是显而易见的。

CAFC认为，这种标准不仅可以避免专利审查人员或法官采用基于发明人的公开而产生的“后见之明”来否定本应授权的专利，且使非显而易见性的判断在实践中更具有可操作性。经过大量判例的巩固，“Graham判断流程+TSM判断标准”构成了美国专利非显而易见性判定的标准体系，近30年来，美国专利的非显而易见性司法判定基本遵循这一体系。

然而，在长期司法实践过程中，美国联邦法院法官为避免“后见之明”而开始过于依赖TSM标准，众多批评者认为法官和专利审查人员对于TSM判断标准日渐僵化的应用降低了专利的非显而易见性标准，导致了专利权过多过滥，阻碍了技术进步。

2.2.3Graham-TSM判定标准体系的发展

上述问题在著名的KSR vs. Teleflex案[5]中得到了充分的暴露。2007年，最高法院在KSR案的最终判决中，指出CAFC在使用Graham-TSM标准体系进行专利非显而易见性判断时存在一些误区，最高法院重申了遵循Graham判断流程的重要性，并对该流程中的一些关键术语进行了解释；同时，最高法院对于TSM判断标准进行了批判性的接纳，确立了其辅助地位，对于如何保证TSM使用时的灵活性做出了指导，自此，美国专利非显而易见性的司法实践进入“后KSR时代”。

此后，在KSR案的指导下，CAFC结合各行业专利的特殊性质，不断通过判例对Graham-TSM判定标准体系进行修正和发展。“后KSR时代”美国司法界对Graham-TSM判定标准体系的发展如图1所示。

图1　美国专利非显而易见性判定标准体系

1） Graham判断流程。Graham判断流程作为专利非显而易见性判断标准体系的主体框架，对其中关键术语进行解释和限定，将对专利非显而易见性的判断起到至关重要的指导作用。

① 本领域普通技术人员。“本领域普通技术人员”是专利非显而易见性判定的主体，其技术水平的确定是判定发明是否具有非显而易见性的关键。“后KSR时代”的判例对“本领域普通技术人员”的范围进行了拓展，其不再是一个能够获知该领域中所有的现有技术，并且有应用该日期前常规实验手段的能力，但不具有任何创造力的机器人，而是“一个具有普通创造力的人，在试图解决某一技术问题时，他不会只注意到现有技术中提及的那些用于解决相同问题的技术方案，而是能够根据现有技术的明确用途将多份专利的教导像智力拼图一样组合在一起。”

② 现有技术的范围和内容。“确定现有技术的范围和内容”作为Graham判断流程的第一步，是判断发明是否具有非显而易见性的基础。“后KSR时代”专利审查人员和司法人员在寻找“现有技术”时，可不再局限于专利发明人所在技术领域的尝试或与申请相关的特定问题，而将检索领域拓展到申请发明技术领域之外的领域，因为一个具有普通创造力本领域普通技术人员“有能力在其所在的技术领域外，通过类推的方法，寻找到与其所面临的问题类似的问题，并将该问题的解决方法用于其所面临的问题。”

2） TSM判断标准。为避免僵化地使用TSM判断标准，美国联邦最高法院在KSR案中指出，“法院不能仅从已发表的论文中寻找动机、启示或教导，因为一些非常基础的常识往往是不会发表在文章中的。法院应通过拓宽动机的来源范围，并特别强调市场因素对动机的贡献，来保证TSM判断标准运用时的灵活性”。

在这一法律精神的指导下，此后的Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin案和Pfizer vs. Apotex案确立了“后KSR时代”TSM判断标准中的“动机”的两个来源。其一，来自在先技术中的明确表达，其二，“来自人们的常识、现有技术的总和，以及问题本身的性质等[6]。”

3　本案中Graham-TSM判定标准具体适用分析

3.1反诉人Apotex对303专利显而易见的推导过程

在向CAFC提起反诉的过程中，反诉人Apotex通过Graham-TSM判定标准体系得出了本案项下303专利不具备非显而易见性的结论，其推导过程如下：

1） 认定现有技术的范围和内容。为证明303专利是显而易见的，Apotex提供了在先技术证据（表1），Apotex认为，上述专利或文献均公开于303专利的申请日（1988年8月13日）之前，并且与303专利高度相关，可认定为现有技术。

表1　Apotex提供的在先技术证据

2） 判断发明的区别特征。Apotex认为，与现有技术相比，303专利的特征在于，其权利要求1-3公开了氨氯地平的苯磺酸盐及其药物组合物和制剂。

3） 确定已解决的相关技术领域的一般技术人员的水平。Apotex指出，本领域普通技术人员有能力从表1所示的现有技术中获得教导和启示，并从制造氨氯地平片剂时所面对的困难和发明时的市场需求中获得动机，最终在上述教导、动机和启示的推动下，通过常规的最优化实验，发现最优的苯磺酸盐。

4） 非显而易见性的判定。在完成上述分析流程后，Apotex运用TSM判断标准对303专利的非显而易见性进行了判定：首先，909专利及Berge的论文分别提供了氨氯地平的化学结构和药学上最可接受的盐的种类，为研发氨氯地平的苯磺酸盐提供了潜在的教导和启示；其次，表1中所示辅助证据明确指出了苯磺酸盐在药代动力学、稳定性、溶解度方面的优异特性，为本领域普通技术人员提供了可将其用于缩小Berge提供的53种药用盐范围的启示。最后，303专利的发明者在制造马来酸氨氯地平片剂时所遭遇的困难，即双键无环的马来酸盐容易发生降解反应，产生不必要的副产物。这一问题为本领域普通技术人员提供了寻找不带双键的阴离子（如苯磺酸），来避免发生降解反应的动机。

综上所述，Apotex认为，在上述教导、动机和启示的推动下，通过常规的最优化实验，本领域技术人员就能发现最优的苯磺酸盐，因此303号专利不具备非显而易见性。

3.2被反诉人Pfizer公司对上述推导过程的质疑

对于Apotex提出的上述专利无效推论，Pfizer公司提出两点质疑，分别否认了909专利及辅助证据作为在先技术的地位，认为上述证据没有为本领域的普通技术人员提供足够的教导、启示和动机，不能作为在先技术证明303专利是显而易见的。

3.3CAFC的判决

根据“后KSR时代”Graham-TSM判定标准体系的发展来看，本案中Pfizer公司和一审法院对本领域普通技术人员的认定不清，对“教导、启示、动机”的来源界定过窄，落入僵化运用TSM原则的误区。

3.3.1关于本领域普通技术人员的认定

本案中，将氨氯地平制成苯磺酸盐的形式并不是为了改善其治疗效果，而是为了让氨氯地平成型，而Apotex公司提供的其他证据，指出了苯磺酸盐在药代动力学、稳定性、溶解度方面的优异特性，虽然并未提供可将其与治疗高血压、心绞痛的药品，如氨氯地平结合的启示，但是本领域普通技术人员有将Apotex公司提供的其他证据中披露的苯磺酸盐在制剂方面的优异表现，与Berge的文章结合，用于缩小Berge提供的53种药用盐的范围，最终结合909专利，发明氨氯地平的苯磺酸盐的普通创造力。因此，Apotex提供的辅助证据与本案是相关的，可以认定为现有技术。

3.3.2关于“教导、启示、动机”的来源

本案中，人们发现苯硫酸氨氯地平的动机不仅来自于所有在先技术，其还可以来自于303专利的发明者在制造马来酸氨氯地平片剂时所遭遇的困难的本质，即双键无环的盐容易发生降解反应，产生不必要的副产物。这一问题为本领域普通技术人员提供了寻找不带双键的盐（如苯磺酸盐），来避免发生降解反应的动机。

综上，CAFC驳回了地区法院的判决，认为根据Graham-TSM判定标准体系，Apotex的证据提供了完整的动机、教导、和启示，可促使本领域普通技术人员发明氨氯地平的苯磺酸盐，故303专利不具备非显而易见性，Apotex侵权不成立。

4　我国专利创造性判断标准现状

如前所述，作为判例法国家，自1952年美国国会将非显而易见性作为可专利性的判断要件法典化以来，经过数十年的发展，美国司法界已通过判例建立了一套涵盖非显而易见性基本定义、判断流程、判断标准、关键术语解释的非显而易见性的相关法律制度，并据此编纂了《美国专利审查指南》，为各级法院和专利审查人员进行专利非显而易见性判定时提供了明确且可操作性强的指导。

反观我国，作为一个后来者，我国在专利制度建立之初，就广泛吸取了欧美发达国家两百年来专利法实施过程中的积累的宝贵经验，在1984年制定的第一部专利法中，就已经将创造性与新颖性和实用性一起，规定为获得专利权的3个必要条件之一，这里的创造性，即为美国专利制度中的非显而易见性。

在此后的30年间，我国的专利创造性标准亦经历了一个不断完善的过程，形成了与美国Graham-TSM标准体系相类似的判定标准（表2）。首先，在判断流程方面，国家知识产权局颁布的《专利审查指南》提出了判断专利的创造性的“三步法”，这一流程与美国的Graham判断流程就有高度的一致性；其次，在判断标准方面，《审查指南》也提出了与TSM原则有着较大的相似性的“技术启示说”。

表2　我国专利创造性与美国非显而易见性判断标准的比较

然而，上述流程和标准和美国相较还存在较大差距。

1） 法律层级较低，司法实践困难重重。由于上述流程和判定标准仅见于《专利审查指南》，并未上升到法律或司法解释的层面，只能为专利审查人员在判定专利的创造性时提供技术指导，而并非法院进行司法审查时所必须遵循的强制性法律渊源。在具体的司法实践过程中，由于大陆法系固有特点的限制，导致已生效的在先判例无法产生明确指导效应，司法实践推荐工作进程缓慢。

2） 细节制定不够完善，实践缺乏指导意义。《专利审查指南》并未对非显而易见性判断框架中的具体细节问题给出明确解释。故在司法实践中，法官对于法律适用问题的不同理解，会使得创造性的判断具有较大的不确定性，导致我国出现专利诉讼案件重审率高、审判结果争议较大等现象，不利于制度与规则公信力的维护。

5　美国专利非显而易见性判断标准体系对我国的启示

2011年国务院明确提出将重点扶持七大战略性新兴产业，并将创新驱动作为产业升级转型的源动力。而专利创造性判断流程和判断标准是明确创新技术的知识产权，支撑技术创新平台的主要法律规则。法院的每一项关于创新技术的专利创造性司法认定都将对该技术领域产生导向性的示范效应。因此在专利法律效力认定的司法实践过程中，我国可以考虑从以下方面借鉴美国先进经验。

5.1将创造性的判断流程和标准上升到司法解释的高度

作为成文法系国家，司法判例目前尚未成为我国知识产权案件审判的法律渊源。这更需要我国最高人民法院考虑到司法实践需要，适时出台相关的司法解释，以《专利审查指南》中相关规定为基础，拟定规范化的创造性判断流程和标准，为司法实践提供合法、合理且具有可操作性的审判指导。

5.2进一步明确创造性判断过程中的关键术语

我国目前的专利创造性判断标准中，存在一些细节问题，如对“本领域普通技术人员”的定义过于僵化，对技术启示的来源范围的规定过于狭窄等。笔者建议，借鉴美国在“后KSR时代”的实践经验，结合我国司法实践，以创造性判断标准体系为基本框架，通过对创造性判断过程中的关键术语进行解释和限定，提高创造性判断标准的可操作性，提高相关判决的稳定性和一致性。

[1] Fromer JC. The Layers of obviousness in patent law[J]. Harv J L & Technol, 2008, 22(1): 75-100.

[2] Edward D, James IW. Pharmaceutically acceptable salts: United States, 4879303[P]. 1989-11-07.

[3] Berge SM, Bighley LD, Monkhouse DC. Pharmaceutical salts[J]. J Pharm Sci, 1977, 66(1): 1-19.

[4] 牛强. 专利“创造性”判断中的“事后诸葛亮”——兼评我国《专利法》 第22条及《审查指南》中相关规定[J].知识产权, 2009, 19(4): 49-57.

[5] Ohly DC, Joike T, Morron KL, et al. It is not so obvious: the impact of KSR on patent prosecution, licensing, and litigation[J]. AIPLA Quart J, 2008, 36(3): 267.

[6] Merrill SA, Levin RC, Myers MB. A patent system for the 21st century[M]. Washington, DC: National Academies Press, 2004: 88-89.

国家食药总局修改银杏叶药品检验方法

国家食品药品监督管理总局（CFDA）日前发布《银杏叶提取物、银杏叶片、银杏叶胶囊中游离槲皮素、山柰素、异鼠李素检查项补充检验方法》。按照该检验方法，银杏叶药品生产过程中改变提取工艺、非法添加等违法行为将被检出。

近期，CFDA通过飞行检查发现，部分企业为降低生产成本，谋取非法利益，擅自将银杏叶提取物生产工艺由稀乙醇提取改为3%盐酸提取，导致银杏叶药品有效成分分解，降低药品疗效，而按照现行药品标准检验方法却无法发现。这次发布的补充检验方法，是国家药品检验机构专门针对盐酸提取工艺和非法添加其他物质研究的新方法，只要是使用盐酸提取工艺和非法添加其他物质的，就可以直接检验出来。补充检验方法作为监管执法的重要手段，一般不公开发布。此次公开发布，是从保证公众用药安全的角度出发，为了在最短时间内有效控制药品风险，给企业自查和专项治理提供技术支持。CFDA已要求所有银杏叶药品生产企业抓紧对本企业产品开展自检，凡检验不合格的产品坚决停售停用，及时召回产品。同时要求各地药品检验机构开展监督抽验，彻底清理银杏叶药品市场。凡仍发现有不合格产品在市场流通的企业，坚决依法从严处理。

（CFDA）

The Graham-TSM Standard for the examination of non-obviousness in U.S. patent law and its enlightenment to China——based on the empirical analysis of ‘Pfizer vs. Apotex case’*

DING Jinxi**, FU Lingyu, MENG Lili, WANG Anlu
(China Pharmaceutical University, Nanjing 211198, China)

Among all the patentability examination standards in the patent law, the creativity criteria is the most debatable and the hardest one to be mastered. Currently, there exists serious misunderstanding of the patent's creativity criteria in our country, which increases the uncertainty of the trial of cases concerning patents' creativity. In this paper, the recent U.S. biomedicine patent infringement case--‘Pfizer vs. Apotex case’ is used as a main line of the empirical analysis. Through analyzing the evolution history of patent non-obviousness criteria in the U.S., some feasible suggestions are proposed to improve the judicial creativity criteria of our country.

non-obviousness; inventiveness; Graham-TSM Standard

D933.4

C

1006-1533(2015)13-0062-06

国家社会科学基金项目：TRIPS框架下中国药品试验数据保护制度研究（项目编号：13BFX120）

**

丁锦希，教授，博士生导师。研究方向：医药知识产权、医药政策法规。E-mail: 13605152326@163.com

2015-04-28）