专利申报中的“一案两报”制度

刘恋

在中国，实用新型制度一直为鼓励发明创造，促进科学技术的进步和发展起着积极的作用。也正是基于该制度，目前专利申请中针对一个发明创造分别提出一项实用新型和一项发明专利申请（以下简称“一案两报”）的情况较为常见。由于实用新型的审查周期较短、审查标准相对低，申请人可以及时对其发明创造获得专利保护，由此可以在已经获得实用新型专利保护的同时等待国家知识产权局对发明专利申请进行实质审查，使其权益得到更为及时、更为全面的保护。本文将针对“一案两报”进行初步探讨。

一、概要介绍

“一案两报”的常见情况。所谓的“一案两报”，如下两种情况较为常见：

情况一：申请人在同一天就相同的发明创造提出一个实用新型专利申请和一个发明专利申请；

情况二：申请人首先提出一个实用新型专利申请，而后在实用新型专利申请授权公告之前，就相同的发明创造再提出一个发明专利申请。

上述两种情况，一般情况下，实用新型专利申请均早于发明专利申请获得授权。

《专利法》和《审查指南》的相关规定。《专利法》在2008年的修改版本中，针对“一案两报”作出具体规定：

《专利法》第九条第一款：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

《审查指南》在2006年和2010年的修改版本中，均针对“一案两报”作出修改和调整，2010年的修改版本中作出如下规定：

《审查指南》第二部分第三章6.2.2节：同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别作出说明的，可以通过放弃实用新型专利避免重复授权。

修改后的规定较好地解决了之前的“一案两报”制度中可能存在的重复授权、或者是延长了专利的保护期限的问题。关于上述实用新型专利权和发明专利权存在时间，详见下图：

显然，“一案两报”在放弃实用新型专利权时不再允许与发明专利权的衔接性放弃，其放弃权利的效力变为自始即不存在，也就是说，该做法与无效宣告的效力相同，其进一步解决了同样的发明创造仅能被授予一项专利权的问题。

且特别在上述“情况二”的情况下，解决了一项发明创造的保护期限可能被延长至超过20年的问题，也就是说，根据修改前《审查指南》的规定，如果在实用新型专利授权公告前提出相同的发明专利申请，并在发明专利授权时放弃实用新型专利权，且该发明专利权到第20年才终止，则从该实用新型申请日起到发明专利权终止之日超过了20年。由于根据修改后的《审查指南》规定，在这种情况下，实用新型专利权被放弃后，视为自始即不存在，因此，自然解决了这一问题。

进一步参照以上图示，如果实用新型专利申请顺利获得授权，且在随后的审查程序中放弃实用新型专利权后该发明申请亦顺利获得授权，对该发明创造本身而言，在发明专利获得授权后，专利权人可行使其专利权利的起始点将不同。修改前的起始点是实用新型授权公告日（即点A处），修改后的起始点是发明授权公告日（即点B处），显然，修改前权利的实际可行使期（A至C，即修改前蓝色表示部分）较修改后权利的实际可行使期（B至C，即修改后蓝色表示部分）长。

提出“一案两报”的优势

虽然如上所述，根据修改后的《审查指南》的规定，在发明授权之时，实用新型专利权被视为自始即不存在，但是，对申请人来说，就同一个技术方案既提出发明专利申请，又提出实用新型专利申请还是有一定帮助的。

首先，关于发明与实用新型的区别，详见下表：

项目 发明 实用新型

创造性标准 较高 较低

保护期限 20年 10年

费用（包括官费、代理费） 较高 较低

审查周期 长（约至少36个月） 短（约12个月）

保护类型 方法、产品 产品

以下针对上述区别进行详细说明。

涉及创造性较低的发明创造：《审查指南》关于实用新型专利创造性的标准有了进一步的规定，即实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。主要体现在现有技术的领域和采用对比文件的数量与发明申请不同（详见《审查指南》第四部分第六章）。也就是说，同样的技术方案，如果创造性不是很高，但是确实存在与现有技术相区别的特征或者效果等，则有可能满足实用新型的创造性要求，而不满足发明的创造性要求。

但是，在发明创造产生之初，申请人往往对其发明创造本身是否具备创造性或其创造性的高低没有确切的了解，在这种情况下，可以采用“一案两报”的申请方式，一旦发现发明创造本身创造性不高，可以选择保留实用新型专利权而放弃发明专利申请，这样做可能使最终获得的权利相对更稳定，进而确保申请人或专利权人的利益。

涉及“短期技术”的发明创造：由于技术进步较快，不同的技术，更新速度可能有所差异，部分技术需待进入市场后方可得知其重要程度和可能被淘汰的具体时间。因此，该部分技术在申请之前往往不能确定其需要被保护的年限。

在这种情况下，可以采用“一案两报”的申请方式，待经过市场竞争决定该技术的“生命力”后，再行作出有针对性的选择。这样，一旦发明发明创造本身的“生命力”不强，可以放弃“一案两报”中的发明专利申请，而保留实用新型专利权。从而尽可能的降低因为知识产权保护给企业带来的高额成本支出，以节省人力和物力。

对市场的影响：即使申请人并不急于实施该技术方案，且对其专利申请的创造性有十足的把握，并在发明专利申请授权时放弃实用新型专利权，该实用新型专利权存在的意义仍然是不能被忽视的。

在目前市场竞争激烈的情况下，抢先占有市场份额对企业来说往往是十分有利且关键的。由于实用新型审查周期较短，一般一年左右即可获得授权，因此，在实用新型获得授权而发明仍未获得授权的期间（见上述图示A至B点），拥有该实用新型专利权很可能对产品的宣传、消费者对技术的认知及防止竞争对手仿冒等均起到积极的作用。

因此，在企业的知识产权战略中，实用新型专利可以作为商业竞争的铺路石，为随后的市场开拓做前期准备。

适时的作出选择。涉及上述“情况一”和“情况二”，亦可在提出发明专利申请时不请求实质审查以延缓发明可能授权的时间，而采用实用新型专利申请作为“探路石”，在该实用新型先行获得授权后，通过发出警告函、起诉等方式来试探竞争对手的态度，甚至通过被对方提出无效宣告请求来检验权利的稳定性，从而在确定该权利的重要程度后决定是否对发明请求实质审查或放弃。

快速的行使权利。即使在提出发明专利申请时即请求实质审查，由于从实用新型获得授权到发明获得授权的时间区间（见上述图示A至B点）仍可能较长（一般在1年半以上），在这段时间内，由于实用新型专利权的存在，专利权人可以行使其权利，即就相应的侵权行为给予警告或提起诉讼。

根据目前的司法实践，在发明授权起该实用新型专利权自始即不存在的效力，对放弃该权利之前（见上述图示A至B点）的人民法院作出并已经执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。因此，在这个时间区间内可以行使该实用新型专利权。也就是说实用新型专利权人可要求他人停止侵权或赔偿损失等。

可能遇到的问题及对策

上述在发明专利申请未授权之前，基于实用新型专利权提出侵权诉讼时，可能遭遇一种情况，即在实用新型专利权处于诉讼阶段时，发明专利申请获得了授权，且在授权的同时放弃了该实用新型专利权，那么该实用新型专利权即被视为自始即不存在，这样，上述针对实用新型专利权提出的侵权诉讼请求便失去了诉讼基础，目前中国法院还没有遇到过这样的案例，待发生相应情况后，可能会作出相应的司法解释，以解决该问题。

在没有相应的司法解释出台之前，如果遇到上述情况，可采取尽可能拖延发明的授权时间，以争取在实用新型权利行使成功之前使该实用新型专利权保持有效的对策，或也可在发明授权之前撤回就实用新型专利权进行的侵权诉讼，以避免诉讼基础消失的尴尬。

综上所述，申请人欲就相同的发明创造在中国同时或先后提出一件实用新型专利申请和一件发明专利申请的时候，可考虑到申请人自身的需求，斟酌上述情况后考虑提出该两件专利申请的必要性。

（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心）