专利“三性”标准的历史演进及其启示

文 / 李宗辉

专利“三性”标准的历史演进及其启示

文 / 李宗辉

新颖性、非显而易见性和实用性这专利“三性”标准的形成及每一标准的内在演进都遵循了特定的历史顺序。实用性最早诞生，并从模糊走向清晰；新颖性紧随而来，从相对变成绝对；非显而易见性产生较晚，变化也最为复杂。专利“三性”标准的历史演进体现了经济政策和科技进步的影响，并仍因这种影响存在变动的可能。上述历史经验表明，我国在专利审查实践中对“三性”标准的适用应符合经济和科技发展的现状和需求。

实用性；新颖性；非显而易见性；历史演进

新颖性、非显而易见性和实用性，简称“三性”，已经成为当今世界各国一致认可的发明专利授权标准，然而该“三性”标准并非自始与专利制度相伴而生，而是立法者总结较长历史时期内专利制度运行的实践经验后加以确立的。从专利“三性”逐个产生的过程及其判断规则的不断完善中，我们可以看出专利法日趋成熟的发展轨迹，并对今日之专利审查授权实践有所启发。

一、从模糊到清晰的“实用性”

一般认为，现代专利制度由中世纪后期统治者授予发明人某种形式的“特权”这一实践发展而来。早在1331年，英王爱德华三世就授予弗兰德斯编织工约翰☒坎普（John Kempe）及其同伴关于技艺保护的特权。1440年，类似的“专利”（letters patent）被授予向英国引入新发明的制盐方法的约翰☒谢尔达曼（John Shiedame）。1421年，意大利天才设计师布鲁内莱希（Brunelleschi）就其“装有吊机的驳船”这一发明向佛罗伦萨政府申请垄断授予并获得批准。1449年，从弗兰德斯往英国带回新的制造彩色玻璃技术的约翰☒乌提纳姆（John of Utynam）也获得了垄断性授权。1.Christopher May & Susan K. Sell, Intellectual Property Rights: a Critical History, Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 2006, pp.52-54.然而，真正使这种特权授权实践走向成熟并形成固定法律制度的还是15世纪后期商业发达、城市繁荣、政治稳定和社会和平的威尼斯共和国。1443年，法国人安东尼奥斯☒马里尼（Antonius Marini）就其无需用水就可以满足威尼斯二十四个行政区域需求的磨粉机向威尼斯政府申请在威尼斯特定区域内的二十年垄断权，这是第一个“威尼斯式”的专利权，2.GuilioMandich, Venetian Patents (1450-1550), Journal of The Patent Off i ce Society, March, 1948, p.172.打开了威尼斯共和国对各种有利于经济发展和城市建设等技艺授予专利权的阀门。1474年3月19日，威尼斯制定了历史上第一部专利法。该法旨在激励来自四面八方的具有“敏锐想象力”和“善于设计和发现各种富有创造力的装置”的人们能够不受他人侵占地发现和制造对威尼斯共和国实用且有益的事物。3.Pamela O. Long, Invention, Authorship, “Intellectual Property” and The Origin of Patents: Notes towards a Conceptual History, Technology and Culture, October, 1991, p.878.随着玻璃制作工匠在利润诱惑和政策吸引下不断在国外实践技艺，他们首先想到的就是向外国政府寻求上述“威尼斯式”的专利保护，4.M. Frumkin, The Origin of Patents, Journal of The Patent Off i ce Society, March, 1945, p.144.威尼斯的专利制度也因此迅速传到欧洲大陆和英国。16世纪下半叶，女王伊莉莎白统治时代，英国迎来了一段专利授权的高峰期。

前专利法时代的“专利”授权概括说来是在后来被总结为“重商主义”的经济政策主导下的一类实践。重商主义政策鼓励原材料进口和产品出口而抑制原材料出口和产品进口，重视本国制造业的发展，着力培育和保护本国幼稚工业。为促进分工日渐细化的各种制造业的发展，重商主义者奖励增加人口，保障本国人的充分就业，反对人才外流，同时特别鼓励熟谙科学技术和有专门技艺的人才移民本国。5.张国韵：《论重商主义》，载《西北师大学报（社会科学版）》2004年第5期。在这种大的背景下审视当时的专利制度，我们可以发现其“通常没有新颖性和独创性的要求，绝大部分的专利描述是通识性的，并且远不像现代意义上的蓝本”，6.Stephen R. Epstein, Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-1800, Invention and Institutions of Intellectual Property, Vol.94, No.2, p.384.它所要求的只是一种直观的、模糊的“实用性”。就威尼斯在实践中形成的习惯而言，专利授权要经过某种听取专家意见的审查程序，该程序一般以面试而非书面的记录和说明为基础。审查的内容主要集中在发明实施的可行性和是否符合申请时所描述的有用性上。以前述1443年威尼斯的磨粉机专利为例，威尼斯参议院只是要求申请人在其中一个区域建造一架机器用作测试，以观察其是否成功和有用，以及在其他区域是否能够建造。专利也主要是基于这种磨粉机的潜在有用性而授予的。7.GuilioMandich, Venetian Patents (1450-1550), Journal of The Patent Off i ce Society, March, 1948, pp.172-173.1568年，威尼斯主管机关在审查安德烈☒布鲁刚（Andrea Brugone）的一项以红色和黑色印刷的技术时承认，“关于这一事物我们并没有看到任何工厂或模型，只要申请人实现了他所主张的，就可以获得授权等等。”8.Frank D. Prager, A History of Intellectual Property (from 1545 to 1787), Journal of The Patent Office Society, November, 1944, p.716.除了这种直观的技术“可行性”以外，早期专利授权还有迎合重商政策的一些附带的“实用”要求。这些“实用”要求也被视为国王向个人授予专利权的“对价”，主要包括培训国内学徒、披露新技艺中的秘密、在规定的时间内实施发明以及向国王支付少额的租金。9.Ramon A. Klitzike, Historical Background of the English Patent Law, Journal of The Patent Off i ce Society, November, 1959, p.638.

伊莉莎白女王在都铎王朝后期开始滥发专利，很多并无技术创新的生活品行业和贸易都被其宠臣们垄断，这种状况到斯图亚特王朝詹姆斯一世统治时期也没有任何改观，这就引起了民众的抗议和议会的不满。在与王权的博弈中，议会取得了最终的胜利，制定了旨在清理既有混乱专利授权和重塑合理专利制度的1624年《垄断法》。该法虽然没有明确规定专利授权的“实用性”要求，但是在第6条所列举的“未来新的发明可被授予合法专利的条件”中包括该发明不得“在一般意义上不方便”，这可以看作是隐含的“实用性”要件，即强调授予专利的发明应当便于实施并且在到期以后能够为公众学习和掌握。然而，由于长时间奉行自由经济政策，加上经验主义哲学对英国科学发展的影响，英国专利授权长时间实行的是登记制，直到19世纪下半叶才迫于国内外改革的巨大压力建立其专利审查制度，“实用性”审查则更是二十世纪以后才被纳入其中。在17-19世纪的英国专利诉讼中，法官和陪审团对专利实用性问题都有决定权，导致了相关判决充满了随意性，10.B. Zorina Khan, Intellectual Property and Economic Development: Lessons from American and European History, Study Paper 1a of Commission on Intellectual Property Rights, p.12.未能建立起统一的、严谨的实用性判断标准。大约在同一历史时期，奉行科学研究之理性主义哲学传统的法国设立了先科学院后商业部的专利审查程序，并且后者的审查对发明人尤为重要。虽然法国政府一直较为倾向于科学家们对专利申请的理论分析和科学实验，而不太注重更接近于市场准则的技术专家实践，但在具体的审查中商业部还是部分接受了以发明可获得的商业成功等作为值得授权依据的实用性标准。11.LilianeHilaire-Perez, Invention and the State in 18th-Century France, The Society of the History of Technology, 1991, pp.911-931.

相比于英国和法国，美国法对专利的“实用性”要求可谓与生俱来，其宪法的知识产权条款就包括“促进科学和实用技艺的进步”这样的表述。这一理念也被直接延续到1790年美国第一部《专利法》中，该法第1条明确规定可授予专利的发明包括“任何实用技艺、制造、引擎、机器或装置或者任何相关改进”且“授予专利的发明或发现应当充分有用和重要”。虽然1793年修正后的《专利法》改审查制为登记制，直到1836年才重新建立专利审查制度，但是专利的“实用性”要求已经成为宪法和专利成文法解释的必要组成部分，在司法实践中得到发展。在1817年的“洛威尔”一案中，马萨诸塞州巡回法院法官斯托里否定了被告主张原告关于“泵”的专利应当具有一种普遍意义上的实用性，即比所有一般的泵更实用的观点。斯托里认为，1793年《专利法》的语词“实用的”是与“有害的或不道德的”对照使用的，只要原告的专利不存在后面这两种情形就符合实用性要求。12.Lowell v. Lewis, Circuit Court D. Massachusetts, 15F. Cas.1018, 1817.在同年的“贝德福德”案中，斯托里法官重申了实用性主要是用来排除有害于道德、健康和社会良好秩序的发明，并进一步指出，法律并不关注实用性的程度，仅仅要求发明是可以使用的，且此种使用不为正当道德或政策所抵制或禁止。13.Bedford v. Hunt, Circuit Court D. Massachusetts, 3F. Cas.37, 1817.由于斯托里法官在专利法领域的权威及其所确立的如此低的实用性门槛，在此后长达一百多年的时间里，美国没有出现重点涉及实用性争议的专利案件，直到1966年“布伦纳”案的出现。该案涉及一项制造化合物方法的专利申请，申请人只是引用他人的理论文章指出其方法所产生的相邻同系物的类固醇被证明具有在小鼠体内抑制肿瘤的效果，而未能实际展示这种效果，并且申请人自己也承认相邻同系物类固醇的这种肿瘤抑制效果也因为“该领域化合物日益增加的不可预测性”而面临挑战。但是，如果从前述斯托里法官确立的“无害于社会公共利益”的标准出发，该发明还是符合专利实用性要求的。因此，在该案判决中，美国联邦最高法院回顾并评价了斯托里法官的观点，指出上述“无害”标准违背了国会立法的原意，毕竟这世界上有很多不会造成损害的事物是无法被视为“有用的”。最高法院进一步指出，只有当一种方法发明具有以当下的形式展现的具体实用性时才可被授予专利，如果允许申请人主张非特定化的一般实用性，其就会侵占广阔的未知甚至不可知领域，并且在没有补偿公共利益的情况下不当阻碍科学的发展。最高法院在判决最后充满感情色彩地写道：“但是专利不是狩猎许可证。它不是对研究的回报，而是对成功结果的补偿。‘专利制度必须与商业世界而非哲学王国相关……’。”14.Brenner, Commissioner of Patents v. Manson, 383 U.S. 519; 86 S. Ct. 1033; 16 L. Ed. 2d 69; 1966 U.S.; 148 U.S.P.Q. (BNA) 689.至此，现代专利法上的“实用性”含义基本得到了澄清，但是它的具体判断规则还有待进一步完善，而飞速发展的科学技术所提出的诸多挑战也迫使我们不断反思怎样的实用性标准才算合理。

二、从相对到绝对的“新颖性”

在历史早期的“特权”专利授权实践中，虽然“新颖性”的概念并不存在，但是有一种要求申请客体是“新的”的简单观念，即属于新的技艺，能够建立新的产业和发展新的贸易。例如，1474年威尼斯的立法就使用了“在本城市建造的新的创造性装置，此前未曾在本共和国制造的”15.John A. Dragseth, Frank P. Porcelli&R. Polk Wagner, Patents: a Historical Perspective, University of Pennsylvania Law School, 2002, p.3.这样的表述。在英国，1558年，即伊莉莎白女王统治的第一年，第一项专利是由一个英国人和一个意大利人就他们引进的新式挖掘机所共同获得的，这项授权保留了旧机器使用者的权利。16.P. J. Federico, Origin and Early History of Patents, Journal of The Patent Off i ce Society, July, 1929, p.296.如前所述，受重商主义政策影响，伊莉莎白时代的专利授权是以实用目的为先的，重点在于引进本国较为匮乏的物品及相关技术，例如明矾、玻璃、肥皂、油、盐、硝酸钠和锡等等。因此，申请人只需要证明该产业在英国范围内尚未建立就足以满足授权的新颖性要求。17.E. Wyndham Hulme, The History of the Patent System, The Law Quarterly Review, April, 1896, pp.152-153.由此可见，在16世纪的英国，可以被授予专利的发明不仅包括国内的创新而且包括进口的技术，甚至包括那些曾经存在、一度消匿而又再度引入或建立的产业。

然而随着王室滥发专利造成影响经济发展和公众自由的不当垄断，议会决定通过立法来限制国王的权力，其结果就是1624年《垄断法》。该法限制国王专断权力的方式之一就是建立普通法意义上的专利授权标准，其中强调将专利授予“真正的第一个发明人”和要求“授予专利时其他生产者未使用该发明”，这可被视为最早有关“新颖性”的成文法规定。考虑到《垄断法》的上述立法情境，“真正的第一个发明人” 是要排除王室的恣意偏好，对于进口发明而言即要拒绝对技术引进无贡献之人，对于本土创新而言则要强调申请人对发明的智力贡献和原创性，防止盗用他人成果的人成为专利权人；“授予专利时其他生产者未使用该发明”则体现出一种与当今专利法完全不一样的新颖性，即不是以是否事先为公众“知晓”而是是否已经在本国“使用”为判断标准。18.Edward C. Walterscheid, Novelty in Historical Perspective(Part I), Journal of The Patent Off i ce Society, September, 1993, pp.697-698.此时的“新颖性”虽然依旧没有突破本国的地域范围，但是随着英国国内工业发展和本土创新能力逐渐领先于西欧诸国，其渐渐地将仅仅是引进外国技术的进口人排除在“真正的第一个发明人”之外。例如，在1669年的一起涉及船舶装饰技术的专利案件中，权利人主张伦敦染色和油漆公会侵犯其专利权，在王室枢密院任命的专门委员会的调查过程中，被控侵权人承认它的材料全部提取自外国而专利权人的材料则源自英国本土。最后，根据枢密院的建议，国王宣布该发明是“一项新的制造，其专利权人是真正的第一个发明人”，并因此禁止其他任何人的侵权活动。19.E. Wyndham Hulme, Privy Council Law and the Practice of Letters Patent from the Restoration to 1794, The Law Quarterly Review, Jan, 1917, p.17.至于“出版物公开”这样现代意义上的新颖性判断标准的形成则与专利申请之说明书要求的产生密切相关。早在1611年，一个名叫西蒙☒斯图万特（Simon Sturtevant）的专利申请人主动建议披露自己的专利申请，理由包括：（1）证明自己的发明是新的且并非窃取而来；（2）他的专利不会阻止他人的发明；（3）没有人向国王申请过同样的专利；（4）他将受未来授权专利规定内容的约束。20.Ramon A. Klitzke, Historical Background of the English Patent Law, Journal of the Patent Of fi ce Society, September, 1959, p.641.一百年以后，一个名叫约翰☒纳斯密斯（John Nasmith）的申请人因为担心其发明在获得授权之前被公开披露，建议先向高等衡平法院登记一份由他书写和盖章的关于发明的描述，待专利授权之后再公开该描述。约翰☒纳斯密斯的这一请求和建议得到了官方认可，并逐渐发展成专利授权的一项常规程序，到1734年以后，说明书已经成为大部分专利的强制要求。21.D. Seaborne Davies, The Early History of the Patent Specif i cation, The Law Quarterly Review, April, 1934, pp.89-90.专利说明书得以制度化的重要原因就在于它可以“清晰地说明众所周知但却较为复杂的机器的新颖性，从而使它们适于作为专利的客体”。22.John N. Adams &Gwen Averley, The Patent Specification the Role of Liardet v Johnson, The Journal of Legal History, 1986, p.161.专利说明书对于“新颖性”的重要意义在18世纪80年代的两起案件中得到进一步明确。首先是1778年的“利尔德特诉约翰逊”一案，曼斯菲尔德法官在该案中强调专利说明书具有对公众进行技术指示的功能，所以其应当能够教会一名本领域的娴熟技术人员如何制造和使用该发明。由此而产生的一个推论是，在英国范围内起到上述教导和指示效果的在先出版物技术披露将会使新颖性丧失。曼斯菲尔德正是这样作出裁决的。23.Edward C. Walterscheid, Novelty in Historical Perspective (Part I), Journal of The Patent Off i ce Society, September, 1993, pp.700-701.另一起重要案件是1785年的“阿克莱特”案，该案中阿克莱特的专利说明书只包括若干互不相连的细节，某些在与发明的相关性上也值得怀疑，因此法官布勒（Buller）裁定其说明书未能做到充分清楚披露发明内容，不符合法律的要求。24.John Hewish, From Cromford to Chancery Lane: New Light on the Arkwright Patent Trials, Technology and Culture, Vol.28, No.1 (Jan., 1987), pp.80-86.正因为其专利说明书的模糊性，反对其专利的工匠等证人们提出的其机器在实践中早就有所使用的证据也就相对容易被法院所接受，从而认定阿克莱特的专利缺乏新颖性。25.J. Hewish, Rex vs. Arkwright, 1785: A Judgment for Patents as Information, World Patent Information, Vol. 8, No. 1, 1986, pp.33-37.从18世纪后期开始，随着新颖性概念在英国专利制度中变得日渐重要，对它的理解也愈加细致和深入。例如，1766年的“多隆德”（Dollond）一案明确指出，未公开的发明优先性证据不能使其后披露该发明之发明人的专利无效。26.E. Wyndham Hulme, On the History of Patent Law in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, The Law Quarterly Review, July, 1902, p.283.从该判决意见中可以看出两点：新颖性的判断应当以申请日或授权日而非发明日为标准；任何公开的披露而不需要使用都会使新颖性丧失。英国的这种不断挖掘“真正的第一个发明人”含义、结合说明书的“充分清楚”描述要求并且局限于本国范围内的相对新颖性理论此后又经历了一个多世纪的发展，直到1905年才被正式纳入其专利审查制度之中。

深受英国普通法影响的美国1790年第一部专利法的起草者们没有像版权法那样对英国立法进行亦步亦趋式的模仿，而是进行了适合本国国情的创新，其中最重要的两点就是专利审查制的建立和“绝对新颖性”标准的确立。27.Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Useful Arts: American Patent Law and Administration, 1787-1836 (part I), Journal of The Patent& Trademark Off i ce Society, January, 1997, p.72.从经济背景来看，严格限定新颖性的概念并使其超越国界的原因则是美国作为新生的民族工业国家存在着借鉴和转移别国尤其是英国先进技术的迫切需求，让已经在其他国家投入实践的技术丧失新颖性是大量合法模仿这些技术的最佳途径。从立法过程来看，“绝对新颖性”标准的采纳则与费城居民理查德☒威尔士（Richard Wells）致国会的信件和请愿书有关。在该信件和请愿书中，理查德☒威尔士指出，如果采纳相对新颖性的标准，美国将会失去自由模仿英国发明的优势，并且国内有很多人已经在准备复制英国的专利以待法律通过以后迅速在美国申请专利，而原本这些技术都可以被公众廉价获得的。28.Edward C. Walterscheid, Novelty in Historical Perspective (Part II), Journal of The Patent Of fi ce Society, October, 1993, pp.700-701.受此影响，起初的专利法草案要求的发明或发现“在美国此前未知或未被使用”被删减为“此前未知或未被使用”。尽管美国1793年《专利法》改审查制为登记制，但是在1836年美国重建系统的专利审查制度之前，新颖性问题还是经常会成为诉讼中争议的焦点。例如，1804年的“卢特根”一案，法官在判决中重申了“绝对新颖性”要求：“如果发明是外国带来的，也就是说，如果参照美国和世界其他地区，原告不是发明的原创者，他就无权获得专利。”29.Reutgen v. Kanowrs, Circuit Court, D. Pennsylvania,20 F. Cas. 555, 1804 U.S.在1829年的“潘诺克”一案中，专利权人发明了一种更为紧致以及抵抗空气和水之压力的软管，并在获得专利之前授权他人制造该软管达七年之久。美国联邦最高法院因此确认其发明已经不符合新颖性的要求，不能主张他人对该专利侵权。斯托里法官在判决中指出，如果允许某一发明人阻止公众知晓其发明中的秘密，并且他可以在许多年里保持垄断，凭借其较好的技术和关于结构的知识公开制造和使用其发明并聚敛利润，只有当竞争的压力迫使其取得独占权利的时候才去寻求专利授权，将会在更长时期内排除公众原本只在十四年间被禁止的使用该发明的权利，这将实质性地影响科学和实用技艺的进步，并给了那些最不及时传播其发现的人某种形式的奖励。30.Abraham L. Pennock& James Sellers, Plaintiffs in Error v. Adam Dialogue, Supreme Court of the United States,27 U.S.1; 7 L. Ed.327; 1829 U.S.在1833年“肖”一案中，美国联邦最高法院指出，虽然证据表明原告是真正的发明人，但是他在自己的发明上沉睡太久，没有按照法律所要求的及时跟进以获得其专利的利益。他人盗用发明或者明知是盗用而使用该发明的行为不会影响发明人的权利，但是法律同时要兼顾公众和发明人的利益。从本案的证据来看，公众已经在原告申请专利之前合理地占有了其发明，这已经足够使其专利无效，尽管该发明最初是因为发明人兄弟的欺诈和不当行为而变成公开使用的。31.Joseph Shaw, Plaintiff in Error v. Joseph Cooper, Supreme Court of the United States,32 U.S.292; 8 L. Ed.689; 1833 U.S.根据上述判例法总结形成的经验，美国1836年《专利法》确立了更加完整的新颖性判断标准，即“在其发明或发现之前未被他人所知或使用，并且在申请专利之前未经发明人或发行人同意或允许被公开使用或销售”。经由美国专利和商标局长达一个多世纪的审查实践积累，美国在1952年《专利法》中形成了表述准确、规则缜密的新颖性要件，除了判断新颖性时间上的“先发明”原则以外，其他内容也大多为各国现代专利制度所借鉴和接受。

三、慢慢浮现的“非显而易见性”

囿于科技和工业的发展水平，在专利制度的起始阶段，法律对发明的创造性高度尚没有严格的要求，“非显而易见性”在当时还不是“显而易见的”。尽管如此，我们还是可以从早期的专利授权实践中窥见非显而易见性标准观念的萌芽。早在16世纪，英国的一些专利例如1569年哈斯汀（Hasting）关于某种布匹的专利和1571年马希(Matthey)关于特定类型刀柄的专利就因为缺乏“发明价值”而被无效。科克（Coke）爵士更是在比尔科特（Bircot）的熔炼方法专利无效案中指出“添加要比发明容易许多”。32.Frank D. Prager, Standards of Patentable Inventions from 1474 to 1952, The University of Chicago Law Review, Vol.20, No.1 (autumn, 1952), pp.71-72.由于1624年《垄断法》没有规定“非显而易见性”标准，因此在其后的判例法中涉及这一问题的讨论只是偶尔隐藏在新颖性的争议之中得到阐述。例如在1776年的“莫里斯”（Morris v. Bramson）一案中，曼斯菲尔德勋爵就肯定了添加在旧机器上的良好部分的可专利性，但专利应只及于该添加部分。33.AdamMossoff, Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550-1800, Hasting Law Journal, August,2001, pp.30-31.受英国法律传统的影响，美国在1790年、1793年和1836年的《专利法》中都没有关于“非显而易见性”的规定，直到经过一百多年的专利局审查实践和法院判例积累，才在1952年《专利法》中确立了现代意义上的“非显而易见性”标准。但是，“非显而易见性”的术语和观念起源可以追溯到美国第一任国务卿托马斯☒杰弗森关于专利制度的言论。杰弗森在1791年就提出，“某项发明如此不重要和显而易见以至于它不应当成为独占权利的客体。”34.Judge George Edwards, The Clumsy Word “Nonobviousness”!, Journal of The Patent Off i ce Society, January, 1978, p.9.1825年的“艾尔利”一案可谓是最早体现这种隐含的“非显而易见性”标准的案件。在该案中，斯托里法官指出，“某件东西是新的和有用的尚不足以授予其作者以专利权，他必须做到更多。他必须通过精神劳动和智力创造完成这件东西。如果是偶然事件的结果，必须不会发生在熟知技艺、希望产生同样效果的所有他人身上。必须对共有的知识储备有所增益，而不只是最先使用已经为人所知的技术。……单纯将两件东西放到一起，尽管此前未有人做过，也不构成发明。”35.Earle v. Sawyer, Circuit Court D. Massachusetts, 8 F. Cas.254; 1825 U.S.

被公认为奠定现代专利法非显而易见性标准的案件是1850年的“哈奇基斯”案。在该案中，美国联邦最高法院强调：“没有人会假装认为，一部机器整体或部分使用了比建造旧机器的材料更适于其目的的材料，虽然因此更好和更廉价，就足以区别于旧机器；或者，在专利法意义上，可以授予制造者以专利。……除非有超过熟悉业务的普通技术工人的创造性和技巧……，否则就缺少构成每一发明之必备要素程度的技巧和创造性。换言之，改进是熟练技匠而非发明人的工作。”36.Hotchkiss v. Greenwood, Supreme Court of the United States, 52 U.S.248; 13 L. Ed. 683; 1850 U.S.“哈奇基斯”案初步确立了“发明”应当有与“机械性技术”相区别的创造性这一原则，此后的许多案件则围绕着这种区分延伸出若干具体的判断规则。例如，1875年的“里坎道夫”（Reckendorfer v. Faber）案引入了“创造性天才”测试；1876年的“斯密斯”（Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co.）案则首次涵盖了后来被称之为“非显而易见性”的“辅助因素”或“表征”的内容，具体包括商业成功、长久需求和他人的失败等等。37.George M. Sirilla, 35 U.S.C § 103: From Hotchkiss to Hand to Rich, the Obvious Patent Law Hall-of-Framers, The John Marshall Law Review, 1998-1999, pp.462-463.差不多同一历史时期，在技术上像美国一样逐渐超越英国成为领先者的德国于1877年制定了第一部专利法，并在1891年首创了对发明价值较低的外观设计和实用新型专利保护制度，38.George von Gehr, A Survey of the Principal National Patent Systems from the Historical and Comparative Points of View(Part II), John Marshall Law Quarterly, 1935-1936, pp.381-384.已然将“非显而易见性”标准纳入到法律所规定的专利基本分类之中了。

19世纪后期到20世纪上半叶，美国专利局的审查人员和法院的法官们继续在实践中探索着如何准确理解和判断“哈奇基斯”案所提出的有别于“机械性技术”的“发明”，但最终发现它实在是“专利法上美丽的不确定性”。在非显而易见性问题上，“法官们总是根据从证据中获得的感受以及他过去的‘精神情境’来做任何他所愿意做的，然后选择那些可以支持其结论的先例。专利审查员和复审委员会成员也是如此。”39.Giles S. Rich, Why and How Section 103 Came to Be, The Federal Circuit Bar Journal, Vol.14, No.1,2004-2005, p.187.这种主观性和任意性极强的“非显而易见性”判断方法在1941年的“库诺引擎公司”案中被发挥到了极致，该案提出了所谓的“创造性天才的火花”这一极为抽象、难以捉摸的非显而易见性标准。40.Cuno Engineering Corp. v. Automatic Device Corp., Supreme Court of the United States,314 U.S. 84; 62 S. Ct.37; 86 L. Ed. 58; 1941 U.S.1950年的“大西洋和太平洋茶叶公司”案进一步重申了此前判例中出现的“发明性天才”或“创造性天才的火花”概念，并提出了有关组合发明的非显而易见性判断标准，即未执行或产生新的功能或操作的若干旧组成部分或元素的单纯聚合不具有可专利性。41.Great Atlantic & Pacif i c Tea Corp v. Supermarket Equipment Corp., Supreme Court of the United States,340 U.S. 147; 71 S. Ct. 127; 95 L. Ed. 162; 1950 U.S.; 87 U.S.P.Q. (BNA)303.在上述背景下，美国1952年《专利法》明确在第103条规定了“专利获得要件；客体之非显而易见性”，特别强调了“非显而易见性”的判断对象是客观的发明而非主观的思维。42.和育东、方慧聪：《专利创造性客观化问题研究》，载《知识产权》2007年第2期。到1966年的“格拉汉姆案”，美国联邦最高法院通过解释上述第103条列出了判断“非显而易见性”的三个主要因素：（1）现有技术的范围和内容；（2）现有技术与专利保护要求的区别；以及（3）所属领域的一般技术水平。最高法院进一步指出，诸如商业成功、长期存在而未能解决的需求和其他人的失败等辅助因素，可以用来说明与专利申请客体之来源有关的情况，作为显而易见或非显而易见性的表征，这些探寻可能具有相关性。“格拉汉姆”案所确立的非显而易见性判断基本框架得到了美国专利局和司法的广泛接受和尊重，然而这并不意味着所有的不确定性已经消除，正如最高法院在该案中所承认的：“就每一特定的事实背景而言，什么是显而易见的，并不是一个可能形成一致意见的问题。”43.Graham v. John Deere Co. of Kansas City, Supreme Court of the United States,383 U.S. 1; 86 S. Ct. 684; 15 L. Ed.2d 545; 1966 U.S.; 148 U.S.P.Q. (BNA)459.因此，在其后的专利审查实践和司法审理过程中，专利局和法院都继续致力于探索一种客观化并具有普遍适用意义的非显而易见性判断标准。

受1969年美国联邦最高法院在“安德森”一案44.Anderson’s-Black Rock Inc. v. Pavement Salvage Co. Inc., Supreme Court of the United States,396 U.S. 57; 90 S. Ct.305;24 L. Ed.2d258; 1969 U.S.; 163 U.S.P.Q. (BNA) 673.中所隐含确立的“协同作用”标准和其他一些判例的影响，1982年成立的美国联邦巡回上诉法院总结形成了“教导（Teaching）-启示（Suggestion）-动机（Motivation）”的TSM非显而易见性判断标准。45.JamesSkelley, Teaching-Suggestion-Motivation under Review: Development in KSR International Co. v. Telef l ex, Inc, Boston University Journal of Science and Technology Law, winter,2007, pp.108-109.从这一标准出发，美国联邦巡回上诉法院又发展出一些更加具体的实践准则，包括未受现有技术“教导”的现有技术组合不是显而易见的；一项“显而易见的尝试”修改不是显而易见性的初步证据；缺乏现有技术意图功能之技术“动机”的组合为非显而易见；使用非类似技术的组合为非显而易见；现有技术未认识到其技术问题的，发明方案是非显而易见的；当其制造的物质具有可专利性时，方法专利中的常规步骤并非显而易见性的初步证据等等。46.David E. Wigley, Evolution of the Concept of Non-Obviousness of the Novel Invention: From a Flash of Genius to the Trilogy, Arizona Law Review, summer,2000, pp.586-587.然而，TSM标准并没有能够促进非显而易见性判断的客观化，在某种意义上似乎是更加理论化和抽象化的分解版“创造性天才火花”。因此，在2007年的“KSR”一案中，美国联邦最高法院明确否定了TSM标准而寻求向“格拉汉姆”案所确立原则的回归。在该案中，美国联邦最高法院指出，“专利语境下的显而易见性分析不能限于教导、启示和动机等语词的形式化概念，或者过分强调已出版文章和已授权专利之明确内容的重要性。发明追求和现代技术专家的多样性反对以此种方式限制分析。在许多技术领域，显而易见的技术或组合也许极少被讨论，同样常见的可能是市场需求而非科学文献主导着设计的趋势。……在决定一项专利权利要求的客体是否显而易见时，既非专利权人的特定动机亦非其声称目的起控制作用。真正重要的是权利要求的客观指向。”47.KSR International Co. v. Telef l ex, Supreme Court of the United States, 550 U.S.398; 127 S. Ct. 1727; 167 L. Ed.2d 705;2007 U.S.; 75 U.S.L.W.4289; 82 U.S.P.Q.2D (BNA) 1385;20 Fla. L. Weekly Fed. S248.KSR案改变了美国联邦巡回上诉法院在非显而易见性审查上一贯较为宽松的态度，客观上提高了专利授权的门槛。统计数据表明，KSR案判决生效后的两年半时间内，联邦巡回上诉法院没有推翻一起下级法院关于涉案专利权利要求属于“显而易见”的裁决，并且维持了下级法院“显而易见”事实发现之判决的81%，而同一时期下级法院“非显而易见的”事实发现之判决只有53%得到了确认。美国专利和商标局更是明确承认，自KSR案以后，原本一些可能被视为“非显而易见的”权利要求现在会被认为是“显而易见的”。48.Jennifer Nock &SreekarGadde, Raising the Bar for Nonobviousness: An Empirical Study of Federal Circuit Case Law Following KSR, The Federal Circuit Bar Journal,2011, pp.369-436.

四、结语——兼论三性标准演进对当下中国专利审查的启示

实用性→新颖性→非显而易见性的专利“三性”标准历史演进以及每一标准的内在发展过程表明，随着科学技术的不断进步和日益多元，专利“三性”的判断在趋向客观、准确和完善的同时也充满变数和不断面临新的挑战，单纯以“科技之维”来判断这些专利授权要件在很多情况下已经不合时宜，而必须结合一国的经济发展阶段和国际贸易环境来落实公共政策对专利法的影响。

在我国创新驱动发展的过程中，我们需要更加充分地发挥专利审查激励技术创新、促进经济发展的制度工具作用，结合国内技术、产业和市场的现状和需求制定应用“三性”标准的合理审查政策，从而保障授权专利的较高质量。49.张汉国：《对现阶段专利审查工作的基本分析》，载《知识产权》2014年第5期，第76-82页。具体来说，由于实用性的判断无需与现有技术进行比对而单独为之，新颖性只需要进行“一对一”的技术比对，创造性则需要与现有技术进行全面的比对，因此我们在进行专利审查时也应当遵循实用性→新颖性→创造性的判断顺序。在实用性的判断上我们应当采取较为严格的标准，即像前述美国最高法院所主张的，拒绝承认“非特定化的一般实用性”，而必须能够预见其产业化应用的形式。当然，我们也要防止矫枉过正，避免具有产业应用价值的技术创新成果得不到保护，给我国的行业、企业和发明人个人造成无法弥补的损失。50.贾连锁、张京德：《专利审查工作促进创新驱动发展战略实施的作用研究》，载《科学管理研究》2014年第3期，第18页。在新颖性审查中，我们尤其要注意使用公开和其他方式公开的情形，除了由专利审查人员主动通过网络等进行背景性检索以外，51.岑奕朗、张楠等：《浅析专利审查中的检索策略以及三性评判》，载《电视技术》2013年第S2期，第247页。还应当建立由社会公众提供相关信息的渠道，最大限度地杜绝利用现有技术攫取专利保护的现象，以及防止落后淘汰工业的死灰复燃。在创造性审查中，我们不应像美国法院那样不停地提出新的术语，将问题复杂化，而应当以现有技术为基础，站在本领域普通技术人员的角度进行多种显而易见的联想，并检索披露发明构思的文件来进行比对和判断，52.郑湘南、李红梅：《以三性评判为主线把握发明构思的审查实践体验》，载《科技视界》2014年第26期，第344页。从而得出尽量客观的结论。

Historical Development of “Three Characteristics of Patentability” and Its Revelation

The formulation of three characteristics of patentability including novelty, non-obviousness and utility, and the internal development of each of them was in certain different historical orders. Utility aroused firstly, and moved from vagueness to clarity. Novelty followed closely, and shifted from relative to absolute. Non-obviousness came comparatively late, and changed most complicated. Historical development of the “three characteristics of patentability” reflects the inf l uence of economic policy and scientif i c progress, which still have impact on the changes of aforesaid three characteristics nowadays. The aforesaid historical experience indicates that the application of three characteristics of patentability in the practice of our patent examination should adapt to the current situation and demand of economic and science and technology development.

utility; novelty; non-obviousness; historical development

李宗辉，河海大学法学院讲师。

本文为“河海大学中央高校基本科研业务费专项资金项目”（2014B20714）的研究成果。