韩国专利权间接侵权制度研究

申惠恩

韩国专利权间接侵权制度研究

申惠恩

通过对韩国专利权间接侵权责任制度进行比较研究后发现，在法律规定上，韩国对专利间接侵权行为的认定范围相对较窄；但在专利实践中，韩国法院认为，间接侵权责任的构成不以直接侵权行为为前提；然而，韩国与中国等国在专利保护程度上并无显著差异。受到间接侵权的专利权人享有多种救济权利，依照专利独立的原则，中国可根据本国的产业发展程度合理地设计专利制度，专利权人应了解专利权侵权相关法律规定或解释原则，有必要合理应对外国的侵权行为。

韩国 专利权 间接侵权

引 言

专利权是一项独占排他权。因此，如果专利权人之外的人在未取得正当权源或权限的情况下，擅自使用专利权人的专利发明，则构成对他人专利权的侵害。但如果一项专利请求事项由多个要素构成，那么当擅自实施了全部构成要素时，可构成专利权侵权；若只是实施了其中的一部分，原则上不构成对专利权的侵害。但是，如果将部分实施的行为全部排除在专利侵权范围外，则会导致实质上无法有效保护专利权，因此，韩国和其他许多国家的专利法均认为，在某种情形下，即使只实施专利权的部分要素，同样可构成对专利权的侵害。例如，韩国专利法对生产专利产品或者实施专利方法时所使用的产品，承认专利权的间接侵害责任。中国专利法虽尚无明文规定，但对间接侵权责任的认定范围也比较广。

本文拟从韩国专利法中间接侵权的构成要件、救济方法等进行论述，旨在为中国完善间接侵权制度提供参考。

一、韩国专利法上的间接侵权

（一）韩国专利法的规定

韩国虽然没有对专利侵权作出直接定义，但根据韩国《专利法》第94条之规定，“专利权人具有在事业上实施专利发明的独占权利”。同时，根据韩国《专利法》第2条之规定，“实施”是指以下任何一种行为：（1）制造、使用、转让、出租、进口或者许诺转让或者出租（包括为转让或者出租而展示）专利产品的行为；（2）使用专利方法的行为；（3）除第（2）项中规定的行为外，使用、转让、出租、进口或者许诺转让或者出租使用专利方法而制造的产品的行为。”

可见，根据韩国专利法的规定，如果第三人没有正当权限而实施本法第二条规定之一种或全部行为，则被认定为对专利权的直接侵害。但根据构成要素完备原则（A ll element rule），只有在实施了全部构成要素时，才会构成对专利权的直接侵害。

另一方面，根据韩国《专利法》第127条规定，参与专利侵权的部分行为视为侵权行为。该条规定在韩国1973年修订专利法时作为新设条款被纳入进去①韩国于1973年2月8日全面修订了专利法（法律第2502号），并于1974年1月1日施行。，虽然经过了三次修订，但至今并无太大的变动。②1990年韩国在全面修订专利法时，把该条文从原来的第六十四条的位置调整到了第127条的位置。新增“实施”的定义，增加了‘转让、出租、进口或者展示等行为’（1990年1月13日，全页修订专利法 法律第4207号）。1995年专利法修订案，将第2条“实施”的定义中的“展示行为”变更为“许诺转让或出租（包含为转让或者出租目的的展示行为）的行为”，因此本条各款中的“展示行为”也都相应变更为“许诺转让或出租行为”，将“实施”的范围进一步扩大了，强化了对专利权的保护（1995年12月29日，法律第5080号）。2001年专利法修订案将重复规定的“商业及工业”的要件从该条文中作了删减，相比之前的规定显得更为简洁（2001年2月3日，法律第6411号）。

该规定最初由美国判例法加以规定，认为参与或协助他人实施侵权行为的人与侵权人共同承担不法行为责任，这作为“参与侵权”（contributory infringement）的一种形态。这一规定被日本专利法所借鉴，后又被韩国所采用。③赵英善著：《专利法》（第三版），博英社2011年版，第396页。韩国知识财产研究院：《调查分析海外主要国家的知识财产法律制度及政策动向》，专利厅2013年，第8页。虽然这并非法律术语，但在韩国该规定被称为“间接侵权规定”，但是，将它称之为“视为侵权”④“视为侵权”（Acts Deemed to be Infringement）最早是被德国规定的，它是为了保护专利权是以判例形式认定的，称为“Mittelbare Patentverletzung”，意思是即便在法律上不存在专利侵权行为，却将其拟制为存在专利侵权行为。参见：允善熙著：《专利法》（第五版）2012年版，第741页。或许更为贴切。而“间接侵权”这一用语的使用是受到了美国的影响，在美国“间接侵权”是作为“直接侵权”的对比概念而存在。⑤具体可参见：美国《专利法》第271条（35 USC §271）。但在美国，间接侵权（indirect infringement）是以直接侵权（direct infringement）为前提，但是，虽然没有直接侵害专利权，仍可对间接侵权人追究侵权责任。相反在韩国，间接侵权并不以直接侵权行为为前提，法条上也将其规定为“视为侵权的行为”。⑥制定韩国法时作为模板的日本专利法称之视为侵权行为（侵害とみなす行為）。所以用“视为侵权的行为”乃至“视为侵权”来概括韩国专利法的有关法条规定应该更为贴切。⑦所以有学者主张，韩国专利法上也应当规定为视为侵权。专利法学会编：《专利判例研究》（修订版），博英社2012年版，第79页。间接侵权中他用有无的判断标准。

无论是间接侵权（indirect infringement）还是视为侵权（acts deemed to be infringement），虽然都不是对专利权的直接侵害，但为了更加有效地保护专利权人的权益，法律特别将其规定为专利侵权。在这一点上各国立法都有所体现，尽管具体的构成要件可能有所差异，但有一点却是相同的，那就是如果满足一定条件，即使未对专利权进行直接侵害，法律也要追究侵权责任。本论文为了论述方便，特将间接侵权（indirect infringement）和视为侵权（Acts Deemed to be Infringement）统一用间接侵权这一概念来代替。

（二）韩国专利法上间接侵权的构成要件

1.间接侵权物必须是生产或实施发明专利时所使用的“物”

（1）当专利是一种物的发明时，间接侵权物必须是指生产该发明物时所使用的“物”

专利法规定，间接侵权形态中如果专利是物的发明时，间接侵权物必须是生产该发明物时所使用的“物”（韩国《专利法》第127条第1款）。此处的“生产”是指使用只包含发明物部分构成要素的“物”，重新做出包含发明物全部构成要素的“物”之一切行为，不仅包括工业性的生产，还包括加工、组装等行为。⑧大法院2009年9月10日宣告（2007hu3356判决）。

当专利发明是一种物的发明时，“生产”的概念十分重要，如果是生产行为之外的其他行为则不能成立间接侵权行为。例如，不属于“生产”行为的使用行为则不会构成间接侵权行为。再如，只是单纯的修理行为，根据权利用尽原则，不必承担间接侵权责任。因此韩国专利法在认定间接侵权时，判断是属于生产该产品的行为还是单纯的修理行为，这一点显得非常重要。

对带有墨粉盒的激光打印机拥有专利的专利权人X向制造、销售墨粉盒的Y提起间接侵权诉讼一案中，高等法院⑨首尔高等法院1996年2月22日 za 95 ra 135 决定。和大法院⑩大法院 1996年11月27日96 ma 365 审结。的认定各有不同。在该案中，作为原审法院的首尔高等法院认为，首先激光打印机主体的寿命比较长，相反墨粉盒的寿命比较短，是需要更换的消耗品，因此Y生产的墨粉盒并不属于为了生产激光打印机而必需的零部件，只是为了“使用”打印机而所需的消耗品。以此为根据，即使Y生产的墨粉盒除了该案的激光打印机以外，无法用于其他激光打印机，也不能认定为间接侵害了X的专利。随后，X不服高等法院判决向大法院提起上诉，大法院最终撤销了原审判决，发回重审。

大法院判决要旨如下：“即使是以发明专利为对象或者与此相关的物品在使用过程中发生磨损或消耗而需要经常更换的消耗品，但若属于专利发明的本质性构成要素，而且也并不能用于其他用途，也无法以通常方式随手购买的物品，在购买该专利产品时已经确定应该更换，若专利权人另行单独生产、销售该零部件，那么该物品应属于专利权的间接侵害所指的‘仅用于生产专利产品的物品’”。

可见，韩国大法院认定的韩国专利法上的间接侵权行为限定在“生产”上，且要求严格的“专用性”，这是考虑到与国外的立法例相比，韩国对专利权人的保护有所不足。但是，大法院的上述态度，在消费者保护层面或者专利法所保护的技术制约方面尚存在问题。①专利法协会编：《专利判例研究》（修订版），博英社2012年版，第80页。间接侵权判断：是否使用在直接侵权（程車浩执笔部分）。正如大法院的上述主张所述，仅就零部件（墨粉盒）再申请一项专利并不是十分必要的。即便零部件没有被申请专利，消费者也只能花高额的修理费或者重新购买新零部件。当然，这样对保护消费者来说是不利的。另外，关于不存在其他用途的这一要件，如果这并不是出于技术上的原因，而是出于专利权人为了让其他公司的零部件不能在自己的专利产品（成品）上使用的意图的话，这是违背专利法目的的。韩国大法院将仅用于“生产”专利产品的物品这一要件上，认为应满足“在买入与该发明有关的物品时已经意识到是为了更换”以及“专利权人正在制造、销售该零部件”两个条件，这在逻辑上是相互矛盾的。

但是，本文认为，消费者“更换墨粉盒的行为”并不等同于专利产品的再生产行为。韩国专利法则规定间接侵权的成立与直接侵权行为存在与否没有必然的联系，即只要满足韩国《专利法》第127条所规定的间接侵权要件，就可以追究间接侵权责任，所以，墨粉盒是不是第127条规定的专用物成为大法院作出判决的核心问题。大法院认为即便是可消耗性零部件，如果这些可消耗性零部件属于该专利发明的本质性构成要素，且只能用于该发明专利上，一般情况下又很难找到这些零部件，在买入与该发明有关的物品时已经想到是为了更换，且专利权人正在制造、销售该零部件的话，则可以认定该零部件属于间接侵权要件中所规定的“仅用于生产该专利产品时使用的物品”。大法院的上述判决可能符合强化专利权保护的国际趋势或者说在认定间接侵权责任方面存在其必要性，但是韩国现行专利法对非专用物不承认间接侵权责任，这在韩国现行法的解释上会存在问题。

（2）当专利是一种方法的发明时，间接侵权物为实施该方法时所使用的“物”

专利法规定，间接侵权形态中如果专利是方法的发明时，则间接侵权物必须是在实施该方法时所使用的“物”（韩国《专利法》第127条第2款）。所谓“实施”是指：当专利是一种方法的发明时，使用该方法的行为（韩国《专利法》第2条第3款第2项）；当专利是制造产品的方法时，除前述第二项中规定的行为之外，使用、转让、出租、进口或者许诺转让或者出租使用专利方法而制造的产品的行为（韩国《专利法》第2条第3款第3项）。在间接侵权中，专利发明的实施仅限定为方法的使用。

而且，当制造产品的方法被申请成为一种专利时，除非该产品是在提出专利申请之前在韩国已公知或者使用过，或者在提出专利申请之前在韩国或外国发行的出版物中刊登过，否则推定为该产品是使用该专利方法生产的（韩国《专利法》第129条）。

2.专利侵权物是“仅”在生产或者实施专利发明时所使用的物

韩国专利法规定，专利侵权物是“仅”在生产或者实施专利发明时所使用的物。正因为如此，间接侵权的认定范围相对狭小也就成了韩国专利法的一大特征。由于间接侵权物仅限于专利发明的生产或实施，因此关于间接侵权的举证责任则由主张侵权的专利权人承担。②大法院2001年1月30日宣告，98hu2580判决。

如上所述，韩国专利法有关间接侵权的规定对间接侵权物的专用性有着严格的要求，也正因为如此，有学者批判称如果侵权人举证证明自己是出于侵害以外的目的，则很容易规避间接侵权责任。③文善英：《专利权间接侵权规定的问题及改善方案》，景福大学法学研究院法学论述第45辑，2014年2月，第566-567页。但是，如想认定间接侵权物，必须不存在公众通常理解的经济性、商业性乃至实用性之外的用途，如果单纯地在专利产品之外的物品上使用，且有可能只是理论上的、实验性的或者一时性的使用，则也可能会构成间接侵权。④大法院2009年9月10日宣告，2007hu3356判决。

3.必须是以事业为目的实施

专利权人具有在事业上实施专利发明的独占权利（韩国《专利法》第94条）。换句话说，如果不是在事业上实施专利发明，是不必承担（直接）专利侵权责任的。同样，间接侵权行为或者属于间接侵权的行为，只有为了事业的目的，才需要承担间接侵权责任，而单纯个人日常家用性的实施行为，则不必承担间接侵权责任（韩国《专利法》第127条）。

（三）不存在直接侵权行为能否构成间接侵权

韩国专利法并没有明确规定间接侵权的成立必须以直接侵权行为为前提。对此，目前存在两种对立的学说：一种是以直接侵权行为为前提的从属说，另一种是不以之为前提的独立说。两种学说中，以独立说相对占优势。理由是，韩国专利法中规定的间接侵权的适用范围狭小，并且专利权的效力只及于为事业而实施（韩国《专利法》第94条），即使对于直接侵权行为中非事业性的行为，在以事业为目的实施间接侵权行为的情形下，规定间接侵权的责任也是十分必要的。如果采用独立说，即使是直接侵权行为人作为一般消费者没有实施以事业为目的的行为，但如果是以事业为目的提供零部件的，也可以作为间接侵权行为来加以规制。那么，如果间接侵权行为在韩国国内完成，但直接侵权行为确实在国外发生时，也可以追究行为人的间接侵权责任，所以像美国《专利法》第271条（f）项那样另外再作单独规定是没必要的。

（四）对韩国专利法上的间接侵权构成要件的批判

韩国专利法上的间接侵权仅限定在专用物上，使间接侵权认定范围十分狭小。这种仅限定在专用物上的间接侵权，使得行为人可以通过举证证明自己是为其他用途的使用而很容易将间接侵权责任规避掉。对此，韩国学术界也有批判，主张在现行间接侵权规定的基础上一定程度地扩大认定范围。⑤文善英：《专利权间接侵权规定的问题及改善方案》，景福大学法学研究院法学论述第45辑，2014年2月，第562-584页。至于如何扩大，有两种方案，一是借鉴日本的做法，规定具体的行为类型；二是，借鉴美国的做法，规定一般性条款。如果采用规定具体行为类型的方案，虽然可以很清晰地辨别侵权与否，但要在法条上明确列举所有的间接侵权构成情形是不可能的，因此，采用一般性条款的立法模式或更为可取。

对于前两种方案，本文认为，借鉴日本的做法，扩大规定间接侵权的行为类型的方式更为可取，因为，如果引入美国的一般性条款的做法，可能会导致无法清晰判定哪些行为属于积极引起专利侵权的行为，从而使间接侵权行为的范围过于扩大。

二、间接侵权的救济

（一）专利权侵权责任和间接侵权责任

专利权人和独占被许可人具有在事业上实施专利发明的独占权利（韩国《专利法》第94条），所以没有正当权源而擅自实施他人专利者依法应承担由侵权行为造成的损害赔偿责任。但是，韩国《专利法》第127条规定相当于参与侵权的行为也视为侵权，因此，如果符合第127条规定的条件，则在专利法上按侵权行为处理，行为人应承担侵权责任。

（二）民事救济

1.停止侵害请求权

专利权人或者独占被许可人可以要求正在侵犯或者可能侵犯其专利权的人中止或者停止侵权（韩国《专利法》第126条第1款）。此时，可以请求侵权行为人销毁作为侵权行为结果的物品、拆除用于侵权的设备或者防止侵权所必需的其它措施（韩国《专利法》第126条第2款）。

2.损害赔偿请求权

对于因间接侵权行为造成的损害，专利权人有权要求间接侵权行为人给予损害赔偿（韩国《民法》第750条）。此时，推定为间接侵权行为人存在过错（韩国《专利法》第130条）。

3.不当得利返还请求权

与直接侵权一样，间接侵权也会产生不当得利返还请求权（韩国《民法》第741条）。不当得利返还请求权与损害赔偿请求权不同，其并不要求行为人存在故意或过失，诉讼时效也不同。损害赔偿请求权的诉讼时效是自知道损害及加害人之日起三年，或自不法行为发生之日起十年；但不当得利返还请求权的诉讼时效是自权利得以行使之日起十年。

4.恢复信誉请求权

法院对故意或者过失侵犯专利权或者独占许可权而使专利权人或者独占被许可人的商业商誉造成损害的，依据专利权人或者独占被许可人的请求，可命令其损害赔偿或者采取必要措施恢复专利权人或者独占被许可人的商业信誉（韩国《专利法》第131条）。

（三）能否追究刑事责任

在韩国专利法中，尚无有关间接侵权行为的刑事责任的直接规定，但专利法将间接侵权也视为专利侵权，对于专利侵权行为却可处以刑罚（韩国《专利法》第225条），因此，如果通过文义解释的方式来看，对于间接侵权似乎也可以追究刑事责任。但韩国通说认为应将其解释为间接侵权行为并不构成专利侵权犯罪。⑥宋英植等6人合著：《知识产权法（上）》2008年版，第617页等。

根据韩国大法院的观点，“禁止扩张解释是罪刑法定原则的体现，法律没有规定对侵犯专利权未遂犯的处罚，既然如此，对于作为直接侵权预备行为的间接侵权比照直接侵权的既遂犯来处罚显然是不公平的，所以对于间接侵权行为，为了保护专利权人等的利益只规定民事责任是政策性规定，并不是要将其规定为对专利权侵犯行为处以刑罚的构成要件。”⑦大法院1993年2月23日宣告92do3350判决。

对专利侵权是否课以比民事责任更重的刑事制裁是值得商榷的。专利权是以公开实用技术为对价，法律所赋予的一种权利，所以该权利的范围乃至侵权的判断尚不明确，将专利侵权入刑的问题，并不符合罪刑法定原则，尤其是存在并不满足明确性原则的风险。因此，以美国为首的许多国家对于专利侵权通常通过民事责任手段来解决，原则上不会追究刑事责任。如果这样，作为直接侵权预备行为的间接侵权就更不必追究刑事责任了，即使考虑到间接侵权的条文规定在韩国专利法中，把视为侵权限定在民事责任范围内也未尝不可。⑧间接侵权的规定位于专利权人保护一章中专利权人的停止侵害请求权等规定之后。

（四）确认间接侵权行为和权利范围的审判

1.确认权利范围的审判

在韩国专利法中存在所谓确认权利范围审判制度的一种特别审判。确认权利范围审判是指专利权人或利害关系人为了明确专利发明的保护范围向专利审判院提出请求的一种审判。专利权是一种与技术性的思维有关的权利，与一般的有形财产权不同，要想明确该权利的保护范围极不容易。所以，当发生专利纠纷时，双方当事人都是朝着对自己有利的方向去解释专利发明的保护范围，而不是客观合理地解释专利发明的保护范围。确认权利范围审判，就是当发生与专利有关的纠纷时，由一个技术专家组成的具有公信力的国家机关对专利权的保护范围作出客观的、公正的解释，为纠纷提供一个侵权的判断标准。⑨申惠恩：《专利法的理论与实务》，真元社2010年版，第388页。

根据审判请求方式的不同，分为两种情况：一种是，专利权人请求审决第三人实施的技术属于其权利范围的积极的确认权利范围审判；一种是，请求审决自己正在实施或将要实施的技术不属于专利发明权利范围内的消极的确认权利范围审判。请求积极的确认权利范围审判应以“确认对象发明属于专利第XXX号的权利范围”的审决形式作出，请求消极的确认权利范围审判应以“确认对象发明不属于专利第XXX号的权利范围”的审决形式作出。

2.对于间接侵权行为，能否提出确认权利范围的审判

韩国《专利法》第135条规定专利权人或者利害关系人为了明确专利发明的保护范围可以提起确认专利权范围的审判请求。韩国《专利法》第127条规定：当专利是一种物的发明，只有以事业为目的制造生产该发明物时使用的物品；或者当专利是一种方法的发明时，只有以事业为目的制造实施该方法时使用的物品才会构成专利侵权。因此，专利权人或者利害关系人对于实施方法发明时所使用的物品等也可以提出确认权利范围审判的请求。⑩大法院2005年7月15日宣告2003hu1109判决。

（五）间接侵权行为在国外完成时的规制

例如，直接侵权行为发生在国内，但间接侵权行为却是在国外发生，此时，可否适用国内法来规制在国外完成的间接侵权行为？本文认为，由于韩国专利法只对在国内发生的间接侵权行为予以规制，而对于类似零部件在国外“生产”等在国外完成的间接侵权行为，韩国专利法却不能适用。但如果在外国生产的零部件进口到韩国，则构成韩国专利法上的间接侵权行为，对此则可以根据韩国专利法追究行为人的间接侵权责任。

由于韩国专利法只规制在国内发生的间接侵权行为，所以对于在国外完成的间接侵权行为无法规制，但如果从外国法院收到有关间接侵权损害赔偿的判决，在满足一定条件下，可在韩国执行上述判决。韩国《民事诉讼法》第217条规定，国外法院的判决欲取得承认在国内执行的话，该判决作为在国外形成的确定判决（以下称外国判决）须满足下列要件：第一，该外国法院的国际裁判管辖权符合大韩民国的法令或条约规定的国际裁判管辖原则（ 第1款）； 第二，原告已将书状和书面及日期通知书或命令以合法的方式送达给败诉的被告（公示送达及与之类似的送达方式除外），或者虽然没有送达但被告已应诉（第2款）；第三，对该判决的承认不会损害到大韩民国的善良风俗和社会秩序（ 第3款）；第四，有相互保证（ 第4款）。只有具备上述全部条件，才能根据国外法院的判决在国内得到损害赔偿。

同时，韩国对专利侵权没有规定惩罚性的损害赔偿。根据韩国民法的规定，损害赔偿额不得超过实际损害。韩国法院认为“惩罚性赔偿金……为了给原告给予适当赔偿，超过了必要限度”，损害赔偿应限定在实际损害额之内（水源地方法院平泽分院 2009.4.24.宣告2007ga-hab1706判决）

三、结 语

韩国对于间接侵权的认定范围与中国等国家的相比是十分狭窄的。但韩国法院认为间接侵权行为的成立不以直接侵权行为为前提，直接侵权行为成立与否，不影响间接侵权责任的承担。因此，在保护程度上，韩国与中国在本质上并无太大差别。但是，韩国《专利法》第127条的制定时期是有形物品的技术出现问题的时期，因此适用该条款保护现在的技术确实有不太妥当的一面，而且为了符合大法院对专用物要求而新设要件也是不适当的。现可借鉴2002年日本修订的专利法，对间接侵权规定在一定条件下有必要扩大至非专用物。

对于韩国《专利法》第127条规定的被间接侵权的专利权人享有停止侵害请求权、损害赔偿请求权、不当得利返还请求权、恢复信誉请求权等救济权利，并且为了明确自己专利权的保护范围还可以请求专利审判院作出确认权利范围的审判。虽然对于在外国发生的间接侵权行为无法直接追究间接侵权责任，但从外国法院得到的间接侵权损害赔偿判决，只要满足一定要件仍可在韩国得到执行。

依据专利独立原则，中国可根据本国的产业发展现况合理地设计专利制度，对实用技术开发者授予其在本国国内有效的专利权，以作为其公开该实用技术的对价。因此，中国对专利权的保护程度和方法可与韩国和其他国家有所不同。如果专利产品在多个国家同时使用，从技术特性来看，专利权人应了解专利权侵权相关的各国法律规定或解释原则，有必要合理应对外国的侵权行为。期望本文能有利于中国对韩国专利法间接侵权制度的理解和参考。

This article relates to a comparative study of indirect patent infringement in South Korea. Provisions under the Korean Patent Act recognize indirect infringement in a much more lim ited manner than those in other countries. However， the Korean courts construe that indirect infringement does not require an act of direct infringement as a precondition. Therefore， for the degree of protection， there is no significant difference between Korea and China. A patentee whose right has been infringed indirectly has various relief rights. According to the principle of independent patent， China should design patent system to the degree of development of its industry. Patentee has to understand laws related to patent infringement and principles of their interpretation to respond to foreign infringement reasonably.

South Korea； patent right； indirect infringement

申惠恩，韩国忠北大学法学院教授、博士生导师，法学博士