跨国公司知识产权交易中的尽职调查

高国雅

摘 要：“iPad商标案”和“劳斯莱斯案”都充分证明了在跨国公司进行的知识产权交易中尽职调查的重要性和必要性。在跨国交易中，知识产权尽职调查要在清楚目标国家法律制度的前提下进行，确认知识产权的所有权归属状态、实际法律状态，评估其价值并合理预测其潜在的责任风险，从而实现知识产权尽职调查的目标。

关键词：跨国公司；跨国交易；知识产权；尽职调查

中图分类号：D923.42 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）05-0245-02

尽职调查，《布莱克法律词典》中将其定义为——“通常指个人在其调查过程中寻找适合的法律要求或接触义务时应保持合理的谨慎”。知识产权尽职调查是指在对任何知识产权资产进行投资之前，对该知识产权资产的状况进行调查和确认的一种法律活动。知识产权尽职调查在企业并购、合资、风险资本融资和知识产权定向收购等领域都是必不可少的一个环节。在跨国公司进行的跨国知识产权交易中，由于各国的法律制度不同，再加上知识产权权利本身的无形性和复杂性，进行知识产权尽职调查就更必要。

一、知识产权尽职调查的重要性

不做尽职调查或者做一个不周密、不全面、不科学或者水土不服的知识产权尽职调查，都可能会给跨国企业带来意想不到的麻烦和巨大的经济损失，这一点在2012年苹果与深圳唯冠的iPad商标争夺案中已经体现得淋漓尽致。苹果公司在收购iPad商标之前并没有就台湾唯冠是否获得深圳唯冠的充分授权做完备的调查，也没有委托精通我国大陆知识产权法律制度的律师进行尽职调查，结果导致大麻烦。

其实，在这场著名的“iPad商标案”之前，跨国公司交易中由于知识产权尽职调查方面的疏忽所导致的问题，已经引起了众多学者的注意，也让企业认识到知识产权尽职调查的重要性。

再看一个戏剧性的案例——“劳斯莱斯案”。1998年3月，德国大众汽车以近8亿美元的价格击败宝马公司，收购了生产世界著名顶级豪华汽车的英国劳斯莱斯汽车公司。然而，大众在这起名噪一时的交易中，有一个戏剧性的错误：劳斯莱斯的商标和名称属于英国劳斯莱斯汽车公司的母公司（劳斯莱斯PLC ），而其并不在此次交易范围中！因此，出现了戏剧性的结果：大众汽车买下了“飞翔女神”车标和水箱格栅的使用权，但是没有办法制造“劳斯莱斯”牌的汽车。

因为大众疏于确认部分知识产权资产的所有权，导致虽然支付了高达8亿美元的并购金，仍无法在其自制的新型豪华车上使用劳斯莱斯商标。大众董事会主席FerdinandPiech承认，如果在交易达成前他们能够知道商标所有权的真实情况的话，大众支付的并购金会远远低于最终实际支付的并购金。

以上两个案件都充分说明了，在跨国公司的知识产权交易中，尽职调查是非常重要和必要的，尽管许多企业都认识到了这一点，但在实际操作中，还是存在疏忽大意。

二、知识产权尽职调查的目标

知识产权是一项无形资产，调查时不能简单类比有形资产，方方面面都要考虑周全，避免出现花大价钱买空壳的现象。跨国公司进行的跨国知识产权交易，在尽职调查之前，首先要关注交易目标国家的法律制度，明确目标国家在知识产权方面的法律规定以及获得权利的程序。这是一个大前提，缺少了这个前提，很可能做出水土不服的知识产权尽职调查。

尽职调查是要确定：知识产权资产是否存在，所有权属于谁，拥有人的控制权有多大，知识产权的经济价值和战略价值，侵犯他人知识产权的潜在责任。知识产权尽职调查的结果将会直接影响交易的价格，有时可能会导致交易结构的重新评估或改变，有时甚至决定整个跨国交易的成败。

一个有效、完整的知识产权尽职调查至少应达到以下4项目标。

（一）确认知识产权的所有权归属状态

首先，确定知识产权权利主体是进行知识产权交易的前提。有时表面上看似的权利主体，并不是真正的权利主体。“劳斯莱斯案”中，“英国劳斯莱斯汽车公司”并不拥有“劳斯莱斯”的商标权；“iPad商标案”中，台湾唯冠也不是大陆iPad商标的权利人。

其次，知识产权权利主体具有复杂性。申请人、专利权人、被许可人、共有人、质押权利人等都可能成为知识产权权利主体。不同的权利主体，在权利行使内容、范围和期限等方面都有所不同。认清交易对方作为权利主体的主体类型，可以明确他所拥有的权利大小，在谈判的时候就可以游刃有余，也可以避免花高价买空权利。

（二）确认知识产权实际法律状态

知识产权是否有效，对于收购方来说是非常重要的。在确定知识产权实际法律状态上，不同类型的知识产权要考虑的因素不同，不同国家的法律规定也不同，但从共性上来说，主要可从以下几个方面考虑。

1.是否已过保护期限。知识产权作为一项专有权，存在一定的保护期限。不同的国家保护期限不同，收购之前，要明确权利的剩余保护期限，目标国家是否可以申请延长保护期等。如果花大价钱收购一项即将到期而且在目标国家又没有续展延长保护期限的知识产权，显然是没有意义的。

2.是否有撤销、变更的可能。此种情况多指商标权，在我国，不当注册、恶意注册以及在使用过程中的不当行为都可能导致商标的撤销或变更。

3.是否受到其他协议的限制。这里主要指是否存在对外许可协议，被许可协议、交叉许可协议。以上这些协议都会对权利人的权利产生一定的限制，拿我国的专利独占许可来说，如果收购的一项专利已经以独占许可的方式许可给了别的公司，那么收购方即使收购了这项专利，在一定的时间范围内也是不能实施的。收购方若及时了解了这一情况，就可以对收购价格及是否收购做一个全面的考量。

4.是否存在质押、司法查封等权利限制。拿iPad商标案来说，深圳唯冠的iPad商标已经在2010年3月被深圳法院查封，查封期间商标不得转让，所以交易双方即使事先签订了转让合同也无法完成商标权的转让。

综上所述，确认知识产权的实际法律状态是非常重要的，它直接关系到所交易的知识产权的质量。

（三）知识产权价值评估

上文所提到的知识产权的实际法律状态是影响知识产权价值的一个因素。另外，评估交易中的知识产权，市场因素、技术因素也是不可忽视的重要因素。最后，还要从企业的角度来评估知识产权的战略价值。

市场因素。任何一个企业都不可能脱离市场而存在，在市场上获得更大的收益是企业追求的目标，因此市场因素对知识产权价值有着重要的影响。现在和将来的市场情况都不可忽视，在关注类似知识产权的市场价格和交易情况的同时，更要立足现在放眼长远，关注此项知识产权涉及的市场广度和开发情况，在未来是否还有较大的市场空间。

技术因素。关注知识产权中技术的先进性和独创性，降低专利技术被无效的风险，同时先进的技术在未来可能带给企业巨大的收益。但先进性和实用性也要根据企业自身的情况达到一个好的平衡，如果在企业可以预期的范围内一项技术都不会带来可观经济收益的话，那么对企业来说，这项技术的实用性就不强，它的价值就是低的。此外，还要考虑此项技术出现替代技术的可能性，如果容易出现的话，那么在评估时就要适当降低其价值。

最后，从企业的战略角度来评估。知识产权战略价值取决于其是否能很好地适合业务目标和其是否能够有效地实施。即一项知识产权一定要适合企业的发展，能够为企业创造价值。

（四）预测潜在的责任风险

预测潜在的责任风险，是知识产权尽职调查的一个重要目标。这里要谈的是诉讼风险。任何一个企业都不希望诉讼缠身，但有时一个疏忽就可能为今后埋下隐患，例如，收购一个权属不明确的专利或者被争议的商标，收购的专利技术很容易被别人模仿，这些都可能为今后埋下诉讼隐患。

此外，在预测诉讼风险时，可以考察目标公司是否存在侵害他人知识产权的情形。避免在不知情的情况下，突然之间成为知识产权侵权方。为此，在进行知识产权的尽职调查时，也必须要审查目标公司与他人是否有知识产权的诉讼或者纠纷，或其他可能存在的侵害他人知识产权的情形。在了解相关情况后，再评估已有的诉讼对知识产权权利的影响，以及潜在纠纷的可能结果等。如果目标企业有侵犯他人知识产权的情形，就需要权衡交易目的和侵权后果的轻重。

结语

以上，从知识产权尽职调查的重要性和一个成功的尽职调查所要实现的目标这两个大方面谈了跨国公司知识产权交易中的尽职调查问题。当然，企业要做知识产权尽职调查，还是要委托精通此项业务的律师事务所。经验丰富的律师都会制定一套严密的程序，本文对尽职调查的程序就不再展开，仅想通过分析知识产权尽职调查的重要性和目标，为企业树立一个宏观的印象，使企业认识到在涉及知识产权交易时，尤其是跨国交易时，尽职调查的必要性。

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[责任编辑 柯 黎]