美国部分外观设计保护制度和图形用户界面保护制度的发展及启示

吴溯 / 国家知识产权局专利局外观设计审查部，中山大学法学院

陈晓 / 国家知识产权局人事司

秦锋 / 国家知识产权局专利局外观设计审查部

美国部分外观设计保护制度和图形用户界面保护制度的发展及启示

吴溯 / 国家知识产权局专利局外观设计审查部，中山大学法学院

陈晓 / 国家知识产权局人事司

秦锋 / 国家知识产权局专利局外观设计审查部

美国是较早确立部分外观设计保护制度和图形用户界面保护制度的国家，也是少数在未修改专利法的情况下引入上述两个制度的国家。采用判例法制度的美国通过若干关键案例，对部分外观设计和图形用户界面保护的本质进行了详尽的剖析，并通过修改美国《审查指南》确立了上述两个制度。近年来美国的上述两个制度又随着科技和设计的发展呈现出新的特点。本文拟通过对美国案例的分析，研究其部分外观设计保护制度和图形用户界面保护制度的沿革和趋势，从其发展中挖掘出可供我国参考的正面和反面启示。

美国；部分外观设计；图形用户界面

部分外观设计（Partial Design）保护制度和图形用户界面（Graphical User Interface，简称 GUI）保护制度是现代外观设计保护体系的重要组成部分，也是各国家和地区研究的热点。部分外观设计保护制度，是指对产品局部的设计创新进行保护的制度。在设计创新的实践中，设计师有时候会做出具有颠覆性的产品整体设计创新，但更多时候是对产品的某些部分进行改良性的局部设计创新。因此，通常认为部分外观设计保护制度更贴近设计的本质，该制度也因此成为趋势并先后被包括美、欧、日、韩在内的大部分国家和地区所采用。当然，部分外观设计保护制度提供的强保护在一定程度上也可能对设计创新成果的充分应用造成一定的限制，对社会公众不利，因此一些国家和地区目前仍持审慎态度。图形用户界面保护制度，通常是指对产品显示装置上显示的图形交互界面进行保护的制度。随着技术和设计的发展，图形用户界面设计在计算机、数码设备、家电等领域的重要性已经超过了传统的物理实体产品设计，因此大部分国家和地区也陆续确立了图形用户界面保护制度。

美国是较早确立部分外观设计和图形用户界面保护制度的国家，拥有较多经验。在美国，上述两个制度密不可分，互相影响，部分外观设计保护制度是图形用户界面保护制度的基础，而图形用户界面保护制度又促使部分外观设计保护制度进一步发展。他山之石可以攻玉，本文拟通过对美国判例和申请案例的分析，梳理美国部分外观设计和图形用户界面保护制度沿革，研究其经验并从中挖掘可供我国参考的正面和反面启示。

一、美国部分外观设计保护制度沿革

美国在建立外观设计专利体系之初以及之后相当长的一段时间内，并没有认可对部分外观设计的保护。1842年 美国国会通过外观设计法案，规定由专利法对外观设计进行保护，称为美国外观设计专利（US Design Patent）。美国专利法第171条规定：“任何人发明新的、原创性的和装饰性的应用于工业产品的外观设计，可依据本法的规定和要求获得专利。”1.参见35.U.S.C.171，原文内容为Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title.该条款规定了获取外观设计专利的三个要求：即应用于工业产品、装饰性和新颖性。首要的要求是“应用于工业产品”。是否认可对部分外观设计的保护，其关键点就在于对上述条款中“工业产品”的理解。美国外观设计专利的客体是“工业产品”还是“设计”，“工业产品”必须是“完整产品”还是可以包括“产品的部分”？这两个问题在美国曾经存在过较大的争议。在1980年以前，美国各方对这两个问题的答案并不统一，而从其授权案例看，美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office）早期认为外观设计专利的客体是完整产品，因此并不认可部分外观设计保护制度。

直到1980年前后，美国统一了其观点，在未修改专利法的情况下，通过判例的解释引入了部分外观设计保护制度。关键的一个判例是In re Zahn裁定2.参见In re Zahn,617 F.2d 261,204 USPQ 988(美国关税及专利诉讼法院 1980).。1976年Mr. Zahn提出的用虚实线绘制的钻头上段钻柄部分的外观设计专利申请（图1），被美国专利商标局驳回，申请人提出复审后，美国专利复审委员会（Board of Patent Appeal Interferences，以下简称美国复审委员会）维持了该驳回决定。申请人不服，继续上诉，随后美国关税及专利诉讼法院做出了影响深远的In re Zahn裁定，对美国外观设计专利权的客体和载体作了清楚的界定，认可了部分外观设计保护制度。

图 1 In re Zahn裁定涉及的外观设计专利申请视图

表1：部分外观设计保护制度发展过程中的重要事件

具体地说，美国复审委员会是以“Mr. Zahn仅主张以实线表达的钻头钻柄部分的权利，其申请专利范围不是整个钻头工具”的理由驳回该申请。而关税及专利诉讼法院认为，美国复审委员会将申请专利范围直接指向钻头工具及钻头工具钻柄部分，这种指向“产品本身（the article itself）”而不是指向“应用在产品的设计（the design for the article）”的认知是错误的，因为，外观设计专利保护的是应用在产品上的设计，设计可以应用在整个产品或是应用在产品的部分上，而且，外观设计专利要讨论的是应用在产品的设计，而不是产品本身。因此，关税及专利诉讼法院撤销了复审委员会的决定。

此后，美国专利商标局修改了美国《专利审查指南 》（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP，以下简称美国《审查指南》）【1】第15.48，第Ⅲ节关于视图绘制的规定；修改了第1502关于外观设计定义的补充：“外观设计是指包含于或应用于工业产品（或其部分）的外观设计，而非产品本身”3，正式通过解释外观设专利的客体和载体问题引入了部分外观设计保护制度。（相应事件详见表1）

美国认可部分外观设计保护制度之后，保护客体也一定程度上得到了扩张。首先是以产品为载体的表面装饰图案设计，也因此获得了保护。当然，不同于欧洲共同体外观设计保护制度允许直接以图案为载体的做法，在美国，图案设计获得保护的前提仍然是必须以产品为载体（图2）。

图2 美国的以产品为载体的图案设计专利申请视图

二、美国图形用户界面保护制度沿革

图形用户界面保护制度是美国外观设计专利体系中的另一项有代表性的制度，而部分外观设计保护制度是图形用户界面设计得到有效保护的基础。事实上，图形用户界面正是被视为工业产品的一种表面装饰图案而获得保护的。

在美国，图形用户界面被称为计算机形成图像（Computer-Generated Icons）【1】。计算机形成图像有两个显著的特点，一是非固定可见的，往往需要在通电状态下或其他条件下才是可见的，而且存在动态变化的特点；二是计算机形成图像存在通用性，同样的计算机形成图像可以应用在物理形状不同的产品上，例如相同界面的设计可以用在不同型号不同物理形状的手机上。因此要实现对计算机形成图像的有效保护，通常认为需要相应地解决二个核心问题：第一个问题是非固定可见设计的保护问题；第二个问题是计算机形成图像的通用性保护问题。

在美国，这两个问题同样通过若干个判例的推动，并最终经过修改美国《审查指南》才得到解决。

In re Hruby裁定5.参见In re Hruby, 54 C.C.P.A. 1196, 373 F.2d 997, 153 U.S.P.Q. 61 (美国关税及专利诉讼法院 1967).、Ex parte Strijland裁定6.参见Ex Parte Strijland, 26 U.S.P.Q.2d 1259, 1992 WL 470727 (Bd.Pat.App. & Interf.).、微软公司公告号为D0527010【2】等的外观设计专利申请和Verizon公司提出的动态图标申请【3】等案例回答了第一个问题，即非固定可见的设计是否可以获得保护的问题。相关判例认为，计算机形成图像虽然不是固定可见的，需要在一定条件下才能显示，但本质上仍然是以工业产品为载体的，因此符合美国专利法的规定，可以获得专利权的保护。

而前文提到的In re Zahn裁定，回答了第二个问题，即对图形用户界面的保护是否延及其通用性的问题。也就是说，第二个问题实际上正是通过部分外观设计保护制度的引入得到解决的。即计算机形成图像可以作为部分外观设计的形式要求保护，从而可以适用在不同形状的产品上，这和其通用性的特点是相符的。因此可以说部分外观设计保护制度也奠定了专利法对计算机形成图像提供有效保护的基础，顺应了美国计算机产业和互联网产业发展的诉求。（相应事件详见表2）

在上述若干判例的推动之后，美国在1996年通过修改其《审查指南》公布计算机形成图像的审查标准，2004年，又公布了动态计算机形成图像的审查标准。最终在美国《审查指南》第1504.01(a)中规定了计算机形成图像的设计申请应该符合专利法第171条的规定，即符合“工业产品”的要件的若干详细要求【1】。

例如“计算机形成图像，如显示在整个屏幕上的和单独的各个图像，都是具有二维空间的图像，也是一种表面装饰”的规定，将计算机形成图像的本质认为是工业产品的一种表面装饰。

表2 ：图形用户界面保护制度发展过程中的重要事件

例如“由于可授予专利的外观设计，不得脱离其所应用的物品，而仅以表面的装饰的图案单独存在，因此计算机形成图像应用于计算机屏幕、终端机、其他显示面板或其他部分的，其申请专利的范围已经符合专利法第171条的规定”，明确了图形用户界面设计的载体可以是计算机屏幕、终端机、其他显示面板或其他部分等工业产品。

例如“其视图应包含足够多的视图，足以完整表达物品的整体外观” 和“当视图未以实线或虚线的形式表示计算机形成图像所应用在计算机屏幕、终端机、其他显示面板或其他部分的，将以不符合‘工业产品’的要件，驳回所请求保护的设计”等规定，明确了对工业产品载体的清楚表达的要求。

此外，在2006年美国微软公司提出动态图形用户界面的专利申请获得授权之后，美国专利商标局认为动态计算机形成图像，也属于保护的客体。对于这类申请，可以在视图中公开两个以上的图像或是两个以上的实施例，但必须在说明书的视图说明中进行说明“设计可以变动的性质”。

图3 苹果公司的动态图形用户界面专利US D624932

如图3所示，苹果公司在一个外观设计专利申请中通过多幅关键帧的视图，来表达动态图形用户界面【5】。

三、图形用户界面保护制度对部分外观设计保护制度的影响

在美国，图形用户界面以部分外观设计保护制度为基础得到有效保护，而由于图形用户界面的特殊性，在实践中其对部分外观设计保护制度的发展又产生了进一步的影响，甚至可以说是新的突破。

（一）布局设计的保护

通常意义上，部分外观设计保护制度保护的是产品局部的设计。但在图形用户界面保护制度出现之后，美国部分外观设计保护制度出现了保护布局设计的尝试。

如图4所示是传统的部分外观设计保护形式，即通过虚实线的绘制方式来区分要求保护的产品的局部和不要求保护的局部，虚线绘制部分是不要求保护的部分，实线绘制部分是要求保护的局部的设计【6】。

图4 美国外观设计专利US D621849

但公开号为US D627790的美国外观设计专利（图5）却与以往有些不同【7】。我们可以看到，在这个手机操作系统图形用户界面专利的视图中，实线的部分只剩下圆角矩形框了。可以推测得到申请人的意图是想保护一种单纯的排列布局设计，而不是一个具体局部的设计，这在概念上已经突破了传统的部分外观设计的范畴了。可以说，美国的申请人已经将部分外观设计保护制度运用到了极致。该案例在美国专利商标局已经获得授权，当然其保护范围究竟多宽，还需要等待后续的判例。如果这种诉求获得美国法院认可，就意味着无论圆角矩形图标本身的图案设计有什么差异，只要在布局上排列成这个样子，都会侵犯其专利权，其保护范围是非常大的，在一定程度上会限制其他厂商对类似布局设计的运用，未必有利于社会公众。

图5 美国外观设计专利US D627790

（二）产品载体的简化

值得一提的是，虽然美国《审查指南》里规定了“应包含足够多的视图，足以完整表达物品的整体外观”【1】，但从图6、图7的专利申请视图可以看到，在操作实践中，对于图形用户界面，美国允许在视图中对作为载体的产品仅仅示意性的描述，仅仅用没有特性形状的虚框来代表该计算机形成图像所应用的屏幕即可【8】【9】。由此可见其保护范围是比较宽泛的，受其所应用的产品的限制较小。这在一定程度上也扩大了部分外观设计的保护范围。

图6 美国外观设计专利US D644242

图7 美国外观设计专利US D615548

（三）虚拟现实设计的保护

从美国授权的外观设计专利中可以看到，美国部分外观设计保护制度一定程度上还延及到了对屏幕所显示的虚拟现实设计的保护。例如美国外观设计专利US D619618（图8）【10】，将虚拟人物的手部动作用实线描绘，也即是要求保护的部分，虚拟任务的其他部分用虚线描绘，所适用的屏幕也简化处理。这意味着该外观设计专利要求保护的是虚拟人物的手部形状和动作设计。这种形式的外观设计专利，实际上已经能为屏幕所显示的虚拟现实设计提供一定程度的保护了。理论上只要是屏幕所显示的内容，无论是场景设计还是人物设计，都可以将其中的各个部分以部分外观设计的形式要求保护，而且其保护范围还相对较大。

图8 美国外观设计专利US D619618

（四）技术领域的突破

此外，美国《审查指南》规定，判断“非显而易见性”时，需要考虑“相近的技术领域”的现有设计【1】，但对计算机形成图像却采用不同的处理方式。美国专利商标局认为，计算机形成图像和机械及电子等产品不一样，在判断“非显而易见性”时，考虑的范围比较大，通常不限于用在什么产品上。甚至可以理解为一般的表面图案，可以用一般的产品表面装饰图案作为对比设计来破坏其新颖性或创造性。从这个层面上看，保护范围又得到了进一步的扩大。

四、对我国的启示

客观上看，美国的产业发展和知识产权发展较早，在外观设计专利体系建设方面有较多的探索。但应该看到，美国的部分外观设计保护制度和图形用户界面保护制度的沿革对我们来说既有正面的启示，也有反面的启示。

（一）正面启示

美国在部分外观设计保护制度演变过程中对产品和外观设计的理解，以及由此产生的对保护客体的认识，对我国准确认识外观设计专利的保护客体有一定的正面启示。

我国目前尚未构建部分外观设计保护制度，除了政策上的考虑，学术界也曾就产品部分外观设计是否属于专利法保护的客体而出现过争议。其中一个争议点就在于中国外观设计专利的客体到底是产品还是设计？一种观点认为外观设计专利保护的是产品，产品的部分不是保护客体；另一种观点则认为外观设计保护的是产品的外观设计，客体是外观设计，产品只是载体，因此产品的整体和产品的部分均可作为载体。这一争议和美国历史上In re Zahn案出现的争议非常接近，是对于外观设计专利保护的到底是应用于产品的设计（the design for the article），还是产品本身（article itself）的争议。在美国，这一争议最终在In re Zahn裁定中得到了回答，美国关税及专利诉讼法院推翻美国专利商标局、美国复审委员会的决定并做出外观设计专利保护的是应用于产品的设计（the design for the article）的裁定。随后美国专利商标局通过修改美国《审查指南》的规定，对该问题再次给出了明确的答案。

美国的部分外观设计发展历史有助于我们理解这个问题。其实回归到知识产权的本质，该问题应该不难回答。知识产权保护的是智力劳动的成果，知识产权是一种无形财产。因此，外观设计保护的不可能是物理产品，而必须是作为智力劳动成果的设计方案。郑成思教授在《知识产权论》中也提及，发明和实用新型保护的是技术方案，外观设计保护的是设计方案【11】。

中国专利法第2条第4款关于外观设计的定义是：外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。从汉语语法的角度看，保护客体是设计也非常明确，“产品”在定义中只是“新设计”的修饰语。

那么，产品的角色又是什么呢？产品是载体。载体与客体是两个概念。认为外观设计专利保护的客体是产品的观点，实际上是混淆了载体和客体。我国《专利审查指南》第一部分第三章7.1“外观设计必须以产品为载体”这一节中，实际上对产品作为载体的概念非常明确【12】。但在我国《专利审查指南》第一部分第三章7.4“不授予专利权的情形”这一节中，却并未做出明确的区分【12】。在该节列举的11项不授予专利权的情形中，有的将客体落在“产品”上，有的将客体落在“外观设计”上。

事实上，应当将载体理解为客体的限制条件。正如实用新型专利虽然和发明专利的客体都是技术方案，但载体条件不同，发明专利不一定需要以产品为载体，而实用新型专利保护的是以产品为载体的技术方案。同理，外观设计专利保护的是以产品为载体的设计方案。换句话说，并非所有的设计方案都能得到专利法的保护，只有以产品为载体的设计方案才是专利法的保护客体。而载体，可以是产品整体也可以是产品部分。认清该问题的意义在于，如果我国未来准备建立部分外观设计保护制度，无论是否修改专利法第2条第4款中的外观设计定义，应该都不存在障碍。

（二）反面启示

但是，我们也应该看到，美国的部分外观设计保护制度未必就是一个完美的制度。美国的部分外观设计保护制度限制条件较少，未必有利于设计创新和知识产权的运用。在知识产权保护问题上，权利人和公众之间利益的平衡是一个非常重要的问题。美国的部分外观设计保护制度对客体的限制条件越来越少，保护强度越来越大，在一定程度上会阻碍创新，影响好的设计创新的运用，对社会公众利益和社会发展而言未必有好处。这一点即使在美国国内也有反思的声音。

此外，知识产权制度具有政策属性，制度的演变必须与本国的社会经济发展步伐相适应。从美国部分外观设计保护制度的沿革也可以看到，美国的制度变迁也不是一蹴而就的，因此，如果我国在未来建立自己的部分外观设计保护制度，也不应照搬美国的制度，而是应根据本国的实际情况，在通过部分外观设计保护制度加强保护的同时，也对客体和保护范围给出一定的限制条件。例如，对于以部分外观设计形式出现的图案设计，以及桌面壁纸、网站网页等与人机交互和实现产品功能无关的计算机形成图像等本质上应由著作权保护的设计创新，应当考虑将其排除在外观设计专利的保护客体之外。再例如，对于以部分外观设计形式提交的申请，在考虑其保护范围时也可以同时适当考虑整体产品外观设计的某些因素的影响，例如可以考虑要求保护的部分相对于不要求保护的部分的位置比例关系等等。

【1】USPTO. Manual of Patent Examining Procedure【EB/OL】【2014-04-29】. http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html.

【2】Microsoft Corporation. Animated image for a portion of a display screen：US, D0527010【P】. 2006-08-22.

【3】Cellco Partnership. Animated icon for a cellularly communicative electronic device：US, D0530339【P】. 2006-10-17.

【4】叶雪美. 解析动态与动画计算机图像的外观设计专利保护【G/OL】【2014-04-29】. http://www.naipo.com/Portals/11/web_cn/ patentScope/patent_Publications-48.htm.

【5】Apple Inc.. Animated graphical user interface for a display screen or portion thereof：US, D624932【P】. 2010-10-05.

【6】Apple Inc.. Animated graphical user interfaces for a display screen or portion thereof：US, D621849【P】. 2010-08-17.

【7】Apple Inc.. Graphical user interface for a display screen or portion thereof：US, D627790【P】. 2010-11-23.

【8】Apple Inc.. Icon for a portion of a display screen：US, D644242【P】. 2011-08-30.

【9】Microsoft Corporation. Color image for a display screen：US, D615548【P】. 2010-05-11.

【10】Microsoft Corporation.. Animated avatar for a display screen：US, D619618【P】. 2010-07-13.

【11】郑成思. 知识产权论【M】. 北京：法律出版社, 2007:131.

【12】国家知识产权局. 专利审查指南【M】. 北京：知识产权出版社, 2010:82-83.

*本文作者排名不分先后。