美国版权国际穷竭原则与我国相关立法之缺失与选择*

姜 顶

(广东培正学院 法学系，广东 培正 510830)

*收稿日期：2013-10-09

基金项目：本论文为广东培正学院青年教师科研基金项目，项目编号为：13pzxyqn007。

美国企业利用版权法保护其产品标签、图标、包装等设计，以规避商标法限制整个产品的平行进口。该行为直接违背了版权和商标法的政策目的。版权保护旨在限制作者对作品的绝对权力，以促进科学和实用艺术发展。商标法主要用于确保公平竞争，防止混淆消费者并保护市场中商标所形成的商誉。[1]企业滥用行为存在的基础是，商标法采用权利国际穷竭，而版权法权利穷竭制度模糊不清。最终，美国最高院判决确定了版权的国际穷竭原则，使版权法与商标法的首次销售原则一致，从而在理论上消灭了滥用版权保护的可能性。

由于发展中国家依赖技术和知识进口，版权国际穷竭制度将会对技术引进以及图书销售业产生积极的效果。我国商标法和版权法穷竭制度设计存在缺失，需建立版权国际穷竭制度。[2]

一、首次销售原则

美国版权保护、首次销售原则(first sale rule)和国际贸易之间的关系一直较为复杂。

(一)版权首次销售原则概述

美国版权法第106条授权版权所有人阻止第三方擅自复制和经销其版权产品。这种排他权受107条至122条限制，其中第109(a)首次销售原则。根据该规则，合法获得版权作品的第三方，无需版权所有人同意，可转售或处置该作品。该原则最初由美国最高法院在Bobbs-Merril诉Straus案中创造，以平衡版权排他权与零售商、二手交易商和消费者自由转卖或处置其合法购买的版权产品的权利。国会将该原则编入1909和1976版权法的第109(a)条，即如果版权作品“lawfully made under this title”其所有权人有权无须版权所有人之授权，可以出售或处置该作品。未经版权所有人许可，从国外进口，既违反第106(3)条，侵犯版权所有人的排他权。然而第109(a)条并没有澄清首次销售原则是否具有区域性，亦即版权所有人的排他权在美国销售之后穷竭或在国外销售之后穷竭。这种立法上的模糊性，产生了很多不确定性和矛盾。

(二)商标首次销售原则与版权首次销售原则之比较

知识产权首次销售原则，旨在平衡企业、发明人及创造人就其产品和作品的独占权与零售商、顾客及二手交易商自由出售或处置其合法获得的该等产品和作品的权利。然而知识产权的所有权人经常试图利用合同条款或其他方式规避这一原则，因为首次销售原则直接限制了他们控制产品经销和定价策略。在国际贸易领域，首次销售原则的适用更是纠纷频发，尤其涉及到平行进口问题。知识产权所有权人通常在不同的国家采取不同的定价策略。他们反对灰色市场商人对他们的产品进行套利，阻止平行进口。各国政府基于经济和公共政策利益，对此立场不尽相同。发达国家反对灰色市场产品进入，而发展中国家则支持[3]。

由于WTO不同成员国之间国家利益不同，TRIPS第6条规定，本协议任何条款不适用于处理知识产权穷竭问题。即不允许以该TRIPS协议条款支持或者否定权利穷竭问题。由于缺少国际标准，WTO成员国通常采用以下三种首次销售原则，且专利、商标和版权之间也存在差别。第一，国内穷竭，当产品在国内经销之后国内权利穷竭，而所有权人可以限制国内市场之外的灰色市场产品进口。第二，国际穷竭，即无论产品在全球何处首次销售，即发生权利穷竭，知识产权所有人不能阻止平行进口。第三，区域穷竭，在具体区域内产品销售之后知识产权穷竭(例如欧盟)且权利人不能在该区域内阻止产品的进一步流通。

美国的专利法和专利产品适用国内穷竭，美国商标法适用国际首次销售原则。至于版权首次销售原则，情况不甚明朗。法院和学者就版权法是否确立了国内或国际穷竭制度，各持己见。

美国商标法首次销售原则产生于传统假设，即商标不是作为实体物，而是作为商业来源标志和商誉标志受到保护。只要商标产品来源和质量未混淆消费者，则允许从灰色市场进口产品。[4]该原则的公共政策目标是，允许公众获益于灰色市场非混淆产品竞争所带来的价格实惠，并且商标所有权人不得基于其商标权分割国际市场。相反，版权国内或国际穷竭并未确定。首次销售原则最初起源于美国最高院的Bobbd-Merrill诉Straus案，后来编入《1909版权法》，具体条文109(a)规定，首次销售作品之后独家发行权即告穷竭。大多数法官倾向于支持该条为国内穷竭，因为第602(a)(1)条规定，未经版权人许可，向美国进口在美国之外获得的版权作品，即侵犯独家经销权。仅第三巡回法院支持第109(a)条限制第602(a)(1)条的进口权并且平等地适用于国内和国际销售。

二、企业利用附带产品特征版权保护限制进口灰色市场产品

(一)企业利用附带产品特征版权限制平行进口

《1976版权法》通过之后，商业界认识到，版权法的国内首次销售原则可以帮助公司对付灰色市场产品。[5]于是，企业开始寻求利用版权保护其消费产品。但是消费产品通常是功能性且不能获得版权保护的产品，最终企业寻求利用版权保护期产品的其他非功能部分。它们将产品的附带产品特征注册版权。然后企业利用版权保护控制整个产品的流通。

著名Quality King 诉 L’anza案件涉及灰色市场产品的标签和说明书侵犯知识产权。该案中，法院的判决并没有澄清问题，反而使问题更加复杂。法院支持经销商并认定产品中的版权已经穷竭，但理由是产品在美国制造并且首次销售，然后出口，并最终再进口进入美国，即自己投放型平行进口。[6]法院并未对第109(a)是否适用于经版权所有权人授权制造和首次销售的灰色市场产品持任何立场。

(二)企业行为的性质

企业通常利用一种形式知识产权以扩大其他类型权利。知识产权人经常试图利用知识产权重叠。因为违反知识产权制度的政策平衡，法院通常拒绝该种行为。公共政策目的是美国版权和商标保护的理论基础，而这些政策目的的实现取决于两个不同的概念。因此版权法和商标法在要求、期限、侵权、限制和例外方面原则各不相同。版权法保护作者作品酬劳作者并利用他们的作品丰富社会。版权到期之后，作品即归于公众领域。商标法保护贸易过程中用于标示商品来源等显著标志。因此版权法没有授权企业使用版权规范规避商标法，控制国际经销渠道和正品的再次流通。而且版权法亦未授意利用产品附带特征(诸如产品包装图案、标签、产品说明书或保证条款等等)的版权保护，来控制整个产品的流通。

在上世纪九十年代，美国版权法领域才引入滥用原则：(1)版权所有权人以违反联邦反托拉斯法或以反竞争法的方式利用版权法所授予的权利，(2)版权所有权人以违反版权法的公共政策的方式，企图扩大国会授予的排他权范围，即利用有限垄断权，控制其垄断权以外的领域。版权滥用原理肯定适用于利用附带产品特征版权保护，限制整个产品的经销的行为。这一行为违反版权法不保护功能设计的原则(功能设计通常由专利法提供保护)。同样这一行为也违反商标法的允许销售合法购买的消费品的促进竞争的政策。

三、美国最高院Kirtsaeng v. John Wiley & Sons判决

(一)基本案情

John Wiley & Sons公司，经常向其子公司Wiley Asia 转让出版权、印刷权以及销售Wiley英文版本的销售权。Wiley Asia的书本声明，未经许可不得带入美国。上诉人Kirtsaeng从泰国到美国学习数学，他请求朋友和家人在泰国购买外国英文版本教材。朋友和家人以低价购买之后，再邮寄给Kirtsaeng。Kirtsaeng随后销售了这些教材，从中获得差价利润。Wiley提起诉讼，诉称Kirtsaeng侵犯了版权法第106(3)条项下的独家经销权，并且违反第602条的进口限制。Kirtsaeng则辩称，其教材是“合法制造”且合法获得，第109(a)条的“首次销售原则”允许进口和转售。区法院认为Kirtsaeng的主张不成立，因为首次销售原则不适用于国外制造的产品。陪审团认定Kirtsaeng故意侵犯Wiley的美国版权。第二巡回法院维持判决，认为“Lawfully made under this title”表明首次销售原则不适用于在国外制造的美国版权作品。美国最高院以6:3的多数票，判定首次销售原则适用于在国外合法制造的版权作品，并且裁定撤销原判，发回重审。

(二)最高法院判决支持版权首次销售原则非地域性解释

大法官Breyer认为第109(a)条的措辞、语境以及首次销售原则的普通法历史都支持非地域性解释。法院也怀疑国会有意创造有效的版权障碍，且地域性解释将会威胁普通学术、艺术、商业和消费活动。首先第109(a)条的措辞，“lawfully made under this title”是指“根据”或“遵守”版权法。根据布莱克法律辞典，under是指“根据”。“lawfully made”旨在非法制作的作品进行区别，“under this title”规定了合法性的标准。因此非区域性解释较为简单，符合传统版权反盗版的目的而且符合语义。其次，历史和当前立法语境表明，国会在编写第109(a)文本的时候并没有考虑区域。与1909和1947《版权法》首次销售原则进行比较，可以发现首次销售原则保护合法占有作品的转让。再次之，相关法律解释原则支持非区域性解释。“当成文法包含普通法之前管辖的事宜之时”，必须推定“国会有意保留普通法精神。”首次销售原则是普通法原则，其历史悠久。其释放了法院对无法追踪的动产实施限制的责任。最后，图书协会、旧书交易商、技术公司、消费品零售商以及博物馆在不同的方面指出，区域性解释将无法实现版权法的宪法 “促进科学和艺术发展的”目的。

四、美国版权国际穷竭制度构建的意义及我国相关立法缺失与选择

(一)美国版权国际穷竭的意义

案件并不复杂，判决却意义重大。首先，出版商和版权所有权人无法继续分割国内国外市场。从而引入了公平的价格竞争，使版权作品的消费者获得了价格实益。其次，《版权法》第109(a)国际穷竭制度的确立，打破了发达国家对发展中国家的贸易壁垒，使发展中国家的产品能够进入美国。这与美国主导的很多国际贸易谈判(尤其是TRIPS谈判)相反，反对企业滥用版权限制平行进口。最后，TPPA自贸协议正在谈判之中，该协议部分条款旨在通过知识产权等法规限制平行进口，以阻止发展中国家灰色市场产品进入美国，而最高院的此次判决无疑打破了司法与行政系统的默契。

(二)我国的知识产权权利穷竭制度的立法缺失与选择

在我国，权利穷竭制度仅为专利侵权的例外情形。著作权和商标法中没有设计权利穷竭制度。建立知识产权穷竭制度是知识产权属性的内在要求，是知识产权立法体系化的必然结果，也是平衡立法和司法关系的迫切所需。合理的权利穷竭制度能够实现权利人与公众之间的利益平衡，保证商品自由流通并且推动文化和科技进步。[14]由于我国是发展中国家，本身就是灰色市场，依靠技术进口和产品出口。国内的企业根本就不会出现滥用知识产权重叠分割市场，禁止平行进口的情况。所以，笔者认为在著作权和商标权权利穷竭制度上，我们应该效仿美国，设计知识产权权利国际穷竭制度。

参考文献：

[1] Landes W M, Posner R A. Trademark law: an economic perspective[J]. Journal of Law and Economics, 1987, 30(2): 265～309.

[2] 吴汉东. 著作权合理使用制度硏究[M]. 北京：中国政法大学出版社, 1996:214.

[3] Verma S K. Exhaustion of intellectual property rights and free trade: article 6 of the TRIPS Agreement[M]. 1998.

[4] 张今. 论商标法上的权利限制[J]. 法商研究, 1999, 3: 28-30.

[5] Skinner W. Preventing gray markets: is copyright law the solution[J]. Syracuse J. Int'l L. & Com., 1998, 26: 315.

[6] 严桂珍. 平行进口法律规制研究[D]. 华东政法大学, 2008.