技术标准中专利信息不披露行为的审查对策

王贞华 樊延霞

技术标准中专利信息不披露行为的审查对策

王贞华 樊延霞

我国标准化组织尚未规定针对违反专利信息披露义务的罚责。在审查专利信息不披露行为时，参与标准制修订的组织或个人如果明显违反了合同义务，应当给予更严重的惩罚。未参与的组织或个人不负有披露义务，但有可能构成专利权滥用行为，标准实施者可以此进行抗辩或请求反不正当竞争和反垄断审查。未披露必要专利信息行为的审查需要考虑专利本身的市场价值和在标准中的作用，而未披露非必要专利的行为则需要结合不披露主体的行为是否正当性进行判断。国家标准的制修订组织负有更强的专利信息披露的注意义务。标准制定组织的特殊性和行业本身的法律规定在审查中不容忽视。

专利 技术标准 专利信息披露制度

一、问题的引出

技术标准中的专利信息披露制度实质上是为了使专利信息透明化，其不仅可使专利的推广更为便利，避免专利挟持标准的状况出现，有效解决全球化环境下更加复杂的技术问题，同时还可以消减标准的落后性，有利于整合技术以形成最优水平的标准体系。基于此，国务院于2008年6月5日颁布的《国家知识产权战略》已将专利纳入标准作为国家知识产权战略的专项任务范畴，由此专利标准化将成为我国知识产权战略和技术标准化战略的交叉部分。

同时，标准中有关专利问题的相关政策也在积极制定中。自2004年《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）（征求意见稿）》出台以来，至今已近十年。经多次修改，国家标准委和国家知识产权局于2013年12月联合发布了《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》。该《规定》首次对国家标准涉及专利的相关问题进行了规范。其中在专利信息披露方面规定，在国家标准制修订的任何阶段，参与标准制修订的组织或者个人应当尽早向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位披露其拥有和知悉的必要专利，同时提供有关专利信息及相应证明材料，并对所提供证明材料的真实性负责。参与标准制定的组织或者个人未按要求披露其拥有的专利，违反诚实信用原则的，应当承担相应的法律责任。由该《规定》可以看出以下三个方面的问题：

首先，披露主体仅限于“参与标准制定和修订的组织或个人”。由此提出的问题是：专业标准化技术委员会或归口单位是否应当承担披露义务？未参与标准制定和修订的组织或个人是否无需承担披露义务？

其次，未在标准化组织内规定对违反专利信息披露义务的罚责。这实质上是将不披露行为的违法责任推向了标准化组织外的司法救济和行政救济，采用的是“自愿性披露制度”。也就是说，只规定作为“道义义务”“应该”披露专利，但并未规定违反披露义务的相应后果。虽然，国家标准管理委员会是监督各标准组织执行情况的行政单位，对上述的“应承担相应的法律责任”不具备审判或执行能力，但是对于“应承担相应的法律责任”的规定过于笼统，并没有对法律责任的具体适用作进一步的细化规定。

第三，明确行业标准和地方标准若涉及专利，可参照本规定处理。由此提出的问题是：“自愿性披露制度”是否适用于所有标准？

近年来，我国的专利侵权诉讼案件已经开始涉及标准中专利的问题。然而，司法实践对于不披露行为规制尚存在一定的分歧。比如，针对“默示许可”的情况，“不披露即低价许可”a最高人民法院在（2008）民三他字第4号。；针对药品特殊性的情况，“不披露也应取得许可后使用”b广西在（2007）桂民三终字第46号。；针对专利创新程度及其在标准中的作用等因素的情况，“不披露即以合理价格许可”c最高人民法院于2009年6月18日公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（征求意见稿）。。目前，法律界和反垄断机构也未针对不同披露主体、不同类型标准、不同性质专利（是否为必要专利）的不披露行为的法律责任认定进行相关讨论。

二、审查中需考量的影响因素

基于我国对不披露行为的审查现状和存在的问题，本文通过考量相关影响因素，提出我国在审查专利信息不披露行为案件时切实可行的对策。这些相关因素包括不披露的主体、不披露的内容、标准的类型、行业的特点和实施者本身的注意能力。

技术标准制定中不披露行为的归责非常复杂。按照我国目前的法律体系，对专利信息不披露行为的法律规制体系至少涉及合同法、专利法、反不正当竞争法和反垄断法。因此，对于不披露行为案件的审查，需要考虑其是否违反了《合同法》中的合同义务？是否威胁到《反不正当竞争法》所保护的竞争自由？或者是否成为《反垄断法》规定的妨碍竞争的因素和市场势力？对于不披露行为所涉及的相关因素进行分析时，本文也将以上述法律体系为基础考虑相应的法律适用问题。

（一）不披露的主体

专利信息披露制度的披露主体主要分为三类：第一类是技术标准中所需技术的提交者，第二类是标准制定和修订过程中的参与者，第三类是标准化组织的成员。

技术标准中所需技术的提交者是最窄范围的披露主体，对所提交的技术消息了解最为深入，对所提交技术方案的来源也最为清楚。因此，其对专利信息披露应该负有最直接的义务。

标准制定和修订过程中的参与者不仅包括上述技术的提交者，还包括对提交方案进行整合和修订的人员。参与标准制定和修订的这些人员对技术了解最全面，同时也是倡议者、制定者和受益者。因此，其对标准整合后的技术方案可能涉及的专利应当尽到注意义务，并尽可能地披露专利信息。在我国，标准制定和修订过程中的参与者应该至少包括负责起草的单位或企业，以及参加起草的单位、企业或个人，其范围要比“专业标准化技术委员会”或“标准归口单位”小。

标准化组织的成员还包括未参与技术标准制定和修订的标准化组织的其他成员。在我国，“专业标准化技术委员会”或“标准归口单位”的成员范围应当与标准化组织成员范围相一致。虽然组织内的其他成员未参加该标准的制定，但作为标准化组织成员有义务保证由该组织制定的标准顺利推行。由于其也是标准的受益者，所以要求未参加标准制定的标准化组织的其他成员承担披露义务，这显然要比要求标准化组织外的专利权人承担披露义务更加“理所应当”。

毋庸置疑，在判断是否违反披露义务时，上述三类是负有专利信息披露制度义务的主体。一方面，标准化组织可以从其内部寻求解决其知识产权问题的手段。另一方面，即使内部不能解决，这三类披露主体需要承担的法律责任也是非常明确的。当专利被引入标准，其实质上是与公众签订了一份合同。这三类主体在标准实施后主张未披露的专利权，当事人之间的关系以及相关的任何诉讼，都必须认定为合同关系，而非侵权关系。若违反合同义务，基于诚实信用原则和公众对其合理信赖的前提应当对他们给予更严厉的惩罚。首先应当考虑的是免费许可。如果有其他可以考虑的因素，比如，未披露的内容是必要专利，存在即使在标准制定过程中没有披露该专利信息，标准化组织也会选择纳入该必要专利的可能，但也至少应该是低价许可。

除了上述三类负有专利信息披露制度义务的主体可能成为不披露的主体，下述两类也有此可能，包括：非标准化组织成员的专利权人、以及与标准化组织存在利益关系的专利权人。当然，后者也属于广义的非标准化组织成员的专利权人，但在本文中，非标准化组织成员的专利权人并不包括与标准化组织存在利益关系的专利权人。

上述两类不披露主体虽然不负有披露义务，但一旦成为不披露的主体，则会阻碍标准的顺利推广，同时还会增加标准实施者的成本。因此，需要通过外部法制环境对技术标准化的个人利益和公共利益进行平衡，综合技术标准的公益性考虑而给予合理价格的许可。当然，如果这两类专利权人明知或应当知道专利被纳入标准而未要求披露，其目的是为了在技术标准实施之后通过高额许可费用来获取巨大的经济利益，限制或排除市场竞争。这种做法有可能构成专利权的滥用，此时，标准实施者是可以以此在侵权诉讼中进行抗辩或是请求进行反不正当竞争和反垄断审查。

（二）不披露的内容d必要专利：指经技术标准体系认定是该技术标准体系所必不可少的一项技术，而又因为该技术是一项专利技术而被专利权人所独占。

专利信息披露的内容一般是指必要专利 的专利信息。目前，对于必要专利，标准化组织主要是考虑该专利在技术上是否必要，且大多要求披露已经公开的专利申请。

如果不披露的内容是必要专利，那么就存在即使在标准制定过程中没有披露该专利信息，标准化组织也会选择纳入该必要专利的可能。尤其当该专利成为进入下游产业的关键性条件时，专利权人不披露行为的动机是否公正，以及是否明知或应当知道专利被纳入标准，似乎变得不重要了。专利权人在市场中的主导地位，即便是达到了垄断市场的程度，并不是因为专利被纳入标准才形成的，而是由产业发展的自身状况所决定的，只不过技术标准的网络效应将其向前更推进了一步。因此，对于此类不披露内容需要侧重于专利本身的市场价值和在标准中的作用来衡量行为的正当性。

在实践中，标准化组织在选定“必要专利”时，需要判断该专利是否为互补性专利而不是可替代性专利e可替代专利是指可以轻易被其他免费技术或其他专利替代，不包括可替代的其他技术成本过高、效果过差，即使专利权人在标准制定或发布之时已披露了该专利，标准制定者和实施者也很可能采用该专利。。因为每个技术领域、每个技术方向、甚至每个技术热点均可能涉及许多项专利，技术方案的提交者在技术筛选方面客观上存在不可避免的失误，当然也可能存在倾向性的选择，这都可能导致竞争性专利或可替代专利进入技术标准中。一旦存在失误，再加上没有披露，那么在技术标准实施后就可能会形成专利阻碍效应，其他可替代技术囿于成本而不能再进入标准中与之形成竞争。与此同时，标准实施者基于标准的网络效应和锁住效应也必须付出高昂的转移成本，相对于专利权人提出的高额许可费，该转移成本更加难以承受。f黄姝：《沉默是“金”——论标准中的专利默认许可》，载《探索社会主义司法规律与完善民商事法律制度研究——全国法院第23届学术讨论会获奖论文集（下）》2011年，第1154页。因此，此类不披露的内容需要结合不披露主体的行为是否正当进行判断。

必要专利还需要满足的条件是专利权的有效性，包括如下三个方面，即：专利的获得是合法的，专利的内容是满足授权条件的，专利的法律状态是有效的。实践中，标准化组织基本上不负责对任何专利权的有效性进行鉴别。与其他条件相比，专利权的有效性确实并不重要。因为如果有效性的前提不存在了，该专利就进入公有领域。但不可否认的是，这种专利可能会给标准实施者带来诉讼风险和经济损失。对于实用新型专利，这种情况尤为严重。实用新型专利无需经过实质审查便可获得授权。当这类专利纳入技术标准时，其专利权的稳定性要比发明专利低很多。据统计，在国家知识产权局已作出的实用新型专利检索报告中，实用新型专利的权利要求全部或部分不具有新颖性或创造性的报告数量占到55%左右g欧阳石文、曲淑君：《解读专利权评价报告制度》，载国家知识产权局条法司编：《专利法研究2009》，知识产权出版社2010年7月第1版，第337页。。所以，本文建议，在将实用新型专利纳入技术标准时，应当强制规定标准化组织要对这些专利进行评价，根据国家知识产权局作出的“专利评价报告”（前身是“实用新型专利检索报告”）来确定是否将其纳入技术标准，以提高技术标准的稳定性和安全性。

需要特别提到的是，欧洲专利局已经在2009年与包括美国电气及电子工程师学会（IEEE）和欧洲电信标准协会在内的标准化组织签订了合作意向书，并积极寻求与国际电信联盟的合作。h张平主编：《冲突与共赢：技术标准中的私权保护——信息产业技术标准的知识产权政策分析》，北京大学出版社2011年版，执行主编手记第3页。目前，我国知识产权相关部门与标准化组织之间缺乏必要的协调，欧洲专利局的上述举措值得我国借鉴。

（三）标准类型

按照对社会经济秩序的影响以及对实施者产生的合理信赖的程度大小，技术标准可依序分为：国家强制性标准（尤其是为了对进口产品设置技术壁垒而制定的强制性标准）、国家推荐性标准、行业强制性标准、地方强制性标准、行业推荐性标准、地方推荐性标准等。国家标准作为裁量基准,在具体行政行为中起着相当重要的作用，其对社会经济秩序的影响以及给予实施者产生的合理信赖的程度是最强的。尤其国家标准还会为了国家利益设置技术壁垒而制定强制性标准，由此国家标准的制定和修订组织负有更多的专利信息披露的注意义务。当因为尚未制定国家强制标准，而只是制定了行业或地方强制标准时，同样需要强化相关标准制定和修订组织对专利信息披露的注意义务。

（四）行业特点

区别技术标准所涉及的行业类型时，并不是按照传统和新兴、技术含量的高低、或者互联互通标准化要求的高低进行区分，而是需要注意标准制定组织的特殊性以及行业本身的法律规定。比如，国家食品药品监督管理局负责国家中药标准化工作，在中药标准化战略中具有绝对的核心地位，而其他行业的国家标准一般是由国家标准化委员会负责。相对于国家标准化委员会，国家食品药品监督管理局在处理标准化中涉及专利权问题的能力略有欠缺，故此时需要考虑标准制定组织的自身特点。又比如，基于药品的特殊性，根据药品管理法律规定，必须将其药品专利转化为国家药品标准后才能取得合法生产权。也就是说，专利是否并入标准，权利人并无选择的自由，也就无需专门作出专利许可与否的声明，故此时则需要考虑行业本身的法律规定。

以 VITA （ 国 际 贸 易 协 会 ， VMEbus International Trade Association）为例，之所以其可以推行强制性披露原则，是因为有行业背景作为支持。VITA制定的VME标准主要针对军队等使用的特种产品，其标准适用范围非常有限，成员相对较少，且相关生产企业众多，没有地位特别强势的企业。如此，容易在势均力敌的情况下达成妥协，形成统一。i赵启杉：《技术标准中的事先披露原则——VITA新专利政策介评》，载《电子知识产权》2007 年第6期。我国有些行业，尤其是涉及安全、卫生方面，比如健康、食品安全、环境安全、军用产品等，设置强制性披露制度能有效应用标准化组织内部政策对专利权人进行约束，可以保证技术标准的稳定性和安全性，避免对消费者产生大的影响。对于技术标准专业委员会过多、程序过于复杂的行业，如信息产业，还是需要根据行业自身的组织特点、标准的特点以及市场需要选择合适的专利政策。

对于严重依靠出口的行业，应当积极参与国际标准化制定和执行活动，以避免技术壁垒的风险。同时，也不能只满足于被动采用，需要尽快在熟悉标准制定和实施的各个环节后，将我国的优势技术适时地向国际组织推荐，逐渐参与并主导国际标准的制定。

（五）实施者的注意能力

专利信息披露义务本质上是一种合同义务。在标准实施者不知道专利权与标准之间法律关系双方的真实情况、且标准作为“公共产品”使标准实施者产生了合理信赖的情况下，标准实施者可以成为善意第三人而进行免责。但标准实施者在一定条件和环境下需要承担一定的注意义务。举例来说，信息产业专利标准化的战争硝烟已经弥漫全球，达到了“人人都想分一杯羹”的地步，尤其是当实施者也是其他标准制定的参与者时，应该在使用他人标准时能够预见“潜水艇专利”的可能，此时应提高“合理信赖”成立的要求。

与之相反，我国一些偏远地区的企业因知识闭塞、网络不发达，传统行业因从业人员知识水平低，仅知晓标准的通用性和公益性，对使用标准可能会侵犯他人的专利权所知甚少。如果存在不披露行为，在技术上或是理论上都不可能有能力履行注意义务，此时应降低“合理信赖”成立的要求。

当然，上面五种因素并不是孤立作用，通常是互为关联，因此需要综合考虑。只不过在某个案件中可能是某个因素起主要作用，需要具体案件具体分析。

三、结 语

《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》将披露主体设定为“参与标准制修订的组织或者个人”目前是合理的，其相对较窄范围的“技术标准中所需技术的提交者”赋予了标准制定和修订过程中的参与者更多的注意义务，相对较宽范围的“标准化组织的成员”则使得可操作性更强，避免了标准化组织承担过多的责任，有助于促进标准化工作的顺利进行。虽然未参与标准制定和修订的组织或个人不负有披露义务，但一旦成为不披露的主体，仍可能造成专利权滥用，标准实施者是可以以此在侵权诉讼中进行抗辩或是请求进行反不正当竞争和反垄断审查。

但作为对国家标准涉及专利的管理规定，尤其是强制性标准或涉及技术壁垒的标准，却没有在标准化组织内规定对违反披露义务的罚责，而是统一交给外部法制环境进行约束与支撑，还是有失周全。因为我国的标准体系具有行政特点，将违反披露义务统一交给外部法制环境进行约束与支撑，不利于发挥我国行政手段的优点。此外，我国的技术标准管理部门和专利管理部门均具有行政职能，相对于多为民间组织性质的欧美标准体系，部门之间的协调易于操作，但合作沟通尚有待加强。目前欧洲专利局与欧洲和国际标准化组织的合作可作为借鉴。

近年来，国内一些企业通过长期积累的技术进步，在标准化领域确实有所突破，比如以大唐为主的通信企业推出的第三代通信的TD-CDMA标准。随着发达国家创设专利的收益已经成为其设置技术壁垒的重要手段，专利战略变得越来越复杂、越来越多样化。技术标准与专利战略的紧密结合是一种新的战略形式。对于我国，技术标准化战略是一件机遇和挑战并存的大事，是实现“中国梦”的战略手段之一。为协调技术标准与专利权之间的矛盾，充分利用技术标准和专利制度促进我国经济社会发展，需要高度重视技术标准制定中专利信息披露问题。

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patent; technical standards; disclosure system of patent information

樊延霞，国家知识产权局专利复审委员会材料工程申诉二处副处长

王贞华，国家知识产权局专利局材料工程发明审查部建筑工程处副处长