卡通形象被抢注商标

谢立嘉 徐玮康

国外卡通形象的衍生产品在中国大陆风靡已有很长时间。例如“哆啦A 梦”、“蜡笔小新”及“迪斯尼”公司的很多形象都在中国深入人心，在卡通产品的市场中有着广泛的影响力。产品类别也极为广泛，小到玩具、服装，大到家具、电器等都能见到国外知名卡通形象授权的身影。

毫无疑问，这些知名的卡通形象上已经凝结巨大的经济价值。有经济价值的地方，就有价值争夺。作为无形资产，知名卡通形象的权利所有者在商业活动中如何保护自身的合法权益？特别是对于大量来源于境外的卡通形象，如何在中国境内获得法律保护？如何在卡通形象授权过程中保障其经济利益在中国这一巨大市场中不遭受侵害？

来源于境外的卡通形象在境内遭到商标抢注并成功注册的情形并非罕见。最具影响力的就是“蜡笔小新”的形象及其文字商标。日本作家臼井义人早在1990就完成了“蜡笔小新”漫画作品。该作品发行后就深受东南亚各国的欢迎，包括中国。但“蜡笔小新”的相关权利人却未及时在中国就“蜡笔小新”形象及文字注册商标，以至于1996年1月，被中国某公司在第25类服装类别上抢先申请注册了“蜡笔小新”商标，并在1997年获准注册商标专用权。随后，“蜡笔小新”的权利人就开始了在中国长达十几年的形象维权，直至2012年，方取得初步进展。但可想而知，在这十几年中，“蜡笔小新”原创权利人已遭受巨大的经济损失。

当然，境外卡通形象的原创单位或作者及时在我国申请商标注册及著作权登记是有效的方法，但并非每个权利人都有条件或有意识及时做到这点。由于商标立法各国都是独立的，而商标一般都在各国领域内得到独立保护，因此在全球范围内寻求知识产权保护，成本巨大。只有当有需要进入某国市场时，权利人才会考虑在该国寻求“卡通形象”的知识产权登记及保护。因此，未及时注册是很多见的。

对于遭遇到上述情况时，权利人应如何运用我国法律制度来保护其利益？从我国法律上如何有效限制他人抢注知名卡通形象商标呢？笔者建议，可根据具体情况从以下几个方面采取保护措施。

一、 初审异议期内提出商标异议

对于任何人在中国提起的商标注册申请，中国商标局都会在初审通过后，给予三个月的公告期，根据我国法律规定，任何人对此商标申请有异议的，应当在公告之日起的三个月内提出书面异议，公告期满无异议的，商标局就将核准注册并予以公告。简而言之，只要卡通形象的境外权利人未在公告期内提出异议的，该商标就极有可能在中国获准注册，从而获得注册商标专用权。一旦商标专用权形成，该卡通形象作为商标在中国市场流通的商品上使用即变得合法且受法律保护。要推翻其使用的合法性，绝非易事。

在此阶段要对抢注行为进行遏制，唯有委托专业人士对其所拥有卡通形象及名称，不但包括“外文名称”还包括“中文名称”都要进行不时的严格跟踪监控，一旦注册，即提出异议。但毫不夸张的说，要做到这点，不如趁早先下手为强，将卡通形象及名称在相关类别上予以注册。从经济成本控制的角度，跟踪监控与注册已无过大差别。

二、被抢注为商标后的相对撤销权

此处的撤销权是针对已经获得专用商标权的商标提起的撤销注册商标的诉求。根据我国法律规定，对于已经注册的商标，在符合以下几种情形时，商标所有人或利害关系人可以向商标评审委申请撤销注册商标，但其时效不应超过从商标获准注册之日起的5 年，具体包括：

1、对于未在中国注册的驰名商标，遭遇在相同或类似商品类别上复制、摹仿或翻译的注册商标，且后者容易导致混淆的；

2、对于已在中国注册的驰名商标，遭遇不相同或不相类似商品类别上复制、摹仿或翻译的注册商标，且误导公众，指使前者所有人的利益可能受到损害的；

3、未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册；

4、在被抢注的商标中有或含有地理标志，而使用该商标的商品并非来源于该地理标志所标示的地区，且会误导公众的；

5、被抢注的商标已经形成了在先权利（主要指知识产权），而仍然抢注的，或抢注者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。

符合以上情形的被抢注为商标的境外“卡通形象”都可在五年内向商标评审委员会提出商标撤销申请。

其中，针对第1条的情形，被侵害权利人是否能证明“卡通形象”于特定商品类别上，在抢注商标申请注册前已经驰名并有相关较大市场影响力是其能否请求获得商标评审委员会支持的关键要素。换言之，被侵害的卡通形象只有在中国已经出名的形象才有可能依此条款得到保护，并不出名的形象则可能要寻求其他依据的支持。

对于第2条的情形，是针对被侵害权利人在个别商品类别上已经注册商标，但希望得到全品类法律保护的情形，而打击企图“傍名牌”的抢注行为，同样证明“卡通形象”已经驰名并有相当大的市场影响力是其关键。

对于第3条的情形，一般可用来规制境外“卡通形象”的境内代理人或代表人的注册行为。目前这种情形比较多的是发生在“卡通形象”的境内授权中介公司利用境外品牌商的疏忽、对中国法律不了解或合同约定不清的漏洞，将境外“卡通形象”在中国抢先注册成自己的商标。甚至也发生过，境内的商标注册代理人利用与境外“卡通形象”权利人商讨境内品牌注册或保护事宜，自己或私下找其他人抢先将相关形象注册为商标。

对于第4条的情形，比较容易理解，地理标志一般都有明确的指向性，境外“卡通形象”含有境外地理标志的遭境内抢注的，可援引此条款来申请撤销商标。

对于第5条的情形，所谓的在先权利是指在抢注的商标申请注册之前，已经形成的包括但不限于：著作权、知名商品名称权、企业名称权、域名等权利。在蜡笔小新一案中，“蜡笔小新”的著作权人就曾以境内商标权利人抢注的商标构成对其所享有的在先著作权侵权为由，提出商标撤销。该理由在民商事诉讼程序中得到了法院的认可，但在撤销商标的裁决程序中，却因超过5年时效期限而被商标评审委员会驳回。不过我们认为，本条款对于境外“卡通形象”的境内授权保护有积极作用，一般而言，卡通形象都构成著作权法意义上的作品，即受著作权法保护，在卡通形象被作为商标抢注时，可在时效期限内以此条款对抗而申请撤销。

综上，五年的时效是以上救济条款得意实现的前提，且该五年时间是固定的时效，不存在中断或中止。那对于已经被抢注商标超过五年的卡通形象是否还存在其他的法律救济途径呢？

三、“卡通形象”被抢注为商标后的绝对撤销权

此处的绝对撤销条款是相对上述相对撤销权而言的，即境外“卡通形象”的权利人可不受五年固定时效限制，随时依据绝对撤销条款提出商标撤销的请求。我国法律规定，在违反以下情形规定时，其它单位或个人可以请求撤销注册商标，且没有时效限制：

1、将国家、党、国际组织的标志或带有民族歧视、夸大欺骗性或影响社会主义公序良俗的标志注册为商标的；

2、将缺乏显著性特征，表示该商品通用特质的标志注册为商标的；

3、仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状的三维标志；

4、抢注的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的。

就前3条的情形，他们是存在于形象本身的特征或属性，无论是对于本文探讨的境外“卡通形象”或抢注的商标，只要被认定为符合前三种情形，都绝对不会受到法律保护，因此，在此不作详细讨论。

就第4条情形，则具有较强的实践意义，甚至可作为兜底条款使用，被解释的边际也较广。此处的“以欺骗手段或者其他不正当手段”既包括了抢注人在申请注册的时候，以弄虚作假的手段欺骗商标注册机关取得注册的行为，也包括基于谋取非法利益为目的，基于不正当竞争，进行恶意注册的行为。特别是后一种行为，是我们保护被抢注境外“卡通形象”，撤销抢注商标的有利武器。因为我们认为这种规制包括了商标抢注人明知他人或应知他人的商标而申请注册的商标，也包括了大量抢注他人商标并转卖牟利的行为。从根本上讲，类似这种行为无疑已经严重扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序，进而对公共利益造成了损害。

在笔者关注并处理过的境外“卡通形象”遭抢注商标的案件中，存在着不少“明知或应知是他人的商标”、“大量抢注商标并转卖牟利而从不自己使用”、“利用抢注商标进行不正当竞争”等行为，也依据此条款得到了谈判斡旋的优势或胜诉。但在此条款的使用中，证明“卡通形象”可能得到抢注人明知或应知也是十分重要的，同时，“卡通形象”的知名度起到了一定的作用。

四、商标局可依职权行使的商标撤销手段

除了被侵害形象权利人自行提起商标撤销申请外，在以下几种情形下，我们可借助商标局的职权从另一些角度依法撤销侵权商标，一般包括：自行改变注册商标的；自行改变注册商标的注册人名义、地址等其它事项的；自行转让注册商标的；连续3年停止使用商标的。

其中，抢注知名“卡通形象”的注册人不少是出于非法牟利的考虑，一般并不实际使用注册商标或形象，因此往往会发生长期不使用的情形。针对此情况，我们都会建议客户向商标局举报此类情况，要求商标局依职权撤销注册商标。

依据知识产权权利冲突，提出停止或限制使用注册商标的民商事诉讼对于经程序形成的注册商标专用权，在未被商标评审委员会撤销之前，依法应当受到法律保护。且撤销商标之职权至今为止也仅由国家商标评审委员会拥有，人民法院无法通过民商事判决撤销任何注册商标。且在之前很长一段有时间内，即使是类似著作权与商标权的权利冲突纠纷案件，人民法院都可能不予受理。但这样的情况在目前已经有所改观，虽然人民法院仍无权通过民商事诉讼程序直接撤销注册商标，但对于知识产权的冲突案件，已有依法受理的案例出现。以上司法实践的发展，对于本文所探讨的论题，即境外“卡通形象”在遭境内商标抢注时如何救济则又有了一个新的途径。

“卡通形象”基本上都构成著作权法意义上的作品，根据我国著作权法及《伯尔尼公约》的规定，大部分境外的“卡通形象”在我国都享有著作权。当“卡通形象”的著作权形成于注册商标权之前时，其有进一步受法律保护的条件。著作权作为绝对权，具有对世效力，未经著作权人许可实施其专有控制的行为即可认定为具有过错，而不用著作权人去证明侵权人存在过错。

结合本文讨论的议题，若商标权利人将来源于境外的“卡通形象”在境内抢先注册，并获得商标专用权，随即自行使用或者授权给第三方使用，如在生产、设计、销售、包装上使用该境外“卡通形象”，那么以上对该商标的使用行为是否构成著作权侵权呢？

笔者认为是构成著作权侵权的，即使商标权人将相同或相类似的作品形象经法定程序注册为商标，但其一系列的使用行为也不能从客观上避除其侵犯著作权的事实。当然有人就此提出经合法注册的商标也应当得到法律保护，既然其获准注册，则在其没有被裁决撤销注册商标之前应当作为注册商标获得法律保护，并享有法律规定的注册商标享有的权利。而撤销商标是商标评审委员会依职权享有的权力，我国法院的民商事审判程序并不享有判令撤销注册商标的权力。但对于从实践中的不少类似案例可以看到，商标权利人的注册行为存在着明显的不正当性，其往往是预见到“卡通形象”作品在中国市场可能产生的未来经济价值，利用注册商标获法律保护来赢得经济利益，从本质上讲，是抢夺了别人创作性劳动带来的经济利益，利用了“卡通形象”作品已经在广大消费群体中积累的良好影响及声誉，是典型的不劳而获。再者，著作权和注册商标专用权都有各自的权利边界，抢注的商标的使用无疑是逾越了他人的著作权权利边界。同时，这样的剽窃利用若得到法律的纵容或鼓励，对于知识产权的保护无任何益处，不但违反了著作权法，侵害了著作权保护的边界，也违背了商标法本身的立法目的。

虽然我国法院民商事诉讼程序不能直接撤销注册商标，但并不妨碍在使用注册商标过程中对侵犯著作权的行为作出认定；不妨碍对注册商标本身获取的不正当性作出认定；也不妨碍对注册商标的具体使用作出限制性认定。因此，在注册商标的使用中，出现设计、生产、销售、包装使用他人享有著作权的“卡通形象”的具体行为的，法院可以认定其构成著作权侵权，并判令侵权人承担相应的经济赔偿责任。这也从另一个角度实现了本文的议题，为境外“卡通形象”在中国授权时的法律保护提供了支持途径。

随着授权行业在中国的快速发展，特别是境外“卡通形象”不断涌入中国市场，离不开司法实践及法律服务的保驾护航。我们也认为，只有对中国相关专业领域的司法现状有所了解，才能使业务发展更加顺畅。