专利审查不同阶段优先权的核实

孙国辉　李彬

引言

优先权原则源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》。所谓“优先权”是指申请人在一个缔约国第一次提出申请后，可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护，其在后的申请在某些方面被视为是在第一次申请的申请日提出的。

优先权的概念具体规定于巴黎公约第4条A款：已经在本联盟的一个国家正式提出专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的申请的任何人，或其权利继受人，为了在其他国家提出申请，在规定的期间内应享有优先权。巴黎公约进一步于第4条B款中具体规定了优先权的效力，其规定如下：在上述期间届满前在本联盟的任何其他国家后来提出的任何申请，不应由于在这期间完成的任何行为，特别是另外一项申请的提出、发明的公布或利用、外观设计复制品的出售、或商标的使用而成为无效，而且这些行为不能产生任何第三人的权利或个人占有的任何权利。第三人在作为优先权根据的第一次申请的日期以前所取得的权利，依照本联盟每一个国家的国内法予以保留。在巴黎公约的第4条C款中则对前两款中的期间做了明确限定：上述优先权的期间，对于专利和实用新型应为十二个月，对于外观设计和商标应为六个月。

各国在专利法及相关法规定中均没有涉及优先权的强制性实质审查程序。在我国《专利法》中第二十九条、第三十条以及《专利法实施细则》中第三十一条、第三十二条、第三十三条分别对获得优先权作了规定。在我国的初步审查阶段主要是针对享有优先权的主体、优先权提出的期限、要求优先权的声明、在后申请的申请人等进行审查。在实质审查阶段，需要对是否是相同主题、在先申请是否是首次申请等进行核实，而具体的核实时机存在三种：第一种是在检索到的对比文件的主题与申请的主题相同或密切相关，而对比文件的公开日在申请的优先权日与申请日之间；第二种是对比文件所公开的内容与申请的全部主题相同，或者部分相同，而对比文件的申请日在申请的优先权日和申请日之间，公开日在申请的申请日或申请日之后；第三种是对比文件所公开的内容与申请的全部主题相同，或者部分相同，而对比文件的优先权日在申请的优先权日和申请日之间，公开日在申请的申请日或申请日之后。上述三种情况下进行优先权的实质核实，也就是说在实审阶段不必然对优先权进行核实。在后续无效阶段，专利复审委通常基于无效宣告请求人的请求对专利优先权进行核实。

优先权是申请人声明主张的一种权利，其应承担一定的风险，而在实质审查阶段不必然对优先权进行审查，一旦享有优先权的专利申请获得授权，推定其优先权成立，而这种推定成立的权利存在一定的不稳定性，这种不稳定性也在一定程度上削弱了优先权的功能，因此优先权在初审、实审以及后续无效不同阶段的核实，对享有优先权的专利申请最终的命运起着重要的影响。

案例分析

下面就从初审、实审、后续无效程序对优先权核实的具体案例中进行分析：

（一）初审核实

【案例1】

皇家飞利浦电子股份有限公司的一件国际申请，申请号为2007800489105，申请日为2007年12月24日，即为在后申请，其优先权文件的申请号为2006201733176，为一件中国实用新型，申请人为飞利浦（中国）投资有限公司，即为在先申请。

从上述案例可见，在先申请和要求在先申请为优先权的在后申请的主体不同，在该国际申请进入国家阶段声明中，申请人声明了享有在先申请的优先权，而在初审阶段并未对享有优先权的主体进行核实。在后续的实质审查阶段，审查员查看该优先权文件，发现在先申请的申请人与本申请的申请人不同，因此认为优先权不成立，并将该在先申请作为抵触申请评述了在后申请的新颖性，申请人在收到第一次审查意见通知书后，提交了申请权转让证明。根据审查指南第一部分第一章第6.2.2.4节中规定要求优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人不一致的，在后申请的申请人应当在提出在后申请之日起三个月内提交由在先申请全体申请人签字或盖章的优先权转让证明文件，在后申请的申请人期满未提交优先权转让证明文件，或者提交的优先权转让证明文件不符合规定的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

从本案中可以看出，在实审中发现由于形式要件的缺陷而不能享有在先申请的优先权，可能导致本案不能授权；如果在初审阶段即时发现本案与在先申请的优先权的主体不同，即时通知申请人，减小了本案优先权丧失的概率；而从另外一个角度看，尽管在本案在初审审查阶段存在一定的缺陷，由于优先权是申请人所主张的权利，既然是自身所主张的权利，就更应对其负责，在优先权主体发生变化时，按照规定提交转让证明，充分发挥优先权的有效作用。因此无论是申请人还是审查部门均应最大限度发挥自己的职能，尽量确保申请人的权利不受损失。

（二）实审核实

【案例2】

美商威睿电通公司的一件申请，申请号为2009101618212，申请日为2009年8月3日，即为在后申请，其优先权文件为美国的临时申请US61/140885，申请日为2008年12月25日，即为在先申请，该在先申请的申请人最初为安东尼·李，于2008年12月25日将该申请权利转让给美商威睿电通公司。

该申请共有14项权利要求，其中权利要求1-7是一组方法权利要求，权利要求8-14是一组产品权利要求。

1、权利要求1：一种用于在双模接入终端中减少网络同步时间的方法，其中所述双模接入终端支持第一和第二网络，所述方法包括：确定在所述双模接入终端之内CDMA系统时间是否可用；响应于确定CDMA系统时间可用：放弃通过导频获取步骤获取CDMA系统时间；从存储器读取CDMA系统时间；以及将CDMA系统时间编程到系统时间单元中；以及响应于确定CDMA系统时间不可用：通过所述导频获取步骤获取CDMA系统时间；以及将CDMA系统时间编程到所述系统时间单元中。

2、权利要求8：一种具有减少网络同步时间的双模接入终端，其中所述双模接入终端支持第一和第二网络，其包括：存储器；以及系统时间单元，耦接到所述存储器；其中所述双模接入终端被配置为确定在所述双模接入终端之内CDMA系统时间是否可用；如果在所述双模接入终端之内CDMA系统时间可用，则所述双模接入终端放弃通过导频获取步骤来获取CDMA系统时间，从所述存储器中读取CDMA系统时间，并将CDMA系统时间编程到所述系统时间单元中；以及如果在所述双模接入终端之内CDMA系统时间不可用，则所述双模接入终端通过所述导频获取步骤来获取CDMA系统时间，并将CDMA系统时间编程到所述系统时间单元中。

在实质审查过程中，审查员检索到一篇“E-UTARN-cdma2000 Connectivity and Interworking： Air Interface Specification Revision 0，3GPP C.P0087-0 Version 0.70”（为对比文件1），公开日为2009年1月29日，其公开了本申请的技术方案，但其在本申请的优先权日与申请日之间公开，为PX文件，需要核实优先权。

经核实，独立权利要求1中记载了双模接入终端在终端内的CDMA系统时间可用的情况下，放弃通过导频获取步骤获取CDMA系统时间，使用终端内的CDMA系统时间；而在终端内的CDMA系统时间不可用的情况下，通过导频获取步骤获取CDMA系统时间，以减少与CDMA接入网络的同步时间；而在先申请中记载了基于CDMA-2000系统信息获取系统时间，返回网络获取指示，然后，接入终端进入到导频获取状态。可见，在在先申请中并未记载在终端内CDMA系统时间可用和不可用的两种情况下如何获取系统时间，本领域技术人员也不能直接地、毫无疑义地确定出。因此权利要求1不能享有优先权。

由于独立权利要求8的技术特征与权利要求1的技术特征相对应，因此基于相同的理由，权利要求8也能享有优先权。

从而两组独立权利要求的从属权利要求也均不能享有优先权。

由于本申请所享有的优先权文件是美国临时申请，而美国临时申请对于正式申请来说，无论是在形式上还是在内容上都欠完善，以临时申请为优先权的专利申请很可能包含超出临时申请记载内容以外的特征，优先权文本可能只是一个最初的想法、一个阶段性的技术文档等，基于上述特点，以临时申请为优先权的常规专利申请，容易存在优先权不成立的情形。经过核实，上述在后申请不能享有在先申请的优先权，所检索出的对比文件成为影响权利要求创造性的X类文件。

（三）后续无效程序中核实

【案例3】

1986年4月30日，德国弗克公司向中国专利局提出一项名称为“香烟或类似物的翻盖包装盒”的专利申请，申请号为86103037.0，同时要求以两项德国专利申请P3515775.5（申请日为1985年5月2日）和P3522614.5（申请日为1985年6月25日）为优先权。经实质审查后，中国专利局于1989年9月13日审定公告了该专利，该专利要求保护一种专门用于包装香烟束的翻盖盒。

1993年9月22日，意大利吉第公司（以下简称吉第公司）就弗克公司的上述发明专利向中国专利局专利复审委员会提出无效宣告请求，认为该专利不具有新颖性和创造性。在本案审理过程中，无效请求人吉第公司提出，由于该专利要求的两项德国优先权申请没有公开该专利要求保护的翻盖盒中“竖向纵沿为斜角过渡的围衬”这一基本的、必不可少的技术特征，因此该专利不能享有优先权，而在该专利申请日和优先权日之间公开的国际烟草杂志TJI 3/1985（公开日为1985年6月）足以对该专利的专利性构成影响。

上述无效请求人针对已授权的德国弗克公司专利所享有的优先权提出异议，并推定在优先权不成立情况下，该专利权利要求不具备创造性，此时专利复审委员会则责无旁贷的要对优先权问题进行审查。可见，优先权在后续程序中也显现了其强大的功能，但其相应也给公众带了无效该权利要求的突破点。固然优先权是权利人对抗第三人的利器，但也存在一定的软肋，也就是说，权利人在要求优先权的同时，要根据所在国家的具体法规确定其是否真正享有优先权，来确保这把利器的防御能力，而不要成为别人手中的利器。

上述案例中专利权人弗克公司认为，在初步审查阶段和实审阶段审查员没有对其专利的优先权提出异议；在专利无效阶段，复审委员会对其专利的优先权进行审查，并宣告该专利优先权不成立，最终导致宣告该专利无效。由于优先权是申请人自己所声明享有的权利，而不是专利局所授予的权利，其应对自己所声称的权利负责，其在声明享有该权利时，就尽量做到明确其确实是否真正能够享受这份权利。

结语

结合目前的审查实践，初审阶段主要是针对优先权的形式要件进行核实，实质审查阶段主要是针对优先权的主题进行核实，其依据审查员是否检索出中间文件，例如PE、PX、PY，决定是否对优先权核实；而在复审无效阶段，主要是基于无效宣告请求人的请求对专利优先权进行核实。从申请角度来讲，优先权是申请人所主张的权利，其应对自己所享有的权利负责，在享受这份权利的同时，也要尽可能的确定是否真正享有这份权利；从审查角度来讲，审查员不必然对申请是否实质享有优先权进行核实。在上述三个案例中，在实审程序中审查员检索到中间文件以及相应后续的无效程序中第三人对优先权提出异议，上述优先权的核实均属于被动核实，而作为声明享有优先权的申请人应主动核实确认所声明的优先权是否实质上享有，审查员也尽可能在适当时机对优先权进行核实，将这种主动核实与被动核实充分结合起来，充分发挥优先权的功能，尽量减少由于优先权的不成立导致专利申请的相应权利丧失。综上，申请人应充分利用优先权这一制度，基于诚实信用原则，最大保障其自身的利益。

在专利申请的审查过程中，初步审查阶段、实质审查阶段以及后续的无效阶段均可能会涉及到优先权的核实。本文结合了在三个不同阶段的优先权核实特点和相应的三个案例，阐述了优先权判断过程中的主体、时机和判断方式，希望对审查过程中的优先权的核实起到一定的借鉴意义。

优先权在初审、实审以及后续无效不同阶段的核实，对享有优先权的专利申请最终的命运起着重要的影响。