聚焦知识产权在美运作

毛思婧

随着海外生产分配以及网络销售的发展，知识产权依然是中国企业进行海外拓展面临的一大挑战。2013年8月22日，由美国凯拓国际律师事务所（以下简称凯拓）和《中国知识产权》杂志合作主办的“知识产权价值最大化”研讨会在上海举行，来自凯拓事务所的合伙人Tadlock先生、Kezer先生及Kenneth先生分别就一系列主题和与会企业法务人员分享了在美知识产权价值最大化的相关经验。

防范被诉的可能性

截止至2012年底，全美提起专利侵权诉讼的案件数量高达5189件，而其中由专利钓饵公司（NPEs）发起的诉讼案件为3025件，占到了总量的近60%。NPE案件不但耗费巨大，被诉公司也往往疲于应对这些频频发动的攻击。

别被专利钓饵公司盯上，也是中国企业应当心的问题。针对此，Tadlock先生提出了对应策略：通过贴牌加工，提供产品零部件而非整个产品等使NPE忽视自己的存在，避免成为被攻击目标。另外，通过设立子公司、减少不必要的销售处等，使得企业在面对诉讼时可以获得有利于自己的法院管辖。如果确实无法避免赔偿的问题，尽量转嫁责任来减少自己的损失。当然，企业也可以选择加入反专利投机公司RPX等团体向其付费使用专利，来预防企业可能面临的被诉风险。

除了NPE之外，企业也不能忽视竞争对手所带来的威胁。来自竞争者的诉讼可能相比NPE来说更有杀伤性，代价更大。应对这一棘手的问题，Tadlock认为，企业不仅需要调查本企业重点发展领域中的对手，还需要对新市场进行开拓，进行专利布局，让自己的专利能够覆盖对手的产品。 一旦面临诉讼，企业也应进行调查分析，是否应诉，是否进行专利交叉许可或提起反诉，都是可以选择的途径。

加快专利申请速度

在美国，专利申请是一个相当缓慢的过程，这同时也带来了巨大的成本。Kezer先生指出，鉴于产品短暂的生命周期和侵权产品的迅速涌现，企业需要尽可能花最少的费用、用最快的速度取得专利。加速专利申请的进程有以下几种选择：专利审查高速公路（PPH）、“途径一”（Track 1）、加速审查、提出特别案例诉愿等。Kezer先生强调，专利加速审查程序专门是由经验更丰富的审查员来处理和监督，他们的速度快，而且授予专利的可能性也会更高。

PPH是一国知识产权局与其他国家知识产权局之间签署的一个协定，其所提供的方式极大地减少了在国外获取专利保护的时间和费用。申请者如果要想在两个以上不同国家就同一发明申请一项专利，其可以使用PPH程序来加速在这几个国家的专利申请审核程序。如果向第一个国家提交的该专利申请的权利主张获得了批准，那么就可以借助PPH向另一国知识产权局提出加速审核的请求。但是，应该注意的是，这并不能保证该专利一定可以获得第二个国家的授权，是否授权仍需要国家根据其标准来核定。

通过“途径一”，申请人支付一定费用来获得优先审查。“途径一”有别于美国专利商标局已有的加速审查制度——其并不要求提供审查支持文件，费用可能比加速审查更高，但从总体上来说仍是比较便宜的。另外，“途径一”将参与该项目专利申请限制为4项独立权利要求，规定总数不得超过30项。同时，申请人需要通过美国专利商标局电子提交系统（EFS-Web）提交申请和其他条件。值得注意的是，美国专利商标局（USPTO）每年对“途径一”的受理案件限制在一万件。根据统计，“途径一”从发出审查意见通知书到最终处理的平均时间在5.9个月以内。

专利许可买卖成为新途径

从目前看来，专利侵权诉讼仍然是企业选择作为商业手段的第一考虑。从1995年到2011年，在生物、医药、软件等前十位行业中，专利权人的平均胜诉率为33%。专利诉讼虽然通过法律肯定了自身的专利价值、耗费了对手的成本，然而，对于这一半的赢面，同样需要花费大量金钱，即使获得了赔偿，有些时候也可能得不偿失。提起专利诉讼，意味着把自己的专利置于一个无人能控制的状态中，专利也时刻存在着被无效的风险。

作为凯拓驻上海办公室的合伙人，Kenneth先生在美国联邦法院和美国国家贸易委员会积累了多年的诉讼经验。就目前专利诉讼存在的风险，他特别提出，企业完全可以有新的选择：专利许可买卖。通过专利许可、专利买卖，避免使自己进入诉讼这样一个不确定的风险状态。

然而，专利许可买卖为企业带来机遇的同时也带来了挑战。Kenneth先生指出，在专利许可买卖中，一定要注意审核许可买卖合同中的复杂条款，约定违约救济的方式。不论是许可方还是被许可方，在磋商过程中要尽可能保障自己方的权益。另外，就许可买卖的专利本身而言，要区别美国与中国的专利授权制度，确保根据美国法律获得的专利是有效的，在这个专利上没有任何第三方可以主张权利。一旦对方违约，就应立刻主张违约条款来减少自己的损失，获得应有的赔偿。

另一个需要注意的问题是专利定价。成本和收益是企业考虑许可或买卖的重要因素，而无形资产的估价往往是一件很困难的事情。对于这个问题，Kenneth律师向大家介绍了专利价值的定量定位分析法，这有助于企业认识自己的核心专利，继而给予更高的重视与保护。