简评美国禁止反悔原则的发展

王晫

“诚实信用”系人类行为的基本准则，是判断人类行为正当性的重要标准，法律的各个领域均体现了这一准则，专利领域也不例外。“禁止反悔”就是诚信准则在专利申请和专利保护领域的重要细化规则，是指专利权人在专利申请过程中为了确保获得授权而放弃了某些专利保护的内容，在此后的专利侵权诉讼过程中不能通过等同原则将这些内容重新纳入专利保护范围。这主要是为了避免专利权人“两头得利”现象的出现，即在授权和确权过程中通过“缩小”专利保护范围而获得授权，但在专利侵权诉讼过程中却又尽量“突破”权利要求书中技术特征的字面含义，“扩大”专利保护范围。

美国联邦巡回上诉法院（简称二审法院）于2013年4月16日宣判了拜耳公司诉葛兰素史克公司专利侵权纠纷一案，维持了加州南区地方法院的一审判决，适用“禁止反悔”原则驳回了原告拜耳公司的诉讼请求。

本专利所有权利要求中均有一项重要技术特征“抗CD-20抗体（Anti-CD20 Antibodies）”，在专利申请过程中，审查员指出了权利要求得不到说明书支持的缺陷，即从说明书无法概括得出所有“抗CD-20抗体”，审查员认为本领域普通技术人员根据说明书的记载只能实现Rituxan等几种抗体，而本领域普通技术人员无法实现其他具有不同结构和功能的“抗CD-20抗体”，因此权利要求书的概括过于宽泛，无法得到说明书的支持。

在该案的判决中，首先，二审法院认为根据Markman v.Westview Instruments， Inc案确定的规则，权利要求书的解释是法律问题而不是事实问题，因此二审法院可以对一审法院有关权利要求书的解释重新进行审理；其次，二审法院简要回顾了之前经典的有关权利要求书的解释和“禁止反悔”原则判决，包括Phillips v. AWH案确立的“权利要求书中的技术特征一般应赋予其通常含义”的规则，3M v. Avery案确立的“技术特征的通常含义应在固有证据的框架下进行理解，固有证据包括权利要求书、说明书和审查档案”规则，Omega v. Raytek案确立的“审查档案可以反映审查员如何理解权利要求以及专利权人是否对技术特征进行了限缩性的解释”规则；最后，二审法院认为根据上述先例确定的规则，当专利权人为了获得专利授权而确定的否定某一技术特征的含义时，“禁止反悔”原则将相应的缩小该技术特征的保护范围。“禁止反悔”原则在专利体系中发挥着重要的作用，它促进了专利固有证据的公告功能，并且保护了公众对审查过程中确定的声明的信赖利益，该声明包括修改和争论。竞争对手们可以根据审查档案确定自己的行为是否适当，并且可以研发周边专利。当然，审查档案应当作为一个整体加以审查，而不能只考虑某个片段。

在审查该案所涉专利的审查档案过程中，二审法院认为在答复审查员有关前述权利要求书得不到说明书支持的缺陷时，拜耳公司没有从对技术特征的解释角度发表反对意见，而是认为本领域技术人员根据说明书的记载可以实现与Rituxan具有近似特性的“抗CD-20抗体”。二审法院认为这意味着拜耳公司承认针对相同抗原的其他抗体可能具有于Rituxan不同的结构和特性，在此基础上二审法院将其专利保护范围限为Rituxan相近似的抗体。因此，由于被告生产的“抗CD-20抗体”与Rituxan具有明显不同的结构和特性，因此不构成侵权。在该案中，实际上专利权人并未明确缩小专利保护范围，但其对此并未充分说明并举证，因此仍然导致“禁止反悔”原则的适用，可见联邦巡回上诉法院对该原则的适用标准掌握较严，换句话说，即便专利权人没有主动放弃一部分保护范围，只要针对审查员的意见专利权人没有提出充分的反对意见并提出证据，都将导致“禁止反悔”原则的适用。

由该案我们不难想到2002年美国最高法院对Festo案作出的判决。在该案中，美国最高法院认为任何为满足专利法规定而缩小权利要求范围的修改都可以导致“禁止反悔”原则的适用，而不限于克服现有技术的修改，即保证新颖性和创造性的修改。同时，美国最高法院列举了两项适用“禁止反悔”原则的条件：1、修改权利要求是为了获取专利授权；2、修改缩小了权利要求的范围。在判定“禁止反悔”原则限制作用的范围时，美国最高法院没有采纳联邦巡回上诉法院采取的“完全排除规则”，即“禁止反悔”原则完全排除等同原则的适用，而是主张采取“弹性排除规则”，即此种限制作用的“范围可大、可小、可以为零”。换句话说，美国最高法院认为禁止反悔原则与解释权利要求有关，其适用具有足够的灵活性，法官应当根据个案的情况，综合考察专利权人修改权利要求的原因、修改所涉及的特定技术特征、被控侵权的等同物以及他们彼此之间的关系，判定“禁止反悔”原则限制作用的具体范围。虽然美国最高法院摒弃了联邦巡回上诉法院采取的“完全排除规则”，但是通过对未在专利申请文件中披露修改原因的专利权人适用严格的推定规则，该判决还是在一定程度上增强了禁止反悔原则对等同原则的限制作用。前述的拜耳公司案也体现了限制作用的增强趋势。

根据我国的专利侵权司法实践，我国在适用“禁止反悔”原则时通常要求满足三个条件：1、缩小权利要求保护范围的修改和书面声明是为了满足新颖性和创造性的要求；2、修改对专利授权和维持专利有效产生实质作用；3、修改和书面声明必须明示的记载在专利申请文件中。相比较而言，美国法院适用“禁止反悔”原则的条件相对宽松，首先不限于新颖性和创造性的要求，其次对修改的作用不予考虑。而我国适用“禁止反悔”原则的确定性更强，更有利于公知准确判断专利保护范围，但在追求个案公正方面不如美国法院的规则有利。另外，我国专利档案的公开程度不够，这也在一定程度上阻碍了被控侵权人依据“禁止反悔”原则提出抗辩。

“诚实信用”系人类行为的基本准则，是判断人类行为正当性的重要标准，法律的各个领域均体现了这一准则，专利领域也不例外。