应对产品出口中的知识产权陷阱

王宁玲 朱韶斌

近几年来，中国出口企业的知识产权意识普遍提高，但还是屡屡面临他国知识产权持有者的侵权指责和诉讼困扰。本文分析近几年美国LED专利侵权诉讼，指出出口企业面临的知识产权陷阱，为中国企业建议有效应对策略和具体措施，以降低知识产权侵权风险。

LED作为一种新光源，具有发光效率高、无污染、寿命长、体积小等优点，在室内外及汽车照明、电子显示器背光、信号灯、相机闪关灯等领域，被广泛使用，为商家带来每年上千亿美元的市场效益。由此也为中国企业带来巨大的商机。短短几年，中国已成为全球最大的LED照明产品生产地和出口国。一些LED专利持有者，为保护自己的LED市场份额，阻止他人使用自己的创新技术，以获取对技术创新投入的最大商业回报，或为牟取高额侵权赔偿、专利许可费，动辄发起LED专利侵权诉讼，把包括中国企业在内的LED厂家拖入费用昂贵的诉讼。

广电照明知识产权纠纷不断蔓延

全球知名的日常照明LED供应商Philips Lumileds对台湾晶元光电（Epistar）等多家中国LED企业多次提起专利侵权诉讼。2005年，Philips Lumileds分别在美国国际贸易委员会（ITC）和北加州地区联邦法院再次起诉晶元光电，声称晶元光电的AlGalnP 高亮度LED侵犯其美国5008718专利。因为并入晶元光电的国联光电（United Epitaxy Company）在以前针对同一专利的诉讼和解中与Philips Lumileds承诺自身和继任者不挑战该专利的有效性，ITC禁止晶元光电挑战该专利的有效性。2007年，ITC最终裁决晶元光电侵权，发布有限排除令，禁止侵权产品进口到美国，并把排除令延伸至未被列入被告的第三方下游产品制造商和进口商。晶元光电对ITC的裁决提起上诉，美国联邦上诉巡回法院于2009年5月裁定：因为晶元光电单独与Philips Lumileds签订的许可协议中保留晶元光电挑战该专利有效性的权利，ITC禁止晶元光电挑战专利的有效性的裁决是错误的；ITC把有限排除令延伸至未未被列入被告的第三方下游产品制造商和进口商的裁决也是错误的。美国联邦上诉巡回法院把该案发回ITC重审。由于该专利临近过期，Philips Lumileds在ITC撤销了对晶元光电的诉讼。

2008～2009年间，哥伦比亚大学材料科学与工程退休教授Rothschild在国际贸易委员会（ITC）对包括11家中国大陆和11家中国台湾的LED芯片制造及封装企业在内的总共40多家LED公司提起专利侵权诉讼。在美国专业律师的帮助下，最终被正式调查的9家中国大陆LED企业在支付Rothschild教授一定金额后达成和解、或遵循暂停及停止销售命令。

世界最大的白光LED厂商日本日亚（Nichia）在过去几年为保护自己的市场份额，逼迫包括中国企业在内的竞争对手退出LED市场，在全球范围发起了专利战争。2009年11月，日亚在美国德州东区联邦法院起诉深圳珈伟（Jiawei）及其北美和香港分公司侵犯三项白色LED专利（US 5998925、7026756、7531960）和一项LED芯片专利（US 6870191）。2010年5月，日亚和珈伟达成和解。但是，台湾亿光（Everlight）面对日亚长达7年的专利厮杀坚决反击。2006年，日亚在台湾起诉亿光专利侵权，亿光积极应诉，在台湾智慧财产局提起专利无效程序，并被台湾最高行政法院于2011年10月确认日亚专利无效。亿光乘胜追击，成功在日本专利局无效掉日亚的另一项核心专利；并于2012年4月在美国密歇根州东区联邦法院提起确认之诉，请求法院裁定亿光不侵犯日亚的三项LED专利（US 5998925、7531960、6653215），并裁定日亚在申请925和960两项专利过程中使用虚假的实验结果误导美国专利局而使这些专利无执行力。2012年11月，法院认为亿光没有达到法定举证责任，而撤销了亿光对日亚这两项专利无执行力的指控。2013年5月，亿光补充新的证据，递交修改后的诉状，争取法院裁定这两项专利无效和无执行力。

以LED专利收购及诉讼为营收来源的Bluestone Innovation韩国专利控股公司2010年从Xerox的帕洛阿尔托研究中心（PARC）处获得LED专利组合后，就积极通过其设在美国的多个空壳公司向亚洲LED企业收取许可费或提前诉讼。2010年5月，Bluestone Innovation在美国德州东区联邦法院起诉包括台湾晶元光电、璨圆光电（Formosa Epitaxy）、 广镓光电（Huga Optotech）、 泰谷光电（Tekcore）、华新丽华（Walsin Lihwa）在内的亚洲LED企业侵犯其两项专利。2011年9月，法院批准了泰谷光电和华新丽华的撤诉动议。2012年1月，该案被移送至加州北区联邦法院。2012年8月原被告同意璨圆光电从该案撤销。广镓光电在2012年11月、晶元光电在2013年5月从该案中撤销。这些在该案被撤销的被告大多都支付了数目可观的和解金。

为了获取侵权赔偿和专利许可费，美国一些大学研究机构也加入针对LED企业的专利战争。美国波士顿大学在2012年底在美国麻省联邦地区法院分别起诉台湾LED企业晶元光电、建兴电子（Lite-on）、和亿光，声称其侵犯Moustakas教授的LED专利。这些案件还在审理中。

以上中国LED出口企业面临的知识产权风险只是冰山之一角。其实，中国各个出口行业都正在面临越来越多的知识产权诉讼的困扰。例如，仅仅在2013年8月一周之内，日本东洋橡胶工业株式会社（Toyo Tire & Rubber）在美国ITC起诉中国6家橡胶轮胎企业专利侵权，美国A&J Manufacturing公司分别在美国ITC和乔治亚南区联邦法院起诉中国8家室外烤炉厂家专利侵权。

根据商业需要考虑应诉方案

知识产权诉讼会使中国出口企业支付高额的侵权赔偿从而增加产品成本，无法维持已有的价格优势。美国法院的禁止令和ITC的排除令禁止中国企业继续出口侵权产品到美国。一些中国企业因此只能选择放弃美国市场。另外，美国诉讼成本不菲，根据诉讼标的高低，其诉讼成本（包括律师费、专家费用等）从几十万到几百万美元，甚至更高。此外，旷日持久的诉讼会给企业正常的经营带来很大的干扰，如企业管理层、技术人员、财务部门需要花费大量时间、精力应对诉讼，沟通、安抚客户；企业的商誉会受损，致使有的客户转换采购商家，等等。

中国出口企业如何避免、降低这些知识产权侵权风险、防患于未然呢？中国企业可以关注竞争对手正在申请的关键专利，通过向专利局递交相关在先技术的资料，如向美国商标专利局在授予专利前递交材料（Preissuance Submissions），详细说明在先技术如何披露了竞争对手正在申请的专利，从而阻止其获得该专利；分析相关技术领域的专利分布图，获取竞争对手的产品发展方向，另辟蹊径，创出自己的新天地，也可找出存在威胁的专利，采取专利规避设计；聘请相应国家的专业律师对具有威胁的专利的有效性和侵权性进行尽职调查，并根据对自己有利的分析结果出具法律意见书，进行非故意侵权保护；利用合同规避侵权风险，如要求部件供应商提供产品不侵权担保及侵权补偿；关注同行业被诉的新闻，分析诉状，评估有无成为下一个被告的可能性，准备应对措施；通过行政或司法途径挑战专利的有效性，如在美国商标专利局提起单方复审（Ex Parte Reexamination）、专利授权后9个月内提出授予后复议（Post-Grant Review）、专利授权9个月后提出多方复议（Inter Partes Review）；当然，最有效的长远措施是，建立本企业的有效专利组合，当面临竞争对手专利威胁时，可以运用自己的专利进行抗衡、制约，解除威胁。

如果知识产权诉讼不可避免，中国出口企业应该在知悉、收到诉状后，立即选择诉讼所在国有良好声望的专业律师事务所研究诉状，分析企业的商业策略，根据公司商业需要考虑应诉方案，如同意命令书（Consent Order）、谈判和解、积极应诉、用自己的专利在中国或美国反诉对方侵权、要求厂商补偿侵权损失，以及规避设计不侵权的新产品。有的企业可能选择不应诉，但会面临自动败诉的后果。知识产权诉讼是商战的延伸，也往往通过商业谈判解决纠纷。如LED专利大战中的被告，往往采取与对方商业谈判的措施，取得使用对方知识产权的许可，成为对方的海外制造商，与对方联合办厂，或用自己的知识产权与对方交叉许可。有的企业如台湾亿光积极应诉，可以在法院抗辩自己不侵权，专利无效或无执行力，也可抗辩对方滥用专利或利用专利对某领域产品价格实施垄断，从而免除自己侵权的责任。企业也可以同时在如美国商标专利局提起单方复审、授予后复议、多方复议挑战专利的有效性。诉讼是企业经营战略的一部分，是实现企业商业目的的一种手段。中国出口企业需要将知识产权诉讼纳入自己的经营战略，攻守兼备，立于不败之地。

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